R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

OPP 21-1709 19/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur O A Z P a déposé le 28 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4726673 portant sur le signe complexe ODACIO MEN’S GROOMING. Le 19 avril 2021, la société ODACITE INC. (société organisée selon les lois de de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’une atteinte à la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe ODACITE déposée le 17 avril 2014 et enregistrée sous le n°012 804 472, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; masques de beauté; produits de rasage». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Produits cosmétiques et de maquillage; savons; parfumerie; huiles essentielles; produits de beauté et d’hygiène pour le visage, les cheveux et le corps». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A titre liminaire, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « une rapide analyse permet d’identifier que l’ensemble des produits ne sont pas identiques au dépôt de la marque ODACIO tels que les « produits de beauté et d’hygiène pour le visage, les cheveux et le corps ; produits solaires à usage cosmétique; préparations cosmétiques amincissantes, antirides, hydratantes »». En effet, force est de constater, en premier lieu, que les « produits solaires à usage cosmétique; préparations cosmétiques amincissantes, antirides, hydratantes » ne sont pas invoqués par la société opposante dans le cadre de la présente opposition. En outre, une marque fait l’objet d’une protection pour les produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement, mais également pour des produits ou services qui leur sont similaires, par nature, fonction ou destination. A cet égard, les « dentifrices » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « produits […] d’hygiène pour le visage, […] et le corps » en ce qu’il s’agit de produits à usage externe, destinés à maintenir la propreté du corps, comme le soutient la société opposante. 2

Il s’agit ainsi de produits similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune. Enfin, les « produits de beauté […] pour le visage, les cheveux et le corps ; cosmétiques » de la marque antérieure constituent des catégories générales auxquels appartiennent les « savons; lotions pour les cheveux; dépilatoires; produits de démaquillage; masques de beauté; produits de rasage » de la demande d’enregistrement comme le soutient à juste titre la société opposante. Il s’agit ainsi de produits identiques, contrairement à ce que soutient le déposant. En outre, force est de constater que les « parfums; huiles essentielles; cosmétiques » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent en des termes identiques ou proches dans le libellé de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Il s’agit de produits identiques. Par conséquent, les « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; masques de beauté; produits de rasage» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ODACIO MEN’S GROOMING, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ODACITE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et d’éléments figuratifs et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique dans une présentation particulière. Visuellement, les signes ont en commun un élément verbal des plus proche, à savoir ODACIO pour le signe contesté et ODACITE pour la marque antérieure, (longueur proche, respectivement six et sept lettres, dont cinq lettres placées dans le même ordre, suivant le même rang et formant la séquence commune ODACI- ), de sorte qu’ils présentent une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations sont proches, respectivement ([o-da-cio] / [o-da-ci-té], et comportent les mêmes séquences d’attaque [o-da-ci]. Ces dénominations diffèrent visuellement et phonétiquement par la substitution de la lettre O à la séquence TE dans le signe contesté.

Toutefois, cette différence, portant sur des séquences positionnées en fin de dénomination, n’est pas de nature à supprimer toute similitude entre les termes ODACIO et ODACITE qui restent visuellement et phonétiquement marquées par une longue séquence de lettres et de sonorités communes. Intellectuellement, rien ne permet d’affirmer compte tenu de la longue séquence d’attaque commune précitée, contrairement à ce que soutient le déposant, que seule la marque antérieure puisse « faire référence au terme « Audace » ». En outre, est inopérant l’argument du déposant selon lequel, intellectuellement, le signe contesté sera perçu comme faisant référence au nom de son créateur « Audacio », en ce que « le O aura simplement pris la place du « Au », ce qui, phonétiquement est identique ». En effet, le déposant ne produit aucun argument, ni pièce permettant de justifier que son nom jouit d’une notoriété susceptible d’avoir une influence sur la perception de la demande contestée par le consommateur moyen des produits en présence. Or, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés. Les signes diffèrent également par la présence de l’ensemble verbal MEN’S GROOMING et d’élément figuratif au sein du signe contesté et par une présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations ODACIO et ODACITE sont distinctives au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté le terme ODACIO apparaît comme l’élément essentiel de ce signe, en ce qu’il est présenté en grand caractère en milieu de signe, les termes MEN’S GROOMING présentés en petits caractères sur une ligne inférieure seront moins aptes à retenir l’attention du consommateur en ce qu’ils seront perçus comme un simple slogan. 4

De même, les éléments graphiques présents dans le signe contesté apparaissent comme de simples agréments visuels sans incidence sur le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément ODACIO. Enfin, la présentation du terme ODACITE est également sans incidence sur son caractère essentiel et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considéré comme similaires. Le signe complexe contesté ODACIO MEN’S GROOMING est donc similaire à la marque verbale antérieure ODACITE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée ODACIO MEN’S GROOMING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; masques de beauté; produits de rasage». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5