OPP 21-1716 12/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A P a déposé, le 26 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 725 812 portant sur le signe complexe GAYA. Le 19 avril 2021, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque française portant sur la dénomination GALLIA, déposée le 28 décembre 1988 et renouvelée par dernière déclaration en date du 3 septembre 2018 sous le n° 1 505 495, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque française portant sur la dénomination GALLIA, déposée le 31 mars 2000 et renouvelée par dernière déclaration en date du 20 décembre 2019 sous le n° 3 018 562, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 1 505 495 a) Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 26 janvier 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 26 janvier 2016 au 26 janvier 2021

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inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « produits diététiques pour enfants et malades ». En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la déposante. b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « compléments alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits diététiques pour enfants et malades ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les «produits diététiques pour enfants et malades » de la marque antérieure invoquée, visent des produits alimentaires, dont la composition particulière les différencie des autres, destinés à répondre à des besoins nutritionnels spécifiques. Ils présentent donc les mêmes nature, fonction et destination. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « S’agissant des compléments alimentaires, ces termes ne sont pas mentionnés expressément dans les dépôts de la marque GALLIA », dès lors qu’une marque est protégée, non seulement pour les produits et/ou services qui figurent dans son libel é, mais également pour ceux qui leur sont similaires et la société opposante a invoqué une tel e similarité. En outre, la déposante ne saurait invoquer des différences d’activités entre les parties en présence (« La marque GALLIA se rapporte […] à des laits infantiles alors que la marque GAYA est avant tout destinée aux femmes souffrant de certaines pathologies sexuel es et pelviennes ») dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réel es ou supposées, et des activités des parties. Les produits précités sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

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En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe GAYA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination GALLIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination et d’éléments figuratifs, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun une dénomination visuel ement et surtout phonétiquement proche, à savoir GAYA pour le signe contesté et GALLIA pour la marque antérieure (trois lettres identiques en attaque et en position finale GA-A ; rythme identique, sonorités d’attaque [ga] et finale [ya] identiques, et répétition commune du son [a]). S’il est vrai que ces dénominations se distinguent par leur nombre de lettres et par la substitution des lettres médianes LLI par la lettre Y au sein du signe contesté, ces différences ne sauraient écarter leur perception globale très proche dès lors que les dénominations restent dominées par une séquence de lettres et de sonorités d’attaque et finales communes. Les signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, les dénominations GAYA du signe contesté, et GALLIA, constitutive de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la présence d’éléments figuratifs, susceptibles de représenter la forme d’un corps humain et un soleil, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination GAYA par laquel e le signe contesté sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté GAYA est donc similaire à la marque verbale antérieure GALLIA.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n° 3 018 562 a) Preuve de l’usage Appréciation de l’usage sérieux En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 26 janvier 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 26 janvier 2016 au 26 janvier 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Produits diététiques à usage médical. Alimentation pour bébés à savoir : farines lactées, laits, laits en poudre ». En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la déposante. b) Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « compléments alimentaires ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel el e invoquait notamment comme servant de base à l’opposition les produits suivants : «Alimentation pour bébés à savoir : soupes, soupes sous forme déshydratée, compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouil ies» qui ne figuraient pas dans le récapitulatif. Or, si la société opposante peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « sous réserve [qu’el e] n’invoque [pas] d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (Article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e). Il en résulte que les argumentaires développés par la société opposante sur la base des produits précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, il y a lieu de considérer que la marque antérieure est invoquée pour les produits suivants : « Produits diététiques à usage médical. Alimentation pour bébés à savoir : farines lactées, laits, laits en poudre ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

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Les « compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les «Produits diététiques à usage médical » de la marque antérieure invoquée, visent des produits alimentaires, dont la composition particulière les différencie des autres, destinés à répondre à des besoins nutritionnels spécifiques. Ils présentent donc les mêmes nature, fonction et destination. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « S’agissant des compléments alimentaires, ces termes ne sont pas mentionnés expressément dans les dépôts de la marque GALLIA », dès lors qu’une marque est protégée, non seulement pour les produits et/ou services qui figurent dans son libel é, mais également pour ceux qui leur sont similaires et la société opposante a invoqué une tel e similarité. En outre, la déposante ne saurait invoquer des différences d’activités entre les parties en présence (« La marque GALLIA se rapporte […] à des laits infantiles alors que la marque GAYA est avant tout destinée aux femmes souffrant de certaines pathologies sexuel es et pelviennes ») dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réel es ou supposées, et des activités des parties. Ils sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « Produits diététiques à usage médical » de la marque antérieure a déjà été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe GAYA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination GALLIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

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En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe GAYA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « compléments alimentaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.