R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

OP21-1745 30/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M L L et L L ont déposé, 26 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4725483, portant sur le signe verbal LINITIAL. Le 19 avril 2021, la société INITIAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base du nom commercial INITIAL sous lequel la société opposante exerce son activité. L’opposition, formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement, a été notifiée aux déposants. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

1

II.- DECISION Sur le fondement du nom commercial INITIAL 1. Sur l’exploitation effective du nom commercial dont la portée n’est pas seulement locale Aux termes de l’article L 711-3, 4° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [à] 4° Un nom commercial, […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 4° Un nom commercial […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom commercial. En l’espèce, les activités invoquées comme servant de base à l’opposition, au titre de l’atteinte au nom commercial INITIAL, sont les suivantes : « Conception et confection de vêtements professionnels pour les tiers ; location de vêtements professionnels ». A l’appui de son opposition, la société opposante a notamment fourni les éléments suivants :

- des captures d’écran du site internet de la société opposante « www.initial.com » sur lesquel es sont présentées les activités de la société opposante sous son nom commercial INITAL, à savoir des activités de conception et de location de vêtements professionnels (Annexes 1 et 2).

- des captures d’écran du site wayback machine permettant de retrouver des archives de sites internet. Les captures d’écran communiquées portent sur les archives du site internet « initial-services.fr » de la société opposante des années 2007 à 2016 et de l’année 2020 sur lesquel es apparaît le nom commercial INITIAL exploité pour des activités de location et de conception de vêtements professionnels (Annexe 3).

- des articles de presse et des captures d’écran de vidéos dans lesquels le nom commercial INITIAL est évoqué, et notamment (Annexe 4) : 2

 article publié sur le site internet « www.décision-achats.fr » publié le 1er octobre 2010 : « Initial lance Signature, sa nouvel e col ection de vêtements professionnels haut de gamme ».  article publié sur le site internet « www.zepros.fr » publié le 27 juin 2013 : « INITIAL – Ligne de vêtements fonctionnels ».  article publié sur le site internet « www.decisionatelier.com » publié le 21 août 2013 : « Ligne de vêtements à la location chez Initial ».  article publié sur le site internet « www.infoprotection.fr » publié le 3 février 2020 : « Initial recycle ses vêtements usés et lance une nouvel e col ection », « le site comporte aussi un espace où sont présentés les nouveaux modèles créés à Strasbourg par le bureau de design d’Initial ».  diverses vidéos issues de facebook ou youtube sur lesquel es apparaissent le nom commercial INITIAL et présentant les activités de la société opposante (confection de vêtements).

- Tracts publicitaires d’INITIAL de 2019 et 2020 faisant état de l’activité de location de vêtements professionnels dans le domaine de la restauration (Annexe 5).

- 6 factures de 2019 et 2020 émises par différents établissement d’INITIAL se trouvant en France (Chambéry, Beaumont, Genas) pour des services de location de vêtements (Annexe 6).

- Carte du réseau INITIAL présentant les 25 sites répartis sur toute la France et extrait du site internet infogreffe listant les 62 établissements de la société INITIAL (Annexe 7). Ces pièces démontrent l’usage dans la vie des affaires par la société opposante du nom commercial INITIAL, invoqué à l’appui de l’opposition, pour une activité « Conception et confection de vêtements professionnels pour les tiers ; location de vêtements professionnels » et dont la portée n’est pas seulement locale. Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous le nom commercial INITIAL à prendre en considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « Conception et confection de vêtements professionnels pour les tiers ; location de vêtements professionnels ». 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et activités L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants de la demande d’enregistrement : « Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». Comme précédemment relevé, l’exploitation du nom commercial invoqué INITIAL et dont la portée n’est pas seulement locale a été démontrée pour les activités suivantes : « Conception et confection de vêtements professionnels pour les tiers ; location de vêtements professionnels ». 3

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services contestés et des activités invoquées incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les activités de « Conception et confection de vêtements professionnels pour les tiers ; location de vêtements professionnels » exercées sous le nom commercial invoqué par la société opposante, en ce que les seconds ont pour objets les premiers. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement sont complémentaires et dès lors similaires aux activités exercées par la société opposante sous le nom commercial invoqué. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument des déposants selon lequel la demande d’enregistrement contestée ne concernerait que des vêtements de prêt à porter et ne serait pas exploitée pour des vêtements à usage professionnel. En effet, outre le fait que la comparaison avec les produits de la demande d’enregistrement doit s’effectuer en prenant en compte les produits tels que désignés dans le libel é de la demande d’enregistrement, indépendamment des conditions effectives d’exploitation, le fait que les vêtements soient ou non à usage professionnel ne permet pas d’écarter la similarité entre les produits en cause et les activités invoquées au titre du nom commercial exploité par la société opposante, dès lors que ces produits et services ont tous pour objet la mise à la disposition de vêtements, les documents fournis par la société opposante démontrant en outre que certaines lignes de vêtements professionnels sont inspirées du prêt à porter . Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LINITIAL ci-dessous reproduit : LinitiaL Le nom commercial antérieur invoqué porte sur le signe verbal INITIAL. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le signe antérieur possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public pertinent. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils sont composés d’une dénomination unique. Les signes en cause ont commun la longue séquence -INITIAL constitutive du nom commercial antérieur, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par la présence de la lettre L en position d’attaque du signe contesté. 4

Toutefois, cette différence ne saurait écarter les grandes ressemblances relevées précédemment dès lors que le consommateur d’attention moyenne percevra le signe contesté comme étant composé du terme INITIAL et que la présence en attaque de la lettre L sera appréhendée comme l’article défini « l’ ». Enfin, et s’agissant de signes verbaux, l’utilisation de majuscules pour la première et la dernière lettres du signe contesté n’altère pas la perception très proche des signes en cause. Le signe verbal contesté LINITIAL est donc similaire au nom commercial antérieur INITIAL. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument des déposants selon lequel le signe contesté aurait été choisi afin de refléter la volonté des déposants de fabriquer des modèles uniques, brodés manuel ement, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits, services et activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et des activités exercées sous le nom commercial invoqué par la société opposante et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LINITIAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires aux activités exercées par la société opposante sous le nom commercial invoqué sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur le nom commercial INITIAL. 5

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6