OPP 21-1766 29/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame Y X a déposé le 4 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4729166 portant sur le signe verbal BIOTY PHARMA. Le 20 avril 2021, la société Dr. R.A. Eckstein GmbH & Co. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne BEAUTIPHARM déposée le 16 septembre 2020, enregistrée sous le n° 018309169, sur le fondement du risque de confusion. Le 22 avril 2021, l’Institut a adressé à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, acceptée par son titulaire le 30 avril 2021. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; parfums; huiles essentiel es relevant du domaine pharmaceutique; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; produits de rasage; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; articles pour pansements relevant du monopole pharmaceutique ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; fongicides relevant du monopole pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; parasiticides relevant du monopole pharmaceutique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cosmétiques; Savons; Savons sous forme solide et liquide; Produits spéciaux de traitement pour les soins du visage, du corps, Poudres pour soins corporels et de beauté; Talc pour bébés; Produits de maquil age ; Nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical; Produits démaquil ants; Parfumerie, huiles essentiel es; Lotions pour les cheveux ; Lotions capil aires; Dentifrices ; Préparations pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques et produits médicaux ; Compléments alimentaires ; aliments diététiques à usage médical; Savons désinfectants; Savons médicinaux; Shampooings à usage médical ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la déposante relatifs à la différence de secteurs d’activité des parties en cause, en affirmant notamment que les produits de la demande d’enregistrement contestée « visent strictement le secteur relevant du monopole pharmaceutique et le

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secteur issu d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » contrairement à ceux de l’opposante. De même, la déposante ne saurait valablement soutenir le fait que « le public ciblé est différent pour chaque marque », en ce que « la marque [contestée] est une marque française » s’adressant « aux consommateurs locaux » alors que la marque antérieure est une marque de l’Union Européenne. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libel és tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées, certains des produits désignés dans le libel é de la marque antérieure relevant en outre également du monopole pharmaceutique. En outre, la précision apportée par l’Institut dans le cadre de la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement concernant certains libel és n’est pas de nature à les faire échapper à la similarité précédemment relevée. En outre, le public visé par la marque antérieure désigne pareil ement le consommateur français en ce que le doit conféré par l’enregistrement d’une marque de l’Union Européenne a vocation, tout comme une marque française, à s’appliquer sur le territoire national français. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BIOTY PHARMA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BEAUTIPHARM. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal. Visuel ement, les éléments BIOTY PHARMA du signe contesté et BEAUTIPHARM de la marque antérieure sont de longueur identique (onze lettres) et comportent huit lettres communes, dont sept sont placées dans le même ordre (B, T, P, H, A, R, M), formant les séquences B/T/PHARM/. Surtout, phonétiquement, les éléments verbaux BIOTY PHARMA et BEAUTIPHARM présentent un rythme proche (respectivement quatre et trois temps) ainsi que des sonorités d’attaque très proches [bio-ty] pour le signe contesté, [biou-ty] pour la marque antérieure et une terminaison très semblable ([far-ma] pour le signe contesté, [farm] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation très proche, contrairement à ce que soutient la déposante.

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Ainsi, les éléments verbaux BIOTY PHARMA et BEAUTIPHARM des signes en cause présentent des physionomies et des sonorités très proches. A cet égard, visuel ement et phonétiquement, la déposante ne saurait valablement invoquer le fait que le signe contesté se différencie par la présence du terme PARIS en terminaison et par des supposées différences au sein des logos des deux signes, dès lors que le signe contesté a été déposé sous l’ensemble verbal BIOTY PHARMA en tant que marque verbale, sans élément figuratif ou verbal associé, tout comme la marque antérieure invoquée qui a été enregistrée en tant que marque strictement verbale. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure des oppositions doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En outre, de tel es modifications constitueraient un changement du modèle de marque déposé, qui ne peut intervenir après l’attribution d’une date de dépôt. Enfin, si ces signes diffèrent par la substitution, de la séquence BIO à la séquence BEAU en attaque du signe contesté et par la substitution de la lettre centrale Y à la lettre I du signe contesté, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, en ce que la première différence relevée laisse subsister les ressemblances phonétiques précédemment relevées et que la seconde différence ne présente aucune incidence phonétique. De même, l’adjonction de la lettre A en terminaison du signe contesté, ne présente qu’une faible incidence visuel e et phonétique. A cet égard, le terme BIOTY, de par sa proximité phonétique avec le terme BEAUTY, évoque un jeu de mot autour de la beauté et du terme BIO, en sorte qu’intel ectuel ement, les deux signes peuvent évoquer la beauté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BIOTY PHARMA est donc similaire à la marque verbale antérieure BEAUTIPHARM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce le risque de confusion est encore accentué par l’identité et par la similarité des services en présence. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BIOTY PHARMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; parfums; huiles essentiel es relevant du domaine pharmaceutique; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; produits de rasage; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; articles pour pansements relevant du monopole pharmaceutique ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; fongicides relevant du monopole pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; parasiticides relevant du monopole pharmaceutique ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.