OPP 21-1802 16/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Burger Theory Group (SARL), a déposé le 05 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4729673portant sur le signe verbal SMASH VEGAN BURGER. Le 23 avril 2021, la société Smashburger IP Holder, LLC (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne SMASHBURGER, enregistrée le 05 mai 2016 sous le n°014875256. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ail eurs, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. La société opposante a également limitée la portée de son opposition à certains produits et services de la demande d’enregistrement contestée, ce dont la société déposante a été informée.

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Cette dernière a présenté des observations dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises à la société opposante qui était dès lors invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut, réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, ainsi qu’à la limitation de la portée de l’opposition par la société opposante, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Viande; poisson; volail e; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquil ages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; hébergement temporaire; services de bars ; services hôteliers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Pommes de terre frites; Oignons frits à la française; Lait et lait frappé; Salades essentiel ement à base de laitue, Légumes et Viande; Salades jardinières; Salades de légumes; Tous à consommer sur place ou à emporter ; Sandwiches; Hamburgers prêts à consommer; Hamburgers au fromage; Sandwichs à la viande et au fromage; Sandwichs contenant du poulet; Tous à consommer sur place ou à emporte ; Boissons sans alcool, y compris les boissons douces ; Services de restaurants vendant des repas à emporter; Services de traiteurs et Services de plats à emporter; Services de restauration (alimentation); Services de bars; Restaurants libre-service ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Viande; poisson; volail e; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés

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(non vivants); coquil ages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; levure; sel; moutarde; sauces (condiments); pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat ; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; hébergement temporaire; services de bars; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure. En revanche, les « huiles à usage alimentaire » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de corps gras utilisés dans la cuisson ou l’accompagnement des produits alimentaires, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Pommes de terre frites; Oignons frits à la française; Lait et lait frappé; Salades essentiel ement à base de laitue, Légumes et Viande; Salades jardinières; Salades de légumes; Tous à consommer sur place ou à emporter » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de plats préparés et de produits à base de lait. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « cacao » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de graines végétales utilisés dans la préparation du chocolat, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons sans alcool, y compris les boissons douces ; services de bars » de la marque antérieure qui s’entendent de breuvages, à savoir un liquide destiné à la consommation. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’eau congelée destinée à la conservation des aliments, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Sandwiches; Hamburgers prêts à consommer; Hamburgers au fromage; Sandwichs à la viande et au fromage; Sandwichs contenant du poulet; Tous à consommer sur place ou à emporter » de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « cacao; sucre; riz; tapioca; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); vinaigre ; épices; glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits tels que précédemment définis ainsi que des produits alimentaires de base d’origine végétale, des substances sucrées fabriquées par les abeil es et destinée à la consommation, des substances liquides sucrées à base d’agave, des solution aqueuses à faible teneur d’acide acétique et destinée à la consommation humaine, des substances végétales, aromatiques ou piquantes, servant à l’assaisonnement des mets ne partagent pas de liens étroits et obligatoires avec les « Sandwiches; Hamburgers prêts à consommer; Hamburgers au fromage; Sandwichs à la viande et au fromage; Sandwichs contenant du poulet; Tous à consommer sur place ou à emporter ; services de restaurants vendant des repas à emporter; Services de traiteurs et Services de plats à emporter; Services de restauration (alimentation); Restaurants libre-service » de la marque antérieure qui désignent des produits tels que précédemment définis et des services visant à fournir des plats préparés. En effet, les « services de restaurants vendant des repas à emporter; Services de traiteurs et Services de plats à emporter; Services de restauration (alimentation); Restaurants libre-service » ne proposent pas tels quels les produits précités de la demande d’enregistrement contestée qui sont des produits de base. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les seconds n’ont pas nécessairement pour objet de servir les premiers. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services visés par la marque antérieure n’ont pas nécessairement pour objet les produits de la demande d’enregistrement contestée.

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A cet égard, si les produits précités de la demande d’enregistrement contestée peuvent être considérés comme des « …plats et ingrédients entrant dans la préparation des plats préparés… » proposés dans le cadre des services de la marque antérieure, ils subissent alors une tel e transformation qu’il ne saurait subsister entre eux aucun lien de complémentarité, et dès lors, aucune similarité. Par conséquent, ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les produits de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux « Sandwiches; Hamburgers prêts à consommer; Hamburgers au fromage; Sandwichs à la viande et au fromage; Sandwichs contenant du poulet; Tous à consommer sur place ou à emporter » de la marque antérieure, dès lors que les premiers, destinés à entrer dans la composition de nombreuses préparations alimentaires, n’ont pas nécessairement pour objet les seconds. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SMASH VEGAN BURGER, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal SMASHBURGER, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, ces signes ont en commun les éléments SMASH/ BURGER, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Les signes se distinguent par la présence du terme VEGAN dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les éléments verbaux SMASH BURGER du signe contesté, ne sauraient être considérés comme descriptifs des produits subsistant dans la demande d’enregistrement suite à l’objection émise par l’Institut.

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En effet, au regard des produits qui demeurent dans la demande d’enregistrement, les termes SMASH BURGER ne présentent pas de lien direct et concret avec ceux-ci, ni n’en désignent une caractéristique précise. A contrario, le terme VEGAN qui accompagne les termes SMASH et BURGER au sein du signe contesté désigne une caractéristique précise des produits et services en cause, à savoir la nature des produits et l’objet des services visés. Dès lors, il ne saurait être considéré comme l’élément distinctif et dominant au sein du signe contesté, comme le soutient la société déposante. Enfin, l’argument de la société opposante selon lequel la marque antérieure devrait être considérée comme descriptive ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors que l’examen de la validité d’une marque enregistrée ne saurait être examiné dans le cadre de la procédure d’opposition. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes au regard des produits et services précités. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits et services. Le signe complexe contesté SMASH VEGAN BURGER est donc similaire à la marque verbale antérieure SMASHBURGER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SMASH VEGAN BURGER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque SMASHBURGER.

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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants: «Viande; poisson; volail e; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquil ages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; levure; sel; moutarde; sauces (condiments); pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat ; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; hébergement temporaire; services de bars; services hôteliers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.