OPP21-1785 07/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SEMPER INVICTA SAS (Société par actions simplifiée) a déposé le 2 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4728145 portant sur la marque verbale SEMPER INVICTA. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 Le 22 avril 2021, la société INVICTA S.P.A (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :

- marque verbale de l’Union Européenne INVICTA, déposée le 1ier avril 1997, enregistrée sous le n° 000506451, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- marque verbale internationale désignant l’Union Européenne INVICTA, déposée le 1ier mai 2014, enregistrée sous le n° 1201001, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A cet égard, le déposant, a l’occasion de ses premières observations en réponse, a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les services revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. A l’issu des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A. S ur le risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union Européenne INVICTA n° 1201001 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 Sur la demande de preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. A cet égard, la société déposante cite l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 afin de faire valoir que la marque internationale désignant l’Union Européenne n° 1201001 « a fait l’objet d’une désignation postérieure reçue par l’EUIPO le 01/05/2014 et publiée le 6/11/2014 par cet office. La désignation européenne de la marque internationale INVICTA a en conséquence pris effet à la date du 01/05/2014, date de la désignation postérieure ». Toutefois, l’article précité dispose : « Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage ». Or l’article 203 de ce même règlement européen, spécifique aux marques internationales désignant l’Union Européenne, précise : « aux fins de l’article 18, paragraphe 1, […] la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle commence l’usage sérieux dans l’Union de la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union ». En effet, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la marque en cause étant une marque internationale désignant l’Union Européenne, il est nécessaire de prendre en compte les textes y relatifs. La date de publication mentionnée à l’article 190, paragraphe 2 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 est la suivante : « Si aucun refus de protection d’un enregistrement international désignant l’Union n’est notifié en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, ce dernier est levé, l’Office publie ce fait, ainsi que le numéro de l’enregistrement international et, le cas échéant, la date de publication de cet enregistrement dans la gazette éditée par le Bureau international ». Par conséquent, la date à laquelle la marque internationale désignant l’Union Européenne INVICTA n° 1201001 est réputée enregistrée est le 23 avril 2018. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 Cette disposition est également mentionnée dans les directives marques « nouvelle procédure » d’opposition qui précisent : « la date à laquelle une marque est réputée enregistrée est : […] pour une marque internationale désignant l’Union européenne, la date de la deuxième publication de la désignation de l’UE dans la section M.3 du Bulletin des marques de l’UE ». En conséquence, la marque antérieure internationale désignant l’Union Européenne n°1201001 a été réputée enregistrée moins de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée et ne peut donc faire l’objet d’une demande de preuve d’usage. Sur la comparaison des produits et services Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vêtements et articles d’habillement pour la protection contre les accidents, les radiations, les blessures et le feu; écrans de protection pour casques de protection; bottes de protection; casques de protection; chaussures de protection; lunettes de protection; masques de protection; protections faciales pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection rembourrés pour la protection contre les accidents; articles de lunetterie de protection; boucliers de protection à main pour la police; casques de protection et de sécurité; casques de protection pour le sport; chaussures de protection contre les accidents; combinaisons spéciales de protection; gants de protection contre les accidents; housses de protection pour smartphones; housses de protection pour tablettes électroniques; housses de protection spéciales pour ordinateurs; vêtements de protection [armure]; vêtements de protection [cuirasse pour le corps]; couvre-chefs en tant que casques de protection; films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]; films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; films de protection conçus pour écrans de smartphone; masques anti-pollution pour la protection respiratoire ; vêtements de protection en matériaux pare-balles; cagoules de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; chaussettes de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; articles vestimentaires de protection contre les accidents ou blessures; masques de protection du visage pour la prévention des accidents ou des blessures; lunettes de sécurité; marqueurs de sécurité; gilets pare-balles; vêtements pare- balles; équipements de sécurité et de sauvetage; masques respiratoires pour la prévention des accidents ou des blessures; lunettes de visée pour armes à feu ; Parapluies; cannes de parapluies; Housses à costumes ; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage. ; Vêtements; vêtements à haute protection thermique; vêtements, autres que vêtements de protection, comprenant des éléments ou matériaux réfléchissants ou fluorescents ; Promotion des ventes pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ou en gros; publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ou en gros, notamment de vêtements et équipements de protection , articles de lunetterie de protection, boucliers de protection à main pour la police, casques de protection et de sécurité, chaussures de protection, filets de protection gants de protection, alarmes de sécurité, casques de sécurité, filets de sécurité, logiciels de sécurité, lunettes de sécurité, marqueurs de sécurité, gilets pare-balles, vêtements pare-balles, appareils de sauvetage, bâches de sauvetage, dispositifs de sauvetage, gilets de sauvetage, instruments de sauvetage, radeaux de sauvetage, airbags d’avalanches [appareils de sauvetage], cagoules antifumée [appareils de sauvetage], équipements de sécurité et de sauvetage, masques respiratoires pour la prévention des accidents ou des blessures, lunettes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 de visée pour armes à feu, Dispositifs de protection auditive, masques d’hygiène en tissu pour protection contre des infections virales, masques d’hygiène jetables pour protection contre des infections virales, masques d’hygiène pour protection contre des infections virales, masques d’hygiène réutilisables pour protection contre des infections virales ; Lampes de sécurité, feux de sécurité, Véhicules blindés pour la protection civile, véhicules de protection civile, housses adaptées pour véhicules pour la protection contre les dommages causés par la grêle, dispositifs de protection pour les chiens à utiliser dans des véhicules, luges de sauvetage, traîneaux de sauvetage, bateaux de sauvetage gonflables, embarcations de sauvetage gonflables, radeaux autres que radeaux de sauvetage, Parapluies pare-balles, porte-costumes de protection, Toiles de protection en matières textiles, toiles de protection en papier, revêtements de protection non ajustés pour véhicules de chargement [bâches], abris de bivouac, sacs de bivouac [abris], grands sacs de bivouac en tant qu’abris, tentes, Grands sacs de bivouac en tant que protections pour sacs de couchage, tissus antiballes utilisés pour la fabrication de vêtements, chaussures et boucliers pare-balles et anti-souffle, sacs de bivouac en tant que housses pour sacs de couchage, Vêtements, gilets de protection, maillots de protection thermiques, vêtements à haute protection thermique, vêtements, autres que vêtements de protection, comprenant des éléments ou matériaux réfléchissants ou fluorescents ; Protection rapprochée [escorte]; escorte [protection rapprochée]; location de vêtements de protection; location de masques de protection; services de protection civile; services de protection policière; location d’équipements de sécurité; location de gilets de sauvetage. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport) ; protection rapprochée [escorte] ; protection civile ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; détection, surveillance et protection des biens et des personnes ; conseils en matière de sécurité privée ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments optiques, lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes, lunettes de protection pour le sport; dispositifs de protection personnelle contre les accidents, les radiations et le feu; étuis pour agendas électroniques, pour appareils photographiques, pour lunettes, pour disques compacts, DVD et cassettes vidéo, pour ordinateurs mobiles, pour téléphones et téléphones mobiles, pour smartphones; housses pour téléphones mobiles, pour smartphones, pour tablettes électroniques et pour produits électroniques et/ou informatiques; sacs de voyage ; valises; parapluies ; cannes; valises de week-end; sacs à vêtements ; Vêtements ; Services de vente au détail, vente en gros et ventes en ligne portant sur des appareils et instruments optiques, lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes, montures (châsses) de lunettes, lunettes de sport, dispositifs de protection personnelle contre les accidents, les irradiation et le feu, étuis pour agendas électroniques, pour appareils photographiques, pour lunettes, pour disques compacts, DVD et cassettes vidéo, pour ordinateurs portables, pour téléphones et téléphones mobiles, pour téléphones intelligents, housses pour téléphones mobiles, pour téléphones intelligents, pour tablettes et pour produits électroniques et/ou informatiques, machines à calculer, calculatrices de poche, étuis pour calculatrices, lecteurs de clés USB, produits d’imprimerie, y compris articles de papeterie, décalcomanies (transferts), signets, billets, étiquettes, cartes, cartes de visite professionnelles, cartes de voeux, invitations, autocollants, bons cadeaux, cahiers d’écriture ou de dessin, agendas, bloc-notes, affiches, calendriers, photographies, publications imprimées, livres, périodiques, guides et manuels, magazines, journaux, lettres d’informations, catalogues, brochures et dépliants, articles de correspondance, y compris Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 papier à lettres et enveloppes, nécessaires d’articles de papeterie, articles et instruments d’écriture et de dessin, à savoir stylos, stylos-billes, stylographes, marqueurs à pointe feutre, marqueurs permanents, surligneurs, marqueurs de soulignement, stylos-billes, stylos à pointe fine, crayons, craie, étuis à crayons pour stylos et pour le dessin, planificateurs quotidiens et hebdomadaires, couvertures à anneaux, cartons à dessin, classeurs à feuillets mobiles, papier pour l’emballage de cadeaux, sacs à provisions en papier, matières plastiques pour l’emballage, sacs à dos, sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs à bandoulière pour le port de bébés, sacs, sacs à provisions, sacs de voyage et sacs à dos pour le voyage, sacs et sacs fourre-tout pour le sport, sacs à main, sacs de camping, sacs de plage, sacs à dos de randonnée et d’escalade, cartables, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à porter sur les hanches, valises, parapluies, caleçons, cannes, valises de week-end, vanity cases, sacs de prélèvement, sacs-housses pour vêtements, sacs à roulettes, sacs à dos à roulettes et mallettes à roulettes, articles vestimentaires, articles chaussants, articles de chapellerie, vêtements de plein air, vêtements de sport, à savoir pantalons, combinaisons de sport, shorts, tenues de bain, maillots de bain, bikinis, combinaisons (sous-vêtements), shorts de bain, bonnets de bain, paréos, soutiens-gorge, ponchos, sous-vêtements, à savoir bodies, boxeurs, tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge, jupes-culottes, justaucorps, shorts, combinaisons (sous-vêtements), tangas, vêtements en cuir et vêtements de détente, peignoirs de bain, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de n’importe quel modèle ou genre, en tissus de tous types, à savoir, pantalons, pantalons, vêtements à usage professionnel et combinaisons de travail, jeans, shorts, vestes, manteaux, gilets de costume, pardessus, manteaux de pluie, articles de bonneterie, vêtements en tricot, chandails, cardigans, bas et hauts molletonnés, twin-sets, chemises tissées, robes, vêtements d’exercice et survêtements, bodies, chemises, chemises en peluche, polos, chemises de nuit pour hommes, tee-shirts, maillots de corps, hauts à découpe et tubulaires, robes, jupes, jupes-culottes, robes longues, chaussettes, peignoirs, bandeaux, passe-montagnes, foulards, écharpes en soie, passe-montagnes (bandeaux), gants et moufles, gants de ski, articles de chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, bandanas, bérets, visières, manchettes, ceintures et cravates, articles chaussants, chaussures, chaussures habillées, baskets, bottes, jambières en cuir, sandales, pantoufles, chaussures de sport et athlétiques, chaussures à picots, chaussures d’alpinisme, chaussures de ski et bottes de randonnée, guêtres, chaussures à talon, bandeaux de protection du visage et des oreilles contre le froid, skis, rembourrages de protection pour la pratique de sports, à savoir protège-tibias, genouillères, coudières, gants pour le sport, à savoir pour football américain, football, hockey, rugby, golf, bicyclette et moto, bobsleighs, traîneaux (articles de sport), patins à roulettes, jeux, jouets, planches à roulettes (équipement de loisir), skis et planches pour le surf, parachutes pour parapentes, parapentes, ailes delta ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Vêtements et articles d’habillement pour la protection contre les accidents, les radiations, les blessures et le feu; écrans de protection pour casques de protection; bottes de protection; casques de protection; chaussures de protection; lunettes de protection; masques de protection; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 protections faciales pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection rembourrés pour la protection contre les accidents; articles de lunetterie de protection; boucliers de protection à main pour la police; casques de protection et de sécurité; casques de protection pour le sport; chaussures de protection contre les accidents; combinaisons spéciales de protection; gants de protection contre les accidents; housses de protection pour smartphones; housses de protection pour tablettes électroniques; housses de protection spéciales pour ordinateurs; vêtements de protection [armure]; vêtements de protection [cuirasse pour le corps]; couvre-chefs en tant que casques de protection; films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]; films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; films de protection conçus pour écrans de smartphone; masques anti-pollution pour la protection respiratoire ; vêtements de protection en matériaux pare-balles; cagoules de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; chaussettes de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; articles vestimentaires de protection contre les accidents ou blessures; masques de protection du visage pour la prévention des accidents ou des blessures; lunettes de sécurité; marqueurs de sécurité; gilets pare-balles; vêtements pare- balles; équipements de sécurité et de sauvetage; masques respiratoires pour la prévention des accidents ou des blessures; lunettes de visée pour armes à feu ; Parapluies; cannes de parapluies; Housses à costumes ; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage. ; Vêtements; vêtements à haute protection thermique; vêtements, autres que vêtements de protection, comprenant des éléments ou matériaux réfléchissants ou fluorescents ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ou en gros; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ou en gros, notamment de vêtements et équipements de protection , articles de lunetterie de protection, boucliers de protection à main pour la police, casques de protection et de sécurité, chaussures de protection, filets de protection gants de protection, alarmes de sécurité, casques de sécurité, filets de sécurité, logiciels de sécurité, lunettes de sécurité, marqueurs de sécurité, gilets pare-balles, vêtements pare-balles, appareils de sauvetage, bâches de sauvetage, dispositifs de sauvetage, gilets de sauvetage, instruments de sauvetage, radeaux de sauvetage, airbags d’avalanches [appareils de sauvetage], cagoules antifumée [appareils de sauvetage], équipements de sécurité et de sauvetage, masques respiratoires pour la prévention des accidents ou des blessures, lunettes de visée pour armes à feu, Dispositifs de protection auditive, masques d’hygiène en tissu pour protection contre des infections virales, masques d’hygiène jetables pour protection contre des infections virales, masques d’hygiène pour protection contre des infections virales, masques d’hygiène réutilisables pour protection contre des infections virales ; Lampes de sécurité, feux de sécurité, Véhicules blindés pour la protection civile, véhicules de protection civile, housses adaptées pour véhicules pour la protection contre les dommages causés par la grêle, dispositifs de protection pour les chiens à utiliser dans des véhicules, luges de sauvetage, traîneaux de sauvetage, bateaux de sauvetage gonflables, embarcations de sauvetage gonflables, radeaux autres que radeaux de sauvetage, Parapluies pare-balles, porte-costumes de protection, Toiles de protection en matières textiles, toiles de protection en papier, revêtements de protection non ajustés pour véhicules de chargement [bâches], abris de bivouac, sacs de bivouac [abris], grands sacs de bivouac en tant qu’abris, tentes, Grands sacs de bivouac en tant que protections pour sacs de couchage, tissus antiballes utilisés pour la fabrication de vêtements, chaussures et boucliers pare-balles et anti-souffle, sacs de bivouac en tant que housses pour sacs de couchage, Vêtements, gilets de protection, maillots de protection thermiques, vêtements à haute protection thermique, vêtements, autres que vêtements de protection, comprenant des éléments ou matériaux réfléchissants ou fluorescents ; Protection rapprochée [escorte]; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

8 escorte [protection rapprochée]; location de vêtements de protection; location de masques de protection; services de protection civile; services de protection policière; location d’équipements de sécurité; location de gilets de sauvetage. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport) ; protection rapprochée [escorte] ; protection civile ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; détection, surveillance et protection des biens et des personnes ; conseils en matière de sécurité privée » apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société déposante, sans étayer son argumentation. A cet égard, la déposante ne saurait invoquer l’appartenance de ces produits à des classes différentes de la classification pour les différencier. En effet, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative ans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits en cause. Selon la déposante, les « Parapluies; cannes de parapluies; porte-costumes de protection; protections pour vêtements de voyage » de la demande contestée « ne présentent aucun lien par leurs natures, moyens d’utilisation et finalités et ne sont pas en tout état de cause substituables. Ils sont en conséquence différents » vis-à-vis des « malles, valises » de la marque antérieure. Or, la comparaison faite par la société opposante est la suivante : « Housses à costumes ; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage » (tels que modifiés suite à la régularisation de la demande contestée) pour ce qui est de la demande contestée, qui sont similaires aux « sacs de voyage; valises; cannes; valises de week-end; sacs à vêtements » pour ce qui est de la marque antérieure. Les produits de la demande contestée partagent en effet la même finalité que les « sacs de voyage; valises; sacs à vêtements » de la marque antérieure à savoir le transport de vêtements dans un sac, une valise adaptée. En outre, et contrairement à la comparaison de la déposante, dans le cadre de la présente comparaison, les « malles » ne sont pas visées par la présente marque antérieure. Les « Parapluies; cannes de parapluies » de la demande contestée ont quant à eux été comparés respectivement aux « Parapluies; Cannes » de la marque antérieure. Or, force est de constater que les « parapluies » se retrouvent à l’identique au sein des libellés en comparaison. Les « cannes de parapluies » de la demande contestée font parties de la catégorie générale des « cannes » de la marque antérieure, ces produits sont donc similaires. Selon la société déposante, les « Vêtements et articles d’habillement pour la protection contre les accidents, les radiations, les blessures et le feu; écrans de protection pour casques de protection; bottes de protection; casques de protection; chaussures de protection; lunettes de protection; masques de protection; protections faciales pour la protection contre les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

9 accidents ou les blessures; vêtements de protection rembourrés pour la protection contre les accidents; articles de lunetterie de protection; boucliers de protection à main pour la police; casques de protection et de sécurité; casques de protection pour le sport; chaussures de protection contre les accidents; combinaisons spéciales de protection; gants de protection contre les accidents; housses de protection pour smartphones; housses de protection pour tablettes électroniques; housses de protection spéciales pour ordinateurs; vêtements de protection [armure]; vêtements de protection [cuirasse pour le corps]; couvre-chefs en tant que casques de protection; films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]; films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; films de protection conçus pour écrans de smartphone; masques anti-pollution pour la protection respiratoire ; vêtements de protection en matériaux pare-balles; cagoules de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; chaussettes de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; articles vestimentaires de protection contre les accidents ou blessures; masques de protection du visage pour la prévention des accidents ou des blessures; lunettes de sécurité; marqueurs de sécurité; gilets pare-balles; vêtements pare-balles; équipements de sécurité et de sauvetage; masques respiratoires pour la prévention des accidents ou des blessures; lunettes de visée pour armes à feu » de la demande contestée diffèrent des « Appareils et instruments optiques, lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes, lunettes de protection pour le sport ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents, les radiations et le feu ; étuis pour agendas électroniques, pour appareils photographiques, pour lunettes, pour disques compacts, DVD et cassettes vidéo, pour ordinateurs mobiles, pour téléphones et téléphones mobiles, pour smartphones ; housses pour téléphones mobiles, pour smartphones, pour tablettes électroniques et pour produits électroniques et/ou informatiques » de la marque antérieure. Or, force est de constater que les produits de la demande contestée présentent la même nature et destination que les « dispositifs de protection personnelle contre les accidents, les radiations et le feu » de la marque antérieure tel que le souligne la société opposante. Ce sont en effet des produits ayant pour objet la protection des personnes, ces produits sont donc similaires, le consommateur étant susceptible de leur attribuer la même origine. Il en va de même pour ce qui est des « Vêtements; vêtements à haute protection thermique; vêtements, autres que vêtements de protection, comprenant des éléments ou matériaux réfléchissants ou fluorescents » de la demande contestée qui sont des « vêtements », comme désigné par la marque antérieure. Ce sont en effet des produits ayant pour objet de couvrir le corps des personnes pour les protéger ou le parer. Ces produits sont donc similaires, le consommateur étant susceptible de leur attribuer la même origine. En outre, les services suivants : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ou en gros; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ou en gros, notamment de vêtements et équipements de protection , articles de lunetterie de protection, boucliers de protection à main pour la police, casques de protection et de sécurité, chaussures de protection, filets de protection gants de protection, alarmes de sécurité, casques de sécurité, filets de sécurité, logiciels de sécurité, lunettes de sécurité, marqueurs de sécurité, gilets pare-balles, vêtements pare-balles, appareils de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

10 sauvetage, bâches de sauvetage, dispositifs de sauvetage, gilets de sauvetage, instruments de sauvetage, radeaux de sauvetage, airbags d’avalanches [appareils de sauvetage], cagoules antifumée [appareils de sauvetage], équipements de sécurité et de sauvetage, masques respiratoires pour la prévention des accidents ou des blessures, lunettes de visée pour armes à feu, Dispositifs de protection auditive, masques d’hygiène en tissu pour protection contre des infections virales, masques d’hygiène jetables pour protection contre des infections virales, masques d’hygiène pour protection contre des infections virales, masques d’hygiène réutilisables pour protection contre des infections virales ; Lampes de sécurité, feux de sécurité, Véhicules blindés pour la protection civile, véhicules de protection civile, housses adaptées pour véhicules pour la protection contre les dommages causés par la grêle, dispositifs de protection pour les chiens à utiliser dans des véhicules, luges de sauvetage, traîneaux de sauvetage, bateaux de sauvetage gonflables, embarcations de sauvetage gonflables, radeaux autres que radeaux de sauvetage, Parapluies pare-balles, porte-costumes de protection, Toiles de protection en matières textiles, toiles de protection en papier, revêtements de protection non ajustés pour véhicules de chargement [bâches], abris de bivouac, sacs de bivouac [abris], grands sacs de bivouac en tant qu’abris, tentes, Grands sacs de bivouac en tant que protections pour sacs de couchage, tissus antiballes utilisés pour la fabrication de vêtements, chaussures et boucliers pare-balles et anti-souffle, sacs de bivouac en tant que housses pour sacs de couchage, Vêtements, gilets de protection, maillots de protection thermiques, vêtements à haute protection thermique, vêtements, autres que vêtements de protection, comprenant des éléments ou matériaux réfléchissants ou fluorescents » de la demande d’enregistrement sont, contrairement à ce que soutient la société déposante, des services destinés à la vente au détail ou en gros, tout comme les « Services de vente au détail, vente en gros et ventes en ligne portant sur des appareils et instruments optiques, lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes, montures (châsses) de lunettes, lunettes de sport, dispositifs de protection personnelle contre les accidents, les irradiation et le feu, étuis pour agendas électroniques, pour appareils photographiques, pour lunettes, pour disques compacts, DVD et cassettes vidéo, pour ordinateurs portables, pour téléphones et téléphones mobiles, pour téléphones intelligents, housses pour téléphones mobiles, pour téléphones intelligents, pour tablettes et pour produits électroniques et/ou informatiques, machines à calculer, calculatrices de poche, étuis pour calculatrices, lecteurs de clés USB, produits d’imprimerie, y compris articles de papeterie, décalcomanies (transferts), signets, billets, étiquettes, cartes, cartes de visite professionnelles, cartes de voeux, invitations, autocollants, bons cadeaux, cahiers d’écriture ou de dessin, agendas, bloc-notes, affiches, calendriers, photographies, publications imprimées, livres, périodiques, guides et manuels, magazines, journaux, lettres d’informations, catalogues, brochures et dépliants, articles de correspondance, y compris papier à lettres et enveloppes, nécessaires d’articles de papeterie, articles et instruments d’écriture et de dessin, à savoir stylos, stylos-billes, stylographes, marqueurs à pointe feutre, marqueurs permanents, surligneurs, marqueurs de soulignement, stylos-billes, stylos à pointe fine, crayons, craie, étuis à crayons pour stylos et pour le dessin, planificateurs quotidiens et hebdomadaires, couvertures à anneaux, cartons à dessin, classeurs à feuillets mobiles, papier pour l’emballage de cadeaux, sacs à provisions en papier, matières plastiques pour l’emballage, sacs à dos, sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs à bandoulière pour le port de bébés, sacs, sacs à provisions, sacs de voyage et sacs à dos pour le voyage, sacs et sacs fourre-tout pour le sport, sacs à main, sacs de camping, sacs de plage, sacs à dos de randonnée et d’escalade, cartables, porte-documents, portefeuilles, porte- monnaie, étuis pour clés, sacs à porter sur les hanches, valises, parapluies, caleçons, cannes, valises de week-end, vanity cases, sacs de prélèvement, sacs-housses pour vêtements, sacs à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

11 roulettes, sacs à dos à roulettes et mallettes à roulettes, articles vestimentaires, articles chaussants, articles de chapellerie, vêtements de plein air, vêtements de sport, à savoir pantalons, combinaisons de sport, shorts, tenues de bain, maillots de bain, bikinis, combinaisons (sous-vêtements), shorts de bain, bonnets de bain, paréos, soutiens-gorge, ponchos, sous-vêtements, à savoir bodies, boxeurs, tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge, jupes-culottes, justaucorps, shorts, combinaisons (sous-vêtements), tangas, vêtements en cuir et vêtements de détente, peignoirs de bain, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de n’importe quel modèle ou genre, en tissus de tous types, à savoir, pantalons, pantalons, vêtements à usage professionnel et combinaisons de travail, jeans, shorts, vestes, manteaux, gilets de costume, pardessus, manteaux de pluie, articles de bonneterie, vêtements en tricot, chandails, cardigans, bas et hauts molletonnés, twin-sets, chemises tissées, robes, vêtements d’exercice et survêtements, bodies, chemises, chemises en peluche, polos, chemises de nuit pour hommes, tee-shirts, maillots de corps, hauts à découpe et tubulaires, robes, jupes, jupes-culottes, robes longues, chaussettes, peignoirs, bandeaux, passe-montagnes, foulards, écharpes en soie, passe-montagnes (bandeaux), gants et moufles, gants de ski, articles de chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, bandanas, bérets, visières, manchettes, ceintures et cravates, articles chaussants, chaussures, chaussures habillées, baskets, bottes, jambières en cuir, sandales, pantoufles, chaussures de sport et athlétiques, chaussures àpicots, chaussures d’alpinisme, chaussures de ski et bottes de randonnée, guêtres, chaussures à talon, bandeaux de protection du visage et des oreilles contre le froid, skis, rembourrages de protection pour la pratique de sports, à savoir protège-tibias, genouillères, coudières, gants pour le sport, à savoir pour football américain, football, hockey, rugby, golf, bicyclette et moto, bobsleighs, traîneaux (articles de sport), patins à roulettes, jeux, jouets, planches à roulettes (équipement de loisir), skis et planches pour le surf, parachutes pour parapentes, parapentes, ailes delta » de la marque antérieure, comme le souligne la société opposante dans son exposé des moyens. Ces produits et service sont donc similaires, le public étant fondé à leur trouver une origine commune. En revanche, les services de « Promotion des ventes pour des tiers; publicité » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de liens étroits et obligatoire avec les « Services de vente au détail, vente en gros et ventes en ligne portant sur des appareils et instruments optiques, lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes, montures (châsses) de lunettes, lunettes de sport, dispositifs de protection personnelle contre les accidents, les irradiation et le feu, étuis pour agendas électroniques, pour appareils photographiques, pour lunettes, pour disques compacts, DVD et cassettes vidéo, pour ordinateurs portables, pour téléphones et téléphones mobiles, pour téléphones intelligents, housses pour téléphones mobiles, pour téléphones intelligents, pour tablettes et pour produits électroniques et/ou informatiques, machines à calculer, calculatrices de poche, étuis pour calculatrices, lecteurs de clés USB, produits d’imprimerie, y compris articles de papeterie, décalcomanies (transferts), signets, billets, étiquettes, cartes, cartes de visite professionnelles, cartes de voeux, invitations, autocollants, bons cadeaux, cahiers d’écriture ou de dessin, agendas, bloc-notes, affiches, calendriers, photographies, publications imprimées, livres, périodiques, guides et manuels, magazines, journaux, lettres d’informations, catalogues, brochures et dépliants, articles de correspondance, y compris papier à lettres et enveloppes, nécessaires d’articles de papeterie, articles et instruments d’écriture et de dessin, à savoir stylos, stylos-billes, stylographes, marqueurs à pointe feutre, marqueurs permanents, surligneurs, marqueurs de soulignement, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

12 stylos-billes, stylos à pointe fine, crayons, craie, étuis à crayons pour stylos et pour le dessin, planificateurs quotidiens et hebdomadaires, couvertures à anneaux, cartons à dessin, classeurs à feuillets mobiles, papier pour l’emballage de cadeaux, sacs à provisions en papier, matières plastiques pour l’emballage, sacs à dos, sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs à bandoulière pour le port de bébés, sacs, sacs à provisions, sacs de voyage et sacs à dos pour le voyage, sacs et sacs fourre-tout pour le sport, sacs à main, sacs de camping, sacs de plage, sacs à dos de randonnée et d’escalade, cartables, porte-documents, portefeuilles, porte- monnaie, étuis pour clés, sacs à porter sur les hanches, valises, parapluies, caleçons, cannes, valises de week-end, vanity cases, sacs de prélèvement, sacs-housses pour vêtements, sacs à roulettes, sacs à dos à roulettes et mallettes à roulettes, articles vestimentaires, articles chaussants, articles de chapellerie, vêtements de plein air, vêtements de sport, à savoir pantalons, combinaisons de sport, shorts, tenues de bain, maillots de bain, bikinis, combinaisons (sous-vêtements), shorts de bain, bonnets de bain, paréos, soutiens-gorge, ponchos, sous-vêtements, à savoir bodies, boxeurs, tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge, jupes-culottes, justaucorps, shorts, combinaisons (sous-vêtements), tangas, vêtements en cuir et vêtements de détente, peignoirs de bain, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de n’importe quel modèle ou genre, en tissus de tous types, à savoir, pantalons, pantalons, vêtements à usage professionnel et combinaisons de travail, jeans, shorts, vestes, manteaux, gilets de costume, pardessus, manteaux de pluie, articles de bonneterie, vêtements en tricot, chandails, cardigans, bas et hauts molletonnés, twin-sets, chemises tissées, robes, vêtements d’exercice et survêtements, bodies, chemises, chemises en peluche, polos, chemises de nuit pour hommes, tee-shirts, maillots de corps, hauts à découpe et tubulaires, robes, jupes, jupes-culottes, robes longues, chaussettes, peignoirs, bandeaux, passe-montagnes, foulards, écharpes en soie, passe-montagnes (bandeaux), gants et moufles, gants de ski, articles de chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, bandanas, bérets, visières, manchettes, ceintures et cravates, articles chaussants, chaussures, chaussures habillées, baskets, bottes, jambières en cuir, sandales, pantoufles, chaussures de sport et athlétiques, chaussures àpicots, chaussures d’alpinisme, chaussures de ski et bottes de randonnée, guêtres, chaussures à talon, bandeaux de protection du visage et des oreilles contre le froid, skis, rembourrages de protection pour la pratique de sports, à savoir protège-tibias, genouillères, coudières, gants pour le sport, à savoir pour football américain, football, hockey, rugby, golf, bicyclette et moto, bobsleighs, traîneaux (articles de sport), patins à roulettes, jeux, jouets, planches à roulettes (équipement de loisir), skis et planches pour le surf, parachutes pour parapentes, parapentes, ailes delta » de la marque antérieure. En effet, les services de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de prestations destinées à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. Les services de la marque antérieure, eux, concernent la vente en gros et au détail de produits divers. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, aucun lien nécessaire et exclusif n’existe entre ces services, les services de la demande d’enregistrement étant susceptibles d’applications dans de multiples domaines. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

13 En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SEMPER INVICTA. La marque antérieure porte sur le signe verbal INVICTA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, ce qui est contesté par la société déposante. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme INVICTA, constitutif de la marque antérieure et élément final de la demande d’enregistrement contestée. Cela leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.

Ils diffèrent par l’ajout, en attaque de la demande d’enregistrement contestée, du terme SEMPER. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences, contrairement à ce que soutient la société déposante. En effet, le terme INVICTA apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. Ce terme apparaît également essentiel dans le signe contesté A cet égard la société déposante fait valoir que « … le signe « INVICTA » signifie « invincible » au féminin, issu ainsi du terme « Invictus »…. ». A supposer cette évocation perçue par le consommateur de référence et si comme le fait valoir le déposant l’élément SEMPER le sera également comme signifiant TOUJOURS, ne venant que le préciser l’élément INVICTA et le mettre en exergue. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

14 L’élément SEMPER apparaît donc secondaire, contrairement à ce que soutient la société déposante. A cet égard, pour en décider autrement, elle fait valoir que le signe contesté se présente comme un adage et signifie « toujours invaincu ». Toutefois, à supposer cet adage perçu dans ce sens il n’en demeure pas moins que les signes comportent ainsi la même évocation d’invincibilité et que les éléments SEMPER INVICTUS conservent le sens qu’ils revêtent isolément. Il en résulte un risque de confusion entre les signes. Le signe verbal contesté SEMPER INVICTA est donc similaire à la marque verbale antérieure INVICTA. Sur le public pertinent La société déposante soutient que la demande de marque contestée SEMPER INVICTA « s’adresse à un public professionnel très ciblé. En effet, la marque SEMPER INVICTA s’adresse à des professionnels de la sécurité, particulièrement avertis et attentifs aux différences existantes entre les signes, bénéficiant d’une connaissance professionnelle et d’une expertise sur leur marché ». Or, et d’une part, l’appréciation du public pertinent doit se faire vis-à-vis des produits et services tels que déposer et non au regard de l’exploitation, faite ou supposée, de la marque qui les vise. D’autre part, si le public intéressé par certains des produits et services en cause relatifs à la sécurité peut effectivement être notamment un consommateur professionnel, et donc averti, il n’en reste pas moins que les signes, SEMPER INVICTA de la demande contesté et INVICTA de la marque antérieure, restent dominés par la séquence commune INVICTA (dominante au sein de la première) et que leur proximité est telle qu’un risque de confusion est à craindre. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

15 En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. S ur le risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne INVICTA n°000506451 Les produits de la demande, contre lesquels la présente marque antérieure est invoquée, ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’usage sérieux de la présente marque antérieure, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cette marque. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SEMPER INVICTA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

16 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les produits et services suivants : « Vêtements et articles d’habillement pour la protection contre les accidents, les radiations, les blessures et le feu; écrans de protection pour casques de protection; bottes de protection; casques de protection; chaussures de protection; lunettes de protection; masques de protection; protections faciales pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection rembourrés pour la protection contre les accidents; articles de lunetterie de protection; boucliers de protection à main pour la police; casques de protection et de sécurité; casques de protection pour le sport; chaussures de protection contre les accidents; combinaisons spéciales de protection; gants de protection contre les accidents; housses de protection pour smartphones; housses de protection pour tablettes électroniques; housses de protection spéciales pour ordinateurs; vêtements de protection [armure]; vêtements de protection [cuirasse pour le corps]; couvre- chefs en tant que casques de protection; films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]; films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; films de protection conçus pour écrans de smartphone; masques anti-pollution pour la protection respiratoire ; vêtements de protection en matériaux pare-balles; cagoules de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; chaussettes de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; articles vestimentaires de protection contre les accidents ou blessures; masques de protection du visage pour la prévention des accidents ou des blessures; lunettes de sécurité; marqueurs de sécurité; gilets pare-balles; vêtements pare-balles; équipements de sécurité et de sauvetage; masques respiratoires pour la prévention des accidents ou des blessures; lunettes de visée pour armes à feu ; Parapluies; cannes de parapluies; Housses à costumes ; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage. ; Vêtements; vêtements à haute protection thermique; vêtements, autres que vêtements de protection, comprenant des éléments ou matériaux réfléchissants ou fluorescents ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ou en gros; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ou en gros, notamment de vêtements et équipements de protection , articles de lunetterie de protection, boucliers de protection à main pour la police, casques de protection et de sécurité, chaussures de protection, filets de protection gants de protection, alarmes de sécurité, casques de sécurité, filets de sécurité, logiciels de sécurité, lunettes de sécurité, marqueurs de sécurité, gilets pare-balles, vêtements pare-balles, appareils de sauvetage, bâches de sauvetage, dispositifs de sauvetage, gilets de sauvetage, instruments de sauvetage, radeaux de sauvetage, airbags d’avalanches [appareils de sauvetage], cagoules antifumée [appareils de sauvetage], équipements de sécurité et de sauvetage, masques respiratoires pour la prévention des accidents ou des blessures, lunettes de visée pour armes à feu, Dispositifs de protection auditive, masques d’hygiène en tissu pour protection contre des infections virales, masques d’hygiène jetables pour protection contre des infections virales, masques d’hygiène pour protection contre des infections virales, masques d’hygiène réutilisables pour protection contre des infections virales ; Lampes de sécurité, feux de sécurité, Véhicules blindés pour la protection civile, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

17 véhicules de protection civile, housses adaptées pour véhicules pour la protection contre les dommages causés par la grêle, dispositifs de protection pour les chiens à utiliser dans des véhicules, luges de sauvetage, traîneaux de sauvetage, bateaux de sauvetage gonflables, embarcations de sauvetage gonflables, radeaux autres que radeaux de sauvetage, Parapluies pare-balles, porte-costumes de protection, Toiles de protection en matières textiles, toiles de protection en papier, revêtements de protection non ajustés pour véhicules de chargement [bâches], abris de bivouac, sacs de bivouac [abris], grands sacs de bivouac en tant qu’abris, tentes, Grands sacs de bivouac en tant que protections pour sacs de couchage, tissus antiballes utilisés pour la fabrication de vêtements, chaussures et boucliers pare-balles et anti-souffle, sacs de bivouac en tant que housses pour sacs de couchage, Vêtements, gilets de protection, maillots de protection thermiques, vêtements à haute protection thermique, vêtements, autres que vêtements de protection, comprenant des éléments ou matériaux réfléchissants ou fluorescents ; Protection rapprochée [escorte]; escorte [protection rapprochée]; location de vêtements de protection; location de masques de protection; services de protection civile; services de protection policière; location d’équipements de sécurité; location de gilets de sauvetage. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport) ; protection rapprochée [escorte] ; protection civile ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; détection, surveillance et protection des biens et des personnes ; conseils en matière de sécurité privée » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI