OP21-1807 22/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MONTRES AMBRE S.A (société anonyme) a déposé le 5 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4729723 portant sur le signe verbal PEARLDIVER. Le 23 avril 2021, la société ROLEX SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de l’enregistrement international portant sur le signe verbal PEARLMASTER désignant la France, enregistré le 10 août 1998 sous le n° 697108 et régulièrement renouvelée. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : « montres, montres- bracelets ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits « bracelets de montres » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « horlogerie et instruments chronométriques » de la demande d’enregistrement constituent une catégorie générale incluant les « montres, montres- bracelets » de la marque antérieure : ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « boîtiers de montres ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « montres, montres-bracelets » de la marque antérieure, en ce que les premiers sont indissociables des seconds ou destinés à les contenir. Il en va de même des « coffrets à bijoux » de la demande d’enregistrement et des produits invoqués de la marque antérieure, les premiers étant destinés à contenir les seconds pour les protéger. Il s’agit donc de produits complémentaires et dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie » de la demande d’enregistrement qui désignent un ensemble de petits objets précieux par leur travail ou leur matière et destinés à la parure présentent la même destination et sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle que les « Montres ; montres- bracelets » de la marque antérieure ; en effet, les seconds qui s’entendent d’instruments comportant un mécanisme servant à mesurer le temps et d’objets en forme de cercle destinés à les maintenir, peuvent au-delà de leurs nature et fonction techniques, être composés de matières précieuses et être destinés tout autant à la parure que les premiers. De plus, les produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, même s’ils nécessitent des compétences distinctes, peuvent néanmoins être fabriqués par les mêmes artisans horlogers-bijoutiers et sont donc susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes boutiques d’horlogerie-bijouterie. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments suivants de la société déposante selon lesquels :

- les produits vendus par la société opposante sous la marque PEARLMASTER désigneraient « …un modèle de montre en or massif, serti de diamants, destinée à une clientèle féminine et dont le prix est de l’ordre de 85.000,00 euros neuf… » contrairement aux produits de la demande d’enregistrement contestée qui désigneraient une montre « vendue neuve entre 690,00 euros et 749,00 euros ».

- « le modèle de montre désigné sous la marque « PEARLMASTER » est commercialisé par l’opposante dans un réseau de détaillants agréés » alors que « les montres de la déposante sont quant à elles commercialisées par la société YEMA, selon ses propres circuits de distribution ».

- la montre PEARLDIVER de la société déposante « dispose de sites et de procédés de fabrication distincts qui ne sont pas axés sur la préciosité des matériaux mais plutôt sur les aspects techniques de la montre et sa capacité à fonctionner sous l’eau » alors que la montre PEARLMASTER de la société opposante serait « un véritable joyau d’horlogerie serti de diamants ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits doit s’effectuer uniquement entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de distribution.

Enfin, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante relatif à la différence de degré d’attention du consommateur des produits en cause qui, comme le reconnaît la société déposante, serait « relativement élevé » pour la demande contestée et « très élevé » pour la marque antérieure mais en tout état de cause élevé dans les deux cas, puisque ce consommateur associera nécessairement les produits de la demande d’enregistrement contestée à ceux invoqués de la marque antérieure en ce que ces produits relèvent tous de la catégorie générale de la bijouterie.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PEARLDIVER. La marque antérieure porte sur le signe verbal PEARLMASTER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en présence sont tous deux composés d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence sont pareillement composés de deux éléments verbaux accolés comportant la même architecture associant le terme PEARL- en attaque à un terme dissyllabique finissant par la séquence –ER prononcée [eur] et se rapportant à l’état d’une personne (DIVER pour le signe contesté, aisément compris comme signifiant « pêcheur » en français / MASTER pour la marque contestée, aisément compris comme signifiant « maître » en français). Ainsi, même si les éléments DIVER et MASTER présentent comme le fait valoir la société déposante, des différences, le risque de confusion résulte de l’association précitée et des grandes ressemblances non seulement visuelles et phonétiques qui en découlent, mais également conceptuelles, ces termes faisant référence à une personne et étant associés au même terme PEARL. A cet égard et contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme PEARL apparaît distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. A cet égard, la fourniture par la société déposante d’une liste de six exemples de modèles de montre contenant le terme PEARL ne saurait suffire à établir son caractère usuel au regard du nombre très important de noms différents de montres sur le marché. Ainsi, il résulte de la structure commune des éléments verbaux PEARLDIVER / PEARLMASTER un risque de confusion sur l’origine des produits, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques. Dès lors, les différences visuelles et phonétiques entre les signes mises en exergue par la société déposante ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre eux, dès lors qu’elles laissent subsister la même construction précédemment décrite.

En conséquence, le signe contesté PEARLDIVER apparaît similaire à la marque verbale antérieure PEARLMASTER. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante fait valoir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné. A cet égard, elle fournit un très grand nombre de pièces établissant la connaissance particulière de la marque PEARLMASTER en ce qui concerne les montres et les montres-bracelets, parmi lesquelles figurent les pièces suivantes :  Pièce 7-1, un article du site internet www.capital.fr du 5 février 2021, intitulé « 10 montres de 200.00 à plus d’un million d’euros ». Cet article présente la « Oyster Perpetual PearlMaster 39 » de la marque ROLEX. (p. 3).  Un article de www.vogue.fr du 23 octobre 2019 intitulé « 68 Rolex rares et incroyables vont être mises aux enchères ». Dans cet article il est dit que « Le 27 octobre prochain, la maison aux enchères Antiquorum spécialisée dans les montres précieuses dévoile une vente de 485 pièce dont 68 Rolex des plus rares ». Dans cet article il est fait un focus sur les montres Rolex les plus précieuses mises en vente dont la Datejust PearlMaster en or jaune et diamants (p. 20).  Un article de la revue Valeurs Actuelles Hors-série 2005-2006 intitulé « MONTRES, Notre sélection des plus beaux modèles de l’année ». On peut y voir en p 29 la montre Oyster Perpetual Lady-Datejust PearlMaster de Rolex (annexe 7-1). Un article du journal LE MONDE, édition européenne de 2008 intitulé « Watch your Time, spécial montres ». En page 31 de l’annexe 7-1, figure la montre Perpetual Lady-Datejust PearlMaster.  Un article du journal Le Point du 13 septembre 2013 (p. 36 de l’annexe 7-1), un article « spécial GOLF MODE » qui présente la montre Perpetual Lady-Datejust PearlMaster. Il est dit que « le modèle n’est pas seulement beau. La Datejust PearlMaster reprend les codes et les caractéristiques de la ligne lancée en 1945 et constamment enrichie […] ».  Un article de DREAMS MAGAZINE, été 2014 (P 43 annexe 7-1) avec un focus « Montres, Les nouveautés des salons et les Must Have de l’été », on peut y voir la montre Oyster Perpetual Datejust PearlMaster.  Un article du journal LE MONDE du 02 avril 2014 intitulé « Des heures infiniment

précieuses » qui consacre un article à la Datejust PearlMaster de Rolex : « Sa PearlMaster 34mm utilise des pierres généreusement proportionnées sur un fond de mouvement mécanique innovant, une manière d’affirmer que la sophistication est aussi une question de technique, pas seulement de luxe apparent. » (P 49, annexe 7-1).  Un article du site internet www.passsion-horlogère.com du 2 avril 2016 intitulé « L’Oyster Perpetual PearlMaster 39 ». Il y est dit : « TweetRolex présente une nouvelle verstion de l’Oyster Perpetual PearlMaster 39, le joyau de ses montres serties […] ». Cet article ajoute « La PearlMaster 39 est la symbiose de l’art horloger de Rolex et du sertissage les plus raffiné. » (p. 50 de l’annexe 7-1).  Un article de Madame FIGARO du 15 avril 2016 intitulé « Carnet de Bâle, Icônes modernes » « Le salon horloger Baseworld a célébré une féminité raffinée avec des montres sobres aux teintes profondes, florilège des tentations ». Dans cet article il est fait mention de « la PearlMaster 39 de Rolex ». (p 51 de l’annexe 7-1).  Un article extrait du site internet www.marieclaire.fr du 4 mars 2020, intitulé « Rolex, un savoir-faire de légende ». Il est indiqué dans cet article que « Plus tard, la marque lancera plusieurs modèles capables de descendre en hauts profondes au poignet des nageurs, parmi eux la Sea-Dweller 4000, nées en 1978 et étanche jusqu’à une profondeur de 1220 mètres. Les modèles féminins quant à eux continuent d’évoluer avec notamment la PearlMaster ». (p57 de l’annexe 7-1).  Un article du site internet www.lepoint.fr du 16 février 2020 « Montre – Rolex, le jubilé du jubilé ». Dans cet article il est dit que « Les bracelets n’échappent pas à la règle. Si l’Oyster, le Président et le PearlMaster ont leurs adeptes, la souplesse et l’ergonomie savamment étudié du bracelet Jubilé occupent une place à part dans le cœur des collectionneurs. » (p 57 de l’annexe 7-1).  Un article du site internet www.montres-de-luxe.com intitulé « eBay : son classement des montres de luxe en 2020 » Dans le top 5 figure la marque Rolex et dans le top 5 des montres les plus chères vendues figure la « Rolex Masterpiece PearlMaster Pave or rose 18 carats. » (p. 59 de l’annexe 7-1).  Un article extrait du site internet www.magmontres.fr du 14 avril 2014 intitulé « Baseworld 2014 : L’Oyster Perpetual Datejust PearlMaster 34 de Rolex ». Cet article dit que « Rolex présente de nouvelles versions serties de l’’Oyster Perpetual Datejust PearlMaster 34 en or jaune, gros ou Everose 1ct […] » (p 60 de l’annexe 7-1).  Des publicités pour la montre Oyster Perpetual Lady-Datejust PearlMaster dans les journaux et les revues suivants :

- dans le journal Le Figaro du 15 juillet 2011, (p 19 de l’annexe 7-2),
- dans le magazine Le Point du 21 juillet 2011 (p 32, annexe 7-2),
- dans Le magazine MAISON FRANCAISE de septembre 2012 (p 37 de l’annexe 7-2),
- dans le magazine Madame AIRFRANCE d’août-septembre 2017 (p 46 de l’annexe 7-2).

 Des publicités pour la montre Oyster Perpetual PearlMaster 39 :

- dans le journal Le Figaro du 14 mai 2017, (p 50 de l’annexe 7-2),
- dans le journal Le Figaro et Vous du 23 avril 2017, (p 52 de l’annexe 7-2),
- dans le magazine Point de Vue, semaine du 13 au 17 septembre 2017 (p 61 de l’annexe 7-2) et semaine du 26 avril au 2 mai 2017 (p 63 de l’annexe 7-2), semaine du 29 mars au 4 avril (p 66 de l’annexe 7-2). Il n’est pas contesté par la société déposante qu’une connaissance particulière de la marque antérieure soit ainsi établie pour les produits suivants : « montres ; montres-bracelets ». Ainsi, la connaissance de la marque antérieure lui confère un caractère distinctif élevé qu’il convient de prendre en considération pour apprécier le risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Ainsi, et au regard de la connaissance de la marque antérieure établie précédemment, il est possible que le public concerné qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à la reconnaître dans le signe contesté, en raison de la construction commune précédemment démontrée, et à penser que le signe contesté et la marque antérieure présentent la même origine. En conséquence, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause, de la similarité entre les signes ainsi que de la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine des montres, montres-bracelets, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause. En particulier, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour des montres liées à la pratique de la plongée.

CONCLUSION En conséquence, le signe contesté PEARLDIVER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.