OPP 21-1812 Le 24/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DIAGONAL COACH (Société par actions simplifiée) a déposé le 7 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 730 002 portant sur le signe verbal ZEN SISU. Le 23 avril 2021, la SISU GROUP (Société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SISU déposée le 15 octobre 2020 et enregistrée 5 mars 2021 le sous le n° 018321887. L’Institut a notifié à la société déposante une notification d’irrégularités matériel es constatées dans la demande d’enregistrement et l’invitait à procéder à la régularisation requise, ce qu’el e a fait dans le délai imparti. La société déposante a également procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.

2

A l’issu de tous les échanges, la phrase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Suite à la régularisation des irrégularités matériel es et au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Conseil en organisation commerciale et gestion des relations humaines avec la clientèle, accompagnement de personnes ou d’équipes pour le développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels, à savoir conseil en communication. Conseils en organisation des affaires et orientation professionnel e, conseils en approches relationnel es et communication (relations publiques) et gestion commerciale de crise ; Pédagogie du savoir-être; Animation de séminaires, résidentiels ou non; Accompagnement de personnes ou d’équipes pour le développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels, à savoir conseil en orientation professionnel e. Consultations et conseils d’un coach (formation), en individuel ou en groupe, inter- ou intra-entreprise ; Consultations et conseils d’un psychologue, en individuel ou en groupe, inter- ou intra-entreprise. Accompagnement de personnes ou d’équipes pour le développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels, à savoir conseil et soutien psychologique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de travail temporaire ; Intervention en matière d’emploi et conseils concernant le personnel et des questions liées au personnel; Recrutement de personnel; Fourniture d’informations en matière d’emploi contenues dans une base de données; Gestion de ressources humaines ; Services de formation du personnel; Préparation et coordination de classes; Organisation de séminaires et de conférences ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’ « Accompagnement de personnes ou d’équipes pour le développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels, à savoir conseil en orientation professionnel e ; conseils en orientation professionnel e ; accompagnement de personnes ou d’équipes pour le développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels, à savoir conseil en communication ; Accompagnement de personnes ou d’équipes pour le développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels, à savoir conseil et soutien psychologique » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des conseils permettant d’aider une personne dans ses choix de futurs métiers ou de reconversion tout comme les services d’ « intervention en matière d’emploi et conseils concernant le personnel et des questions liées au personnel ; fourniture d’informations en matière d’emploi contenues dans une base de données ; gestion des ressources humaines» de la marque antérieure invoquée, s’entendent de services ayant trait aux ressources humaines.

3

En effet, et contrairement à ce que soutient la société déposante, l’ensemble de ces services a pour objet d’accompagner et de conseil er les travail eurs dans le cadre de leur activité professionnel e et de leur évolution. Ces services s’adressent donc bien aux mêmes personnes et sont rendus par les mêmes prestataires à savoir des services de ressources humaines. Ainsi, ces services sont similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune. Il n’y a donc pas lieu de rechercher d’autres liens avec ces services dès lors qu’ils ont été considérés comme similaires. Les services d’ « animation de séminaires, résidentiels ou non » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des services d’ « organisation de séminaires » de la marque antérieure invoqués, peu important, contrairement à ce que soutient le déposant, que ces séminaires ne soient pas rendus dans le même domaine. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre d’une opposition s’effectue uniquement par rapports aux libel és tels que déposés et non par rapport aux conditions d’exploitation réel es ou supposées. Ainsi, ces services sont identiques. Les services de « pédagogie du savoir-être ; Consultations et conseils d’un coach (formation), en individuel ou en groupe, inter- ou intra-entreprise » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les services de « services de formation du personnel » de la marque antérieure invoquée s’entendent de services de formation ayant une vocation pédagogique. En effet, les services de la demande d’enregistrement contestée, tout comme ceux de la marque antérieure sont des services permettant d’acquérir un ensemble de connaissances dans divers domaines pour les mettre en œuvre par la suite. Ces services sont rendus par les mêmes prestataires, à savoir des professionnels de la formation et s’adressent aux mêmes personnes désireuses de se former. Ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les services de « conseils en organisation commerciale et gestion des ressources humaines avec la clientèle ; conseils en organisation des affaires ; conseils en approches relationnel es (relations publiques) et gestion commerciale de crise » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services de mise à disposition d’une assistance et de conseils dans le domaine commercial, de services de communication ainsi que de conseils permettant d’entretenir des bonnes relations avec ses clients ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Intervention en matière d’emploi et conseils concernant le personnel et des questions liées au personnel; Recrutement de personnel; Fourniture d’informations en matière d’emploi contenues dans une base de données; Gestion de ressources humaines » de la marque antérieure invoquée qui désignent des services relatifs aux ressources humaines. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas aux mêmes personnes et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés de conseils en affaires, agences de publicité pour les premiers, sociétés spécialisées dans les ressources humaines pour les seconds). Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « consultation et conseils d’un psychologue, en individuel ou en groupe, inter- ou intra- entreprise » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations d’ accompagnement professionnel personnalisé permettant le conseil et le soutien psychologique ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de formation du personnel » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier.

4

Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas au même public et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (psychologues pour les premiers, organismes de formation pour les seconds). Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ZEN SISU, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur la dénomination SISU. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure n’est composée que d’un seul élément verbal. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun l’élément verbal SISU, seul élément constitutif de la marque antérieure. Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal ZEN au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal SISU apparait distinctif au regard des services en cause. A cet égard, il n’est pas démontré par la société déposante que le consommateur français des services en cause identifiera ce terme comme désignant « une approche de vie qui met en œuvre l’aptitude que possèdent tous les humains à dépasser ce qu’ils croient être leurs limites, à exploiter leurs réserves de courage, et à se laisser guider par leur intuition » et partant, comme un terme descriptif ou, à tout le moins évocateur des services visés. Au surplus, la société déposante indique el e-même que ce terme « est un mot directement emprunté au vocabulaire finnois, qui ne possède pas de traduction équivalente, usuel e, générique ou nécessaire en français ». Par conséquent, il est raisonnable de penser que les consommateurs français verront dans ce terme un simple terme de fantaisie, celui-ci ne se rapprochant pas d’un terme existant dans le langage français. Par ail eurs, l’argument de la société déposante selon lequel le fait que le terme SISU ait déjà fait l’objet de nombreux enregistrements à titre de marque, ne peut être retenu dès lors que la fourniture d’une liste de marques sans indication quant à leur statut, leur titularité et les libel és de produits et services revendiqués ne peut suffire à établir l’absence de caractère distinctif de cet élément.

5

En outre, l’élément ZEN apparait faiblement distinctif des services en cause en ce qu’il est susceptible d’en évoquer une caractéristique, à savoir des services permettant d’être zen c’est-à-dire détendu et calme. Quand bien même ce terme est placé en position d’attaque au sein du signe contesté, il ne sera pas susceptible d’être retenu par le consommateur à titre de marque. L’invocation, par le déposant, d’une autre marque ZEN ZOOMIES lui appartenant et destiné à démontrer qu’il s’agit d’une déclinaison autour du terme ZEN, terme qui sera donc retenu par les consommateurs ne saurait être prise en compte. En effet, la comparaison des signes dans le cadre d’une procédure d’opposition ne porte que sur les signes en présence indépendamment des autres marques pouvant appartenir à l’une ou l’autre des parties. Le signe verbal ZEN SISU apparait donc similaire à la marque verbale antérieure SISU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services qui n’ont pas été reconnus comme similaires et ce malgré la similitude entre les signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ZEN SISU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

6

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « accompagnement de personnes ou d’équipes pour le développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels, à savoir conseil en communication. Conseils en orientation professionnel e ; Pédagogie du savoir-être; Animation de séminaires, résidentiels ou non; Accompagnement de personnes ou d’équipes pour le développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels, à savoir conseil en orientation professionnel e. Consultations et conseils d’un coach (formation), en individuel ou en groupe, inter- ou intra-entreprise ; Accompagnement de personnes ou d’équipes pour le développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels, à savoir conseil et soutien psychologique ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.