OPP 21-1831 Le 01/12/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société HEMENSIS (société anonyme) a déposé, le 1er février 2021, la demande d’enregistrement n° 4727464 portant sur le signe verbal DIGITHEQUE.

Le 26 avril 2021, la société SMB (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française DIGITEC, déposée le 18 août 2010, enregistrée et renouvelée sous le n° 3760930, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « montres intelligentes ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « horlogerie et instruments chronométriques, montres, réveils, pendules, bracelets pour montres, chronographes (montres), étuis ou écrins de montres ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, leur sont identiques ou similaires.

Les « montres intelligentes » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les produits d’ « horlogerie et instruments chronométriques, montres, chronographes (montres) » de la marque antérieure, dès lors qu’il s’agit d’un ensemble de produits qui ont pour fonction principale de donner l’heure, et quand bien même les premiers présenteraient également d’autres fonctionnalités.

Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

A cet égard, la société déposante ne saurait invoquer l’appartenance des produits à des classes différentes de la classification. En effet, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de l’identité et de la similarité des produits en cause.

Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont donc similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DIGITHEQUE, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal DIGITEC, ci-dessous reproduit :

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique.

Les signes ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique, à savoir DIGITHEQUE pour le signe contesté et DIGITEC pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble.

Intellectuellement, il est peu probable, comme le soutient la société déposante, que les consommateurs percevront le terme DIGITHEQUE du signe contesté comme étant « une bibliothèque numérique » et la marque antérieure DIGITEC comme évoquant les termes « digital et technologies » et qu’il existerait ainsi une différence intellectuelle évidente entre les deux signes.

A supposer même, comme l’affirme la société déposante, que ces éventuelles évocations soient perçues, elles ne sauraient écarter, au point de les supplanter, les importantes ressemblances visuelles et phonétiques existantes entre les deux signes.

Le signe contesté DIGITHEQUE est donc similaire à la marque verbale antérieure DIGITEC.

A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel la société opposante « ne démontre aucune exploitation de sa marque « DIGITEC » pour des produits de type « montres » ou « montres intelligentes » durant ces cinq dernières années », dès lors qu’elle n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R. 712-16-1 1° du code de la propriété intellectuelle d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que sa marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5.

Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure l’argumentation de la société déposante tenant au contexte de création du signe contesté ainsi que ceux relatifs à ses conditions d’exploitation, dès lors que dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions de création et d’utilisation et des conditions d’exploitation particulières.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces signes pour le consommateur concerné.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal DIGITHEQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « montres intelligentes ».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI