R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

21-1847 29/09/2021

DECISION D’IRRECEVABILITE

D’UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 712-4, R. 712-13, R. 712- 14, R. 712-15 et R. 712-26 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le 26 avril 2021, la société OPH – OUEST PRESERVATION HABITAT a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n°4729675 portant sur le signe verbal COUVERTURE DESFONTAINE en se prévalant de ses droits sur :

— la marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris portant sur le signe complexe DESFONTAINECOUVERTURE.

— le nom de domaine desfontaine-couverture.fr.

L’institut a notifié le 12 juil et 2021 à l’opposant une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquel e il a répondu.

Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION

Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intel ectuel e : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712- 14. » ;

1. Sur l’absence de notoriété de la marque invoquée

L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […]» ;

L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] » ;

De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] c) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque notoirement connue au sens de l’article 6 Bis de la Convention de Paris pour la propriété Industrielle, , les pièces de nature à établir son existence et sa notoriété pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition […] » ; En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la marque antérieure invoquée porte sur la marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris DESFONTAINECOUVERTURE et produit la représentation suivante de la marque invoquée :

Enfin, el e invoque à l’appui de l’opposition les services suivants : « Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ;conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ;maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverturede toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location demachines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices(surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres».

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu’une marque est considérée comme étant notoire lorsqu’el e est connue par une large fraction du public français.

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Cette condition doit être établie de façon objective en tenant compte de l’ancienneté de la marque et de l’intensité de son usage, de l’importance des investissements promotionnels et publicitaires qui lui sont consacrés.

En l’espèce, la société opposante a joint des documents à l’acte d’opposition dont plusieurs fois la copie d’une même page internet. Cependant, si les documents fournis justifient de l’exploitation du signe antérieur pour certaines des activités invoquées, ils ne suffisent pas pour démontrer une connaissance de ce signe par une large fraction du public français concerné.

En outre, en réponse à la notification d’irrecevabilité, la société opposante soutient que « l’acquisition du nom de domaine « desfontainecouverture.fr » par la société opposante est intervenue au moins le 4 novembre 2020 » et produit une copie de la fiche whois du nom de domaine desfontaine-couverture.fr. El e en déduit que le nom de domaine précité bénéficie d’une « une reconnaissance et une réputation particulières ».

Or, outre que la marque invoquée par l’opposant sur le fondement de l’article 6bis de la convention de Paris pour la propriété Industriel e, ne portait pas sur le signe « desfontainecouverture.fr » mais sur celui précédemment représenté, les documents ayant été produits par la société opposante postérieurement au délai d’un mois mentionné à l’article R.712-14 précité, ils ne sauraient être pris en compte au soutien des indications propres à établir la notoriété de la marque semi-figurative invoquée.

En effet, il ressort des articles L 712-4 et R 712-14 du code de la propriété intel ectuel e et de l’article 4 de la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, que les pièces destinées à justifier des droits antérieurs et de la qualité pour agir de l’opposant, doivent être fournies dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai pour former opposition.

Ainsi, il ressort des textes susvisés que la recevabilité de l’opposition doit s’apprécier uniquement au regard des pièces versées dans le délai précédemment indiqué.

Par conséquent, les documents fournis par la société opposante ne démontrent pas la notoriété du signe DESFONTAINECOUVERTURE en tant que marque non déposée mais notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris.

2. Sur l’absence de justification de la qualité à agir de l’opposant sur le fondement du nom de domaine invoqué

Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du code de la propriété intel ectuel e : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712- 14. ».

L’article L 712-4 en question dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° […] un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public […] ».

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L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ».

L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ».

De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, la société OPH – OUEST PRESERVATION HABITAT a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes : -Type de fondement : Nom de domaine -Désignation du signe : desfontaine-couverture.fr
-Activités qui servent de base à l’opposition : « Même domaine d’exercice selon la classification deNice, entretiens et plus spécifiquement : mise à disposition d’informations en matière de construction;conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux deplâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction);nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres».

A l’appui de son opposition, la société opposante transmet les pièces suivantes relatives au nom de domaine desfontaine-couverture.fr :

— information et whois de desfontaine-couverture.com.pd
-Date acquisition du domaine.pdf
- desfontaine couverture site internet.pdf

Toutefois, le nom de domaine desfontaine-couverture.fr n’apparait pas appartenir à la société opposante COUVERTURE LA MORICIERE. En effet, la société opposante communique à l’appui de l’opposition la copie d’un WHOIS portant sur le nom de domaine invoqué, qui ne désigne pas la société opposante comme titulaire du nom de domaine mais la société PIXIYO, société extérieure à la procédure.

En réponse à la notification d’irrecevabilité, la société opposante soutient la société PIXIYO n’est pas le titulaire du nom de domaine mais « l’agence qui a réalisé le site « desfontaine-couverture.fr » ». El e précise également que le site « est édité par la société OPH Ouest Préservation Habitat ». El e en conclut que « le nom du domaine « desfontaine-couverture.fr » appartient bien à la société opposante » et produit, à cet égard, deux captures d’écran du site « desfontaine-couverture.fr » faisant référence à l’éditeur, à l’hébergeur et au concepteur du site internet.

Or, force est de constater que ces éléments ne comportent aucune indication de nature à justifier que l’opposant, la société COUVERTURE LA MORICIERE est bien titulaire du nom de domaine invoqué, cel e-ci n’apparaissant nul ement sur les documents produits. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En tout état de cause, et comme précédemment développé, les documents ayant été produits par la société opposante postérieurement au délai d’un mois mentionné à l’article R.712-14 précité, ils ne sauraient être pris en compte au soutien des indications propres à établir la qualité pour agir de l’opposant sur le fondement du nom de domaine.

Il en résulte que les documents produits ne permettent pas de démontrer que le nom de domaine invoqué est réservé par la société opposante.

En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : l’opposition numéro 2021-1847 est déclarée irrecevable

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