OPP 21-2238 02/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D C a déposé, le 23 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 736 201 portant sur le signe verbal FREELANC’IMMO. Le 19 mai 2021, la société FREELANCE.COM (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe FREELANCE déposée le 31 janvier 2017 et enregistrée sous le n° 4 333 827, sur le fondement du risque de confusion. Le 16 juin 2021, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été adressée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

2

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques); placement de fonds ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvel es); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

3

Dans le récapitulatif d’opposition et dans son exposé des moyens, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l’opposition les « services de paiement par porte-monnaie électronique ; affaires immobilières » lesquels ne se retrouvent pas dans le libel é de la marque antérieure invoquée. Dans ces documents, la société opposante a également visé notamment comme servant de base à l’opposition les services de « mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; radiodiffusion ; télédiffusion ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation », lesquels ne figurent pas tels quels dans le libel é de la marque antérieure invoquée mais sous les formulations suivantes : « informations en matière de télécommunications ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ». Ainsi le libel é de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules

4

automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’uvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques); placement de fonds ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvel es); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libel é invoqué de la marque antérieure. Il y a lieu en conséquence de les considérer identiques. En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les services d’« organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; services de paiement par porte-monnaie électronique; activités sportives et culturel es » de la demande d’enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure servant de base à l’opposition, lesquels n’apparaissent pas à l’évidence identiques ou similaires, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes

5

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FREELANC’IMMO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe FREELANCE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. La reprise de la marque à l’identique s’entend d’une reprise, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l’évidence, la reproduction de la marque antérieure, du fait de la suppression de l’élément figuratif en couleurs et de la lettre finale E au sein de la dénomination d’attaque, ainsi que de l’ajout d’une apostrophe et de l’élément IMMO au sein du signe contesté, ce qui ne constitue pas des différences insignifiantes. La société opposante fait également valoir que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une apostrophe, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination accompagnée d’un élément figuratif en couleurs. Les signes ont en commun le terme FREELANC(E), seul élément verbal de la marque antérieure. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence commune de cette dénomination ne saurait créer à el e seule un risque de confusion entre les signes. En effet, le terme anglais FREELANCE de la marque antérieure et le terme phonétiquement identique FREELANC du signe contesté, qui seront compris par le consommateur français comme désignant un professionnel qui exerce son métier indépendamment d’une agence ou d’une entreprise, apparaissent, à ce titre, descriptifs au regard des services en cause dont ils indiquent une caractéristique, à savoir d’être fournis par des professionnels indépendants ou d’avoir pour objet ou de s’adresser à de tels professionnels. Ainsi, le terme FREELANC(E) n’est pas de nature à retenir, à lui-seul, l’attention du consommateur tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure. A cet égard ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « le terme « Freelance » présente un caractère dominant et essentiel au sein des signes en présence. En effet l’élément « immo » n’est pas un terme pourvus d’un caractère attractif » et vient mettre en exergue le

6

terme FREELANC ; en effet, le fait que l’élément IMMO se rapporte au terme FREELANC n’est pas pour autant de nature à rendre le terme FREELANC distinctif au regard des services en cause. Il s’ensuit que l’attention des consommateurs portera davantage sur les différences existant entre les signes. A cet égard, les signes en cause se distinguent visuel ement par leur structure (deux éléments verbaux séparés par une apostrophe, présentés sur une même ligne et de même tail e pour le signe contesté / un terme précédé par un élément figuratif présenté en couleur et en attaque, pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales. Si intel ectuel ement, les deux signes évoquent un cadre économique s’adressant à des « freelances », cette évocation n’est pas de nature à justifier d’un risque de confusion entre les signes, dès lors qu’el e est directement descriptive d’une caractéristique des services en cause. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de leur élément commun FREELANC(E), et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public. En particulier, le consommateur n’est pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, le signe verbal FREELANC’IMMO n’est pas similaire à la marque antérieure complexe FREELANCE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les services sont pour partie identiques, cette identité est néanmoins insuffisante pour permettre de compenser l’absence de risque de confusion entre les signes relevée ci-dessus. En outre, sont sans incidence les décisions d’opposition invoquées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient s’appliquer à la présente espèce. En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion ni de risque d’association sur l’origine des marques dans l’esprit du consommateur concerné, et ce malgré l’identité d’une partie des services en cause. CONCLUSION

7

En conséquence, le signe verbal FREELANC’IMMO peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe FREELANCE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.