OPP 21-2239 Le 17/12/2021

DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ODHCOM SAS (société par actions simplifiée), a déposé le 23 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4736148 portant sur le signe verbal FREELANCE TALKS. Le 19 mai 2021, la société FREELANCE.COM (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe FREELANCE déposée le 31 janvier 2017 et enregistrée sous le n° 4333827, sur le fondement du risque de confusion. L’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION A – SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e : « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; 2° Les références de la demande d’enregistrement contre laquel e est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition […] ». La société déposante soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour deux motifs. Tout d’abord au motif que l’opposant n’aurait pas indiqué sa forme juridique et d’autre part que l’opposition viserait un mauvais numéro de dépôt de demande d’enregistrement contestée. En l’espèce, dans le récapitulatif d’opposition la société opposante est la société FREELANCE.COM laquel e a indiqué sa forme juridique à savoir « SA » qui est l’acronyme de « société anonyme ». La société opposante a donc bien indiqué sa forme juridique et ainsi justifié de son identité en tant qu’opposant. D’autre part, dans le récapitulatif d’opposition, dans la Rubrique 4 : Demande d’enregistrement contestée du formulaire, le numéro national indiqué est le 4736148, ce qui correspond bien au numéro national de la demande d’enregistrement contestée FREELANCE TALKS. En conséquence et contrairement à ce que soutient la société déposante, l’opposition a bien été présentée dans les formes et conditions prescrites ; el e est donc recevable. B – SUR LE FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts

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commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industriel e); authentification d’œuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

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Force est de constater que les services de « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industriel e); authentification d’œuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libel é invoqué de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante relatifs à la différence de secteurs d’activité des parties en cause, dès lors que la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libel és tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de l’activité réel e ou supposée des parties. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FREELANCE TALKS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe FREELANCE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique accompagnée d’un élément figuratif en couleurs. Les signes ont en commun le terme FREELANCE, seul élément verbal de la marque antérieure. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence commune de cette dénomination ne saurait créer à el e-seule un risque de confusion entre les signes, dès lors que le terme anglais FREELANCE commun aux deux signes, qui sera compris par le consommateur français comme désignant un professionnel qui exerce son métier indépendamment d’une agence ou d’une entreprise, apparaît, à ce titre, descriptif au regard des services en cause dont il indique une caractéristique, à savoir d’être fourni par des professionnels indépendants ou d’avoir pour objet ou de s’adresser à de tels professionnels. Ainsi, le terme FREELANCE n’est pas de nature à retenir, à lui-seul, l’attention du consommateur tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « le terme « Freelance » présente un caractère dominant et essentiel au sein des signes en présence » et que le terme TALKS « ne constitue en conséquence qu’un simple élément accessoire qui ne sert qu’à qualifier le terme « freelance » qu’il précède ». En effet, outre le fait que le terme TALKS est distinctif au regard des services en cause, le fait qu’il se rapporte au terme FRELANCE n’est pas pour autant de nature à rendre le terme FREELANCE distinctif au regard des services en cause. Il s’ensuit qu’en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les différences existant entre les signes et conférant à ces derniers leur distinctivité. A cet égard, les signes en cause se distinguent visuel ement par leur structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté / un terme précédé par un élément figuratif présenté en couleurs et en attaque, pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales, du fait de la présence du terme TALKS au sein du signe contesté. Si intel ectuel ement, les deux signes évoquent « un cadre économique mettant en relation des free- lances et des clients donneur d’ordre », cette évocation n’est pas de nature à justifier d’un risque de confusion entre les signes, dès lors qu’el e est directement descriptive d’une caractéristique des services en cause. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de leur élément commun, et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public. En particulier, le consommateur n’est pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.

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Ainsi, le signe verbal FREELANCE TALKS n’est pas similaire à la marque antérieure complexe FREELANCE. Est extérieur à la présente procédure l’argument de la société opposante selon lequel el e « a déjà déposé depuis 15 ans de nombreuses marques se déclinant de la marque pour des services annexes » ; en effet, outre le fait qu’el e n’en apporte nul ement la preuve, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque contestée. En outre, sont sans incidence les décisions d’opposition invoquées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient s’appliquer à la présente espèce. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les services sont identiques, cette identité est néanmoins insuffisante pour permettre de compenser l’absence de risque de confusion entre les signes relevée ci-dessus. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FREELANCE TALKS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe FREELANCE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.