21-2581 30 novembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VINYL DE PARIS (société par actions simplifiée) a déposé le 19 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 745 836 portant sur le signe complexe VINYL DE PARIS. Le 8 juin 2021, M M G , G G et Madame E G ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque VINYL FACTORY déposée le 25 avril 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 448 841. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 12 juil et 2021 sous le n° 21-2581. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le 27 septembre 2021, la société déposante a présenté des observations en réponse. Toutefois, ces observations ayant été présentées après le délai qui était imparti, expirant le 16 septembre 2021, el es n’ont pu être prises en considération, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; étuis à lunettes ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médail es : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; boîtes en papier ou en carton ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; figurines [jouets] ; divertissement ; activités sportives et culturel es ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments d’optique, articles de lunetterie, lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de sport, verres de lunettes, montures de lunettes, lentil es de contact, lentil es optiques, étuis à lunettes ; masques et lunettes de protection pour les yeux ; masques 3D de réalité virtuel e, chaînes de lunettes ; jumel es, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; radio, radio réveils, supports d’enregistrement sonores et vidéo ; coques pour téléphones portables ; étuis conçus pour des téléphones portables, chargeurs, oreil ettes, casques d’écoute ; Joail erie, bijouterie, pierres précieuses et pierres semi-

précieuses, perles, bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie), jonc (bijoux), manchettes (bijoux), col iers (bijouterie), chaines (bijouterie), chainettes (bijouterie), breloques, boucles d’oreil es, broches (bijouterie), épingles de parure, pendentifs, médail es, médail ons, boutons de manchettes, épingles de cravates, porte-clefs, horlogerie et instruments chronométriques, montres, bracelets de montre, chaines de montre, fils d’or, fils d’argent, écrins, étuis et coffrets a bijoux, étuis et écrins pour l’horlogerie, objets d’arts en métaux précieux, porte-clefs fantaisie, réveils matin ; Instruments de musique, étuis et housse pour instruments de musique ; Affiches, posters, albums, almanachs, calendriers, carnets, cahiers, classeurs, catalogues, journaux, livres, magazines, photographies, autocol ants, cartes postales, stylos, crayons, instruments d’écriture, articles de papeterie, articles de bureau (à l’exception des meubles) ; Cuir et imitations du cuir ; sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits destinés à les contenir), sacs à roulettes, pochettes (sacs à main), cartables, sacs d’écoliers ; paniers en osier (sacs), cabas (sacs), mal es, mal ettes, sacs de voyage, coffres de voyage, valises, valisettes à roulettes, sacs housses de voyage pour vêtements, trousses de toilette (vides), vanity-case ; portefeuil es, porte-monnaie, étuis pour clés, étuis pour passeport, porte-document, porte-cartes, boîtes en cuir, sachets et enveloppes en cuir pour l’embal age, parapluies, ombrel es, parasols, cordons en cuir ; Meubles, fauteuils, chaises, mobiles (objets de décoration), miroirs, articles et pièces d’ameublement ; porte manteaux, porte parapluie, porte revue, objets d’art, œuvres d’art, sculptures, statues en plâtre, matières plastiques, bois, écail e, nacre, corne, cire, osier ; Ustensiles et récipients pour la cuisine; services (vaissel e) ; verrerie ; bonbonnières ; tire-bouchon ; bougeoirs ; bouteil es ; carafes ; becs verseurs ; coquetiers ; dessous de plat ; chiffons, torchons de nettoyage, dessous de carafe non en papier ; planches à découper pour la cuisine ; plateaux à usage domestique, poubel es, flacons, porte serviette ; poivriers ; mugs ; tasses ; bols, vide-poche, objets d’art en verre, porcelaine ; Vêtements notamment manteaux, blousons, imperméables, cape de pluie, parkas, costumes, vestes, blouses, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, jupes, jupons, tee-shirts, débardeurs, chandails, pul s, chemises, gilets, sweat- shirts, pantalons de survêtement, leggins, vestes de survêtement ; mail ots de bain, vêtements de plage, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, peignoirs ; chaussettes, col ants ; foulards, écharpes, étoles, cravates, ceintures, bretel es, bandeaux pour la tête, gants ; chapel erie, casquettes ; chaussures, chaussures de plage, de ski ou de sport, bottes de pluie, sabots, souliers, pantoufles ; paréos ; Jeux et jouets, jeux et jouets gonflables, jeux aquatiques, jeux de sociétés, articles de sport et de gymnastique ; raquettes, planches de surf, planches à voile, paddle, rames, palmes pour la nage, appareils de gymnastique ; Cendriers pour fumeurs, al umettes, briquets, étuis à cigarettes, boites à cigares ou cigarettes, coupe cigare ; Service rendus par des opticiens, conseils dans le domaine de l’optique ; Service rendus par des opticiens, conseils dans le domaine de l’optique ». Les opposants soutiennent que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; étuis à lunettes ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médail es : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; boîtes en papier ou en carton ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; figurines [jouets] ; divertissement ; activités sportives

et culturel es » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe VINYL DE PARIS, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe complexe VINYL FACTORY, ci-dessous reproduit : Les opposants soutiennent que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une police d’écriture et d’une présentation particulière, et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux et d’une police d’écriture particulière. Visuel ement, les signes ont en commun le terme d’attaque VINYL, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Phonétiquement, les signes en présence partagent un rythme identique en cinq temps et des sonorités d’attaque ([vi-nil]) et finales ([-ri]) identiques. Les signes diffèrent par la présence des termes DE PARIS au sein du signe contesté et du terme FACTORY au sein de la marque antérieure. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence. En effet, à l’égard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement, reconnus identiques et similaires : « appareils et instruments pour l’enseignement ; étuis à lunettes ; porte-clefs (anneaux brisés avec

breloque ou colifichet) ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médail es : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; boîtes en papier ou en carton ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; figurines [jouets] ; divertissement ; activités sportives et culturel es », l’élément verbal VINYL apparaît distinctif. En outre, au sein de la marque antérieure, le terme VINYL, placé en première ligne, apparaît distinctif au regard des produits et services précités de la demande d’enregistrement reconnus identiques et similaires et présente également un caractère dominant. En effet, le terme FACTORY, placé sur une ligne inférieure, ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque en ce qu’outre sa position accessoire sur une seconde ligne, il sera aisément traduit par le consommateur de référence français comme signifiant « usine / fabrique » et apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il fait référence à des produits susceptibles d’être issus d’une usine, ainsi que le soulignent les opposants. Au sein du signe contesté, le terme VINYL revêt également un caractère dominant dès lors qu’il est suivi des termes faiblement distinctifs DE PARIS, qui ne retiendront pas l’attention du consommateur à titre de marque en ce qu’ils ne font que désigner une caractéristique des produits et services en cause, à savoir leur provenance géographique. La police d’écriture et la présentation particulière ainsi que l’élément figuratif n’altèrent en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme VINYL au sein des signes en présence. Ainsi, compte tenu des ressemblances entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes pour les produits et services suivants de la demande d’enregistrement, reconnus identiques et similaires : « appareils et instruments pour l’enseignement ; étuis à lunettes ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médail es : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; boîtes en papier ou en carton ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; figurines [jouets] ; divertissement ; activités sportives et culturel es ». En revanche, appliqué aux « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son » de la demande d’enregistrement, le terme VINYL, commun au sein des signes en présence, peut désigner un disque microsil on en Vinylite, tel que le reconnaissent d’ail eurs les opposants, de sorte que ce terme ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque en ce qu’il renvoie à une caractéristique des produits en cause, à savoir d’être destinés à la production ou à l’écoute de vinyles. Ainsi, au regard des « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son » de la demande d’enregistrement, le terme VINYL ne saurait être considéré comme l’élément distinctif et dominant au sein du signe contesté, et la présence commune de ce terme dans les deux signes ne peut constituer une similitude pertinente entre les marques. Les signes comportant par ail eurs des différences d’ensemble de par la présence des termes DE PARIS dans le signe contesté et FACTORY au sein la marque antérieure, les signes ne sont dès lors pas similaires pour désigner des « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ».

Le signe complexe contesté VINYL DE PARIS est donc similaire à la marque complexe antérieure VINYL FACTORY uniquement au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement, reconnus identiques et similaires : « appareils et instruments pour l’enseignement ; étuis à lunettes ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médail es : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; boîtes en papier ou en carton ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; figurines [jouets] ; divertissement ; activités sportives et culturel es ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des services en cause. Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Ils invoquent également le degré de similarité élevé entre les produits et services en cause et entre les signes en présence qui viennent renforcer le risque de confusion. Ils invoquent enfin la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Toutefois, la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné pour les produits en cause ne serait être prise en considération dès lors que les opposants ne fournissent aucun document propre à la démontrer. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, ainsi que de la similitude des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion, sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent, au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « appareils et instruments pour l’enseignement ; étuis à lunettes ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médail es : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; boîtes en papier ou en carton ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; figurines [jouets] ; divertissement ; activités sportives et culturel es ». En revanche, à défaut de similitude entre les signes au regard des « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son » de la demande d’enregistrement, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques au regard des produits précités.

CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté VINYL DE PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs des opposants sur la marque complexe antérieure VINYL FACTORY. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement ; étuis à lunettes ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médail es : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; boîtes en papier ou en carton ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; figurines [jouets] ; divertissement ; activités sportives et culturel es ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services ci-dessus.