OP21-2604 23 février 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EZAD (société par actions simplifiée) a déposé, le 19 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 745 762 portant sur la dénomination COLIBRI. Le 9 juin 2021, la société MATCHMYCOLOR GMBH (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne COLIBRI, enregistrée le 15 novembre 2005 et régulièrement renouvelée sous le n° 003 032 174, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission totale de propriété, inscrite au registre.

Le 3 août 2021, la société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande inscrit au registre national des marques, ce dont la société opposante a été tenue informée. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur les pièces propres à établir que la marque antérieure n° 003 032 174 a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 …».

L’article précité du code susvisé précise, in fine : « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Aux termes de l’article R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». Ainsi, conformément à l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque n° 003 032 174, invoquée à l’appui de l’opposition, n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 25 octobre 2021. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 19/03/2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure n° 00 3032 174 a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 19/ 03/2016 a u 19/ 03/2021 i nclus , pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les : « Programmes informatiques enregistrés sur des supports d’enregistrement; logiciels et publications sous forme électronique fournis en ligne ou téléchargeables à partir de bases de données ou via Internet ou tous les services en ligne privés ou non; tous dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie ; Fourniture d’accès à des bases de données et à des serveurs en ligne, et à des services d’assistance dans le domaine de l’industrie du textile, de la peinture, des matières plastiques et de l’imprimerie ; Conseils concernant le traitement de matériaux dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie via des logiciels et des bases de données ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a notamment fourni les éléments suivants :

- Contrat relatif à la distribution de logiciel et promotion de services, conclu en décembre 2015 entre la société opposante MATCHMYCOLOR GmbH et la société KONICA MINOLTA SENSING EUROPE B.V, accompagné d’une traduction (Pièce n°5).

- Brochures commerciales, de la société KONICA MINOLTA notamment, datant de 2016, 2017, 2018 et 2021, dans lesquels la marque antérieure COLIBRI est identifiée et où il est entre autres mentionné que la « Plateforme Colibri [est une] solution logicielle pour la formulation & le contrôle qualité des couleurs », qu’ « Avec le logiciel de formulation Colibri, il est possible de considérer les « recyclats colorés dans le calcul de recette (…) » et qu’ « Avec Colibri, tous les acteurs possèdent un accès rapide et sécurisé aux données à partir d’une base de données centralisée (…) », accompagnées de traductions (Pièce n°6).

- Extraits des sites Internet de la société opposante ainsi que de la société KONICA MINOLTA dans lesquels la marque antérieure COLIBRI est mentionnée et où il est notamment indiqué les informations suivantes : « Colibri platform, Une plateforme logicielle pour une gestion colorimétrique globale », « le logiciel matchmycolor Colibri relie la conception à la production (…) », « Cette plateforme logicielle unique comprenant une seule base de données centralisée (…) », accompagnés de traductions (Pièces n°7 et 8).

- Neuf factures datées entre 2018 et 2021, émanant de la société opposante à l’encontre de la société KONICA MINOLTA et portant sur la fourniture de services, tels que « Colibri Support & Maintenance », « Colibri Mise à niveau » (Pièce n°10). Il ressort de l’ensemble des documents fournis par la société opposante ainsi que de ses observations, que la marque COLIBRI n° 003 032 174 a fait l’objet d’un usage sérieux s’agissant des produits et services suivants : « Programmes informatiques enregistrés sur des supports d’enregistrement; logiciels et publications sous forme électronique fournis en ligne ou téléchargeables à partir de bases de données ou via Internet ou tous les services en ligne privés ou non; tous dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie ; Fourniture d’accès à des bases de données et à des serveurs en ligne, et à des services d’assistance dans le domaine de l’industrie du textile, de la peinture, des matières plastiques et de l’imprimerie », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, s’agissant des services de « Conseils concernant le traitement de matériaux dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie via des logiciels et des bases de données », la société opposante soutient qu’elle a « signé plusieurs contrats de fourniture de support et de maintenance pour COLIBRI » (pièce n°9). Or, outre le fait que ces contrats ont été conclus en 2014, 2015 et avril 2021, soit en dehors de la période pertinente, il ne ressort pas de ces documents qu’ils aient pour objet la fourniture de conseils dans le domaine spécifique du « traitement de matériaux dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie » en l’absence de fourniture des conditions générales et particulières en annexe. Il en va de même des factures fournies par la société opposante (pièces n°10), dont les intitulés (« Colibri Mise à niveau », « Colibri Support & Maintenance 1ère année » « Colibri Extension Support & Maintenance » « Colibri Module ColorMatch ») ne permettent pas de déterminer de façon certaine et immédiate qu’il s’agit de services de « Conseils concernant le traitement de matériaux dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie via des logiciels et des bases de données ». En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure COLIBRI n° 003 032 174 pour les produits et services suivants : « Programmes informatiques enregistrés sur des supports d’enregistrement; logiciels et publications sous forme électronique fournis en ligne ou téléchargeables à partir de bases de données ou via Internet ou tous les services en ligne privés ou non; tous dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie ; Fourniture d’accès à des bases de données et à des serveurs en ligne, et à des services d’assistance dans le domaine de l’industrie du textile, de la peinture, des matières plastiques et de l’imprimerie », l’Institut prendra en considération, pour l’examen de l’opposition, les produits et services précités.

Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par la société déposante, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Logiciels (programmes enregistrés), logiciels (programmes enregistrés) de conception et de diffusion de messages informatifs et/ou promotionnels et/ou publicitaires et/ou de guidage et/ou d’orientation, applications informatiques (programmes enregistrés) pour appareils informatiques et/ou électroniques, applications informatiques (programmes enregistrés) pour appareils informatiques mobiles de conception et de diffusion de messages informatifs et/ou promotionnels et/ou publicitaires et/ou de guidage et/ou d’orientation, logiciels (programmes enregistrés) de visualisation d’un site en deux et/ou en trois dimensions permettant l’orientation de l’utilisateur ; applications informatiques (programmes enregistrés) pour appareils informatiques mobiles de visualisation d’un site en deux et/ou trois dimensions permettant l’orientation de l’utilisateur ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables], publications électroniques [téléchargeables], programmes d’ordinateurs enregistrés, progiciels informatiques enregistrés, logiciels (programmes enregistrés) à savoir applications pour smartphones et/ou tablettes numériques, cédéroms, dévédéroms, clés USB, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, appareils pour le traitement de l’information à savoir pour la diffusion de messages informatifs et/ou promotionnels et/ou publicitaires et/ou de guidage et/ou d’orientation, écrans de projection, écrans vidéos, écrans d’affichage, panneaux d’affichage électroniques ; bornes d’affichage interactives à écran tactile, bornes d’affichage interactives pour le guidage et/ou l’orientation ; Recueil et systématisation de données sur un fichier central, gestion de fichiers informatiques, information d’affaires commerciales et/ou publicitaires ; information d’affaires commerciales et/ou publicitaires sur réseaux informatiques ; service de saisie et de traitement de données informatiques ; service d’enregistrement, de transcription, de composition, de compilation de données informatiques ; service de mise à jour de données informatiques et/ou de fichiers (saisie) ; mise à jour de bases de données, location de bases de données ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; Service d’entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement service de ; stockage de fichiers ou de données informatiques ; service de stockage (gardiennage) de données informatiques ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; informations en matière d’entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement, informations en matière d’entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement sur réseaux informatiques ; service de formation visant à l’utilisation de logiciels informatiques ; information en matière de formation et/ou culturelle ; information en matière de formation et/ou culturelle sur réseaux informatiques ; organisation de conférences et/ou de colloques ; production de films, de cédéroms, de dévédéroms ; édition de logiciels ; L’ensemble des services susvisés étant relatifs aux logiciels et à la conception et/ou à la diffusion de messages informatifs et/ou promotionnels et/ou publicitaires et/ou de guidage et/ou d’orientation ; Elaboration (conception) de logiciels, élaboration (conception) de logiciels (programmes enregistrés) de

conception et de diffusion de messages de guidage et/ou d’orientation et/ou informatifs autres que publicitaires, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d’ordinateurs, location de logiciels informatiques, installation de logiciels ; duplication de programmes informatiques ; programmation pour ordinateurs ; consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de logiciels ; informatique en nuage ; logiciel-service [SaaS] ; expertises [travaux d’ingénieurs], travaux d’ingénieurs (expertises) ; service d’ingénieur en informatique (d’étude, d’analyse, de recherche et de rapport en informatique) ; conception de systèmes informatiques ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; conversion de données et de programmes informatiques [autre que conversion physique] ; reconstitution de bases de données ; création (élaboration) et entretien de sites Web pour les tiers ; informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; étude de projets techniques en informatique ; installation d’applications informatiques et de logiciels sur des appareils de téléphonie mobile ; service de mise à jour de données informatiques et de logiciels sur des appareils de téléphonie mobile ; service de stockage de fichiers ou de données informatiques ; service de stockage de données informatiques en ligne ; stockage électronique de données ; sécurisation du transfert de données ; sauvegarde externe de données ; service de sauvegarde de données informatiques ; élaboration (conception) de bases de données ; récupération de données informatiques ; information en matière de données techniques dans le domaine informatique ; information en matière de données techniques dans le domaine informatique sur réseaux informatiques ; service de conception (élaboration) de messages d’orientation et/ou informatifs autres que publicitaires ; service de conception (élaboration) en ligne de documents et messages d’orientation et/ou informatifs autres que publicitaires ; élaboration (conception) de documentation autres que publicitaires ; service de conception de dessin assistée par ordinateur ; mixage, montage et traitement numérique du son et des images ; numérisation et retouche de sons et/ou d’images assistée par ordinateur ; services d’infographie ; Concession de licences de propriété intellectuelle ; concession de licences de logiciels (services juridiques) ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits et services de la marque antérieure à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des produits et services sont les suivants : « Programmes informatiques enregistrés sur des supports d’enregistrement; logiciels et publications sous forme électronique fournis en ligne ou téléchargeables à partir de bases de données ou via Internet ou tous les services en ligne privés ou non; tous dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie ; Fourniture d’accès à des bases de données et à des serveurs en ligne, et à des services d’assistance dans le domaine de l’industrie du textile, de la peinture, des matières plastiques et de l’imprimerie ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée et pour lesquels l’usage sérieux a été suffisamment prouvé. Ainsi que le souligne la société opposante, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Logiciels (programmes enregistrés), logiciels (programmes enregistrés) de conception et de diffusion de messages informatifs et/ou promotionnels et/ou publicitaires et/ou de guidage et/ou d’orientation, applications informatiques (programmes

enregistrés) pour appareils informatiques et/ou électroniques, applications informatiques (programmes enregistrés) pour appareils informatiques mobiles de conception et de diffusion de messages informatifs et/ou promotionnels et/ou publicitaires et/ou de guidage et/ou d’orientation, logiciels (programmes enregistrés) de visualisation d’un site en deux et/ou en trois dimensions permettant l’orientation de l’utilisateur ; applications informatiques (programmes enregistrés) pour appareils informatiques mobiles de visualisation d’un site en deux et/ou trois dimensions permettant l’orientation de l’utilisateur ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables], publications électroniques [téléchargeables], programmes d’ordinateurs enregistrés, progiciels informatiques enregistrés, logiciels (programmes enregistrés) à savoir applications pour smartphones et/ou tablettes numériques », tout comme les « Programmes informatiques enregistrés sur des supports d’enregistrement; logiciels et publications sous forme électronique fournis en ligne ou téléchargeables à partir de bases de données ou via Internet ou tous les services en ligne privés ou non; tous dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie » de la marque antérieure, consistent en un ensemble d’instructions et d’opérations destinées à être exécutées par un ordinateur. Ces produits présentent donc de toute évidence les mêmes nature, fonction et destination, seront dès lors proposés par les mêmes prestataires et viseront la même clientèle. À cet égard, l’assertion de la société déposante selon laquelle « L’opposante précise (…) que ses produits et services liés à son activité logicielle sont « tous dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie ». Le demandeur fait de même en précisant (…) que ses produits et services liés à son activité logicielle sont à finalité de « fabrication de messages informatifs, publicitaires ou d’orientation » de sorte que les produits « ne présentent aucune similitude » ne saurait être prise en considération ; en effet, ces précisions de libellé ne sauraient supprimer tout lien de similarité entre les produits précités dès lors qu’ils appartiennent tous à la même catégorie générale constituée par les programmes informatiques/logiciels. Ainsi, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. En outre, les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « service de formation visant à l’utilisation de logiciels informatiques ; édition de logiciels ; L’ensemble des services susvisés étant relatifs aux logiciels et à la conception et/ou à la diffusion de messages informatifs et/ou promotionnels et/ou publicitaires et/ou de guidage et/ou d’orientation ; Elaboration (conception) de logiciels, élaboration (conception) de logiciels (programmes enregistrés) de conception et de diffusion de messages de guidage et/ou d’orientation et/ou informatifs autres que publicitaires, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d’ordinateurs, location de logiciels informatiques, installation de logiciels ; duplication de programmes informatiques ; programmation pour ordinateurs ; consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de logiciels ; informatique en nuage ; logiciel-service [SaaS] ; service d’ingénieur en informatique (d’étude, d’analyse, de recherche et de rapport en informatique) ; conception de systèmes informatiques ; conversion de programmes informatiques [autre que conversion physique] ; informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web ; étude de projets techniques en informatique ; installation d’applications informatiques et de logiciels sur des appareils de téléphonie mobile ; service de mise à jour de logiciels sur des appareils de

téléphonie mobile » sont manifestement unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Programmes informatiques enregistrés sur des supports d’enregistrement; logiciels et publications sous forme électronique fournis en ligne ou téléchargeables à partir de bases de données ou via Internet ou tous les services en ligne privés ou non; tous dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ont nécessairement pour objet les seconds. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres liens de similarité invoqués par l’opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des produits invoqués de la marque antérieure, a déjà été démontrée. Ainsi, ces produits et services sont complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. En revanche, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « cédéroms, dévédéroms, clés USB, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, appareils pour le traitement de l’information à savoir pour la diffusion de messages informatifs et/ou promotionnels et/ou publicitaires et/ou de guidage et/ou d’orientation, écrans de projection, écrans vidéos, écrans d’affichage, panneaux d’affichage électroniques ; bornes d’affichage interactives à écran tactile, bornes d’affichage interactives pour le guidage et/ou l’orientation », lesquels constituent des appareils/supports destinés à enregistrer, dupliquer, stocker, traiter et diffuser un contenu, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Programmes informatiques enregistrés sur des supports d’enregistrement; logiciels et publications sous forme électronique fournis en ligne ou téléchargeables à partir de bases de données ou via Internet ou tous les services en ligne privés ou non; tous dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie » de la marque antérieure, qui, comme susmentionné, s’entendent de programmes permettant à un système informatique d’exécuter une tâche donnée. Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que les seconds n’ont pas pour objet les premiers. Aussi, ces produits ne sont ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Qui plus est, les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Recueil et systématisation de données sur un fichier central, gestion de fichiers informatiques, information d’affaires commerciales et/ou publicitaires ; information d’affaires commerciales et/ou publicitaires sur réseaux informatiques ; service de saisie et de traitement de données informatiques ; service d’enregistrement, de transcription, de composition, de compilation de données informatiques ; service de mise à jour de données informatiques et/ou de fichiers (saisie) ; mise à jour de bases de données, location de bases de données ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques », qui désignent des prestations visant à manipuler (gérer, compiler, stocker, mettre à jour, saisir, maintenir en état, etc…) des informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, à mettre à disposition des tiers des connaissances particulières en matière commerciale et/ou publicitaire, en ligne ou non, et à mettre à la

disposition des tiers pour un temps déterminé des bases de données, ne présentent pas les même nature, objet et destination que les services de « Fourniture d’accès à des bases de données et à des serveurs en ligne dans le domaine de l’industrie du textile, de la peinture, des matières plastiques et de l’imprimerie » de la marque antérieure, qui désignent des services techniques de communication à distance, rendus par des opérateurs de communication qui ont pour mission de fournir un accès à des données ou des serveurs, sans avoir à les traiter ou gérer. Ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers ne sont pas rendus en association avec les seconds et inversement. Aussi, ces services ne sont ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En outre, les « Service d’entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement service de ; stockage de fichiers ou de données informatiques ; service de stockage (gardiennage) de données informatiques ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; informations en matière d’entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement, informations en matière d’entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement sur réseaux informatiques » de la demande d’enregistrement contestée, n’ont pas pour objet ni ne présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Programmes informatiques enregistrés sur des supports d’enregistrement; logiciels et publications sous forme électronique fournis en ligne ou téléchargeables à partir de bases de données ou via Internet ou tous les services en ligne privés ou non; tous dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie ; Fourniture d’accès à des bases de données et à des serveurs en ligne dans le domaine de l’industrie du textile, de la peinture, des matières plastiques et de l’imprimerie » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas exclusivement destinés à la prestation ou rendus en association avec les premiers. Il ne saurait suffire d’affirmer que les premiers peuvent « être accessibles grâce à des logiciels téléchargeables [et] grâce au recours à des programmes informatiques » pour les déclarer similaires. En effet, en décider ainsi sur la base de ce seul critère très général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits ayant recours à l’informatique, lesquels revêtent une infinie variété, et présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ainsi, ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « information en matière de formation et/ou culturelle ; information en matière de formation et/ou culturelle sur réseaux informatiques ; organisation de conférences et/ou de colloques ; production de films, de cédéroms, de dévédéroms ; L’ensemble des services susvisés étant relatifs aux logiciels et à la conception et/ou à la diffusion de messages informatifs et/ou promotionnels et/ou publicitaires et/ou de guidage et/ou d’orientation » de la demande d’enregistrement contestée et les « Programmes informatiques enregistrés sur des supports d’enregistrement; logiciels et publications sous forme électronique fournis en ligne ou téléchargeables à partir de bases de données ou via Internet ou tous les services en ligne

privés ou non; tous dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie ; Fourniture d’accès à des bases de données et à des serveurs en ligne dans le domaine de l’industrie du textile, de la peinture, des matières plastiques et de l’imprimerie » de la marque antérieure, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, dès lors que les seconds ne sont pas nécessairement fournis en association avec les seconds et inversement. Les premiers, qui désignent des prestations visant à mettre à la disposition des tiers des connaissances relatives à l’apprentissage d’une technique ou d’un métier, des prestations destinées à la préparation de réunions, publiques ou non, organisées entre spécialistes ou non sur des questions diverses, des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, cédéroms et dévédéroms, ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les produits et services de la marque antérieure précités, tels que précédemment définis. Répondant à des besoins distincts, ces produits et services ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, ni ne visent le même public (personnes désireuses d’acquérir ou d’enrichir ses connaissances, de débattre de sujets divers ou de produire un film pour les premiers / personnes désireuses de recourir à des logiciels ou de permettre l’accès des bases de données ou serveurs en ligne pour les seconds). Ainsi, ces services et produits ne sont ni complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De plus, les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « expertises [travaux d’ingénieurs], travaux d’ingénieurs (expertises) », consistant en un ensemble de conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui, susceptibles d’avoir trait à des secteurs très divers (travaux publics, agronomie, commerce …), ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Programmes informatiques enregistrés sur des supports d’enregistrement; logiciels et publications sous forme électronique fournis en ligne ou téléchargeables à partir de bases de données ou via Internet ou tous les services en ligne privés ou non; tous dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas pour objet les seconds. Ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les services de la demande d’enregistrement contestée précités et les services de « Conseils concernant le traitement de matériaux dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie via des logiciels et des bases de données » de la marque antérieure invoquée, à l’égard desquels l’usage sérieux n’a pas été prouvé. Ainsi, ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Les services de « conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; reconstitution de bases de données ; création (élaboration) et entretien de sites Web pour les tiers ; étude de projets techniques ; service de stockage de fichiers ou de données informatiques ; service de stockage de données informatiques en ligne ; sécurisation

du transfert de données ; sauvegarde externe de données ; service de sauvegarde de données informatiques ; élaboration (conception) de bases de données ; récupération de données informatiques ; information en matière de données techniques dans le domaine informatique ; information en matière de données techniques dans le domaine informatique sur réseaux informatiques ; service de conception (élaboration) de messages d’orientation et/ou informatifs autres que publicitaires ; service de conception (élaboration) en ligne de documents et messages d’orientation et/ou informatifs autres que publicitaires ; élaboration (conception) de documentation autres que publicitaires ; service de conception de dessin assistée par ordinateur ; mixage, montage et traitement numérique du son et des images ; numérisation et retouche de sons et/ou d’images assistée par ordinateur ; services d’infographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services ayant pour objet des manipulations et opérations de données ou informatiques précises, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Programmes informatiques enregistrés sur des supports d’enregistrement; logiciels; tous dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie ; Fourniture d’accès à des bases de données et à des serveurs en ligne dans le domaine de l’industrie du textile, de la peinture, des matières plastiques et de l’imprimerie » de la marque antérieure, précédemment définis. Ainsi, ces produits et services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Le service de « conversion de données [autre que conversion physique] » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend de prestations visant à changer le mode de représentation des données par le passage d’un code à un autre, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination, ni n’est uni par un lien étroit et obligatoire aux « Programmes informatiques enregistrés sur des supports d’enregistrement; logiciels et publications sous forme électronique fournis en ligne ou téléchargeables à partir de bases de données ou via Internet ou tous les services en ligne privés ou non; tous dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie » de la marque antérieure, précédemment définis. Répondant à des besoins distincts, ces produits et services ne sont pas fournis dans les mêmes canaux de distribution, ni ne visent le même public. Ainsi, ces services et produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations techniques rendues par des ingénieurs en vue de créer de nouveaux produits ainsi que des prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Programmes informatiques enregistrés sur des supports d’enregistrement; logiciels et publications sous forme électronique fournis en ligne ou téléchargeables à partir de bases de données ou via Internet ou tous les services en ligne privés ou non; tous dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie » de la marque antérieure, précédemment définis.

À cet égard, est sans incidence la décision d’opposition rendue par l’Institut sur la présente procédure dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait être transposée à la présente espèce, les décisions devant être appréciées au cas par cas. Ainsi, ces services et produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le « service de mise à jour de données informatiques sur des appareils de téléphonie mobile » de la demande d’enregistrement contestée, n’est pas uni par un lien étroit et obligatoire avec les « Programmes informatiques enregistrés sur des supports d’enregistrement; logiciels et publications sous forme électronique fournis en ligne ou téléchargeables à partir de bases de données ou via Internet ou tous les services en ligne privés ou non; tous dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas pour objet les seconds. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Enfin, les services de « Concession de licences de propriété intellectuelle ; concession de licences de logiciels (services juridiques) » de la demande d’enregistrement contestée, désignant des procédures contractuelles où l’une des parties cède ou vend les droits d’utilisation d’une marque ou d’un brevet à l’autre partie, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Programmes informatiques enregistrés sur des supports d’enregistrement; logiciels et publications sous forme électronique fournis en ligne ou téléchargeables à partir de bases de données ou via Internet ou tous les services en ligne privés ou non; tous dans le domaine des industries des textiles, des peintures, des plastiques et de l’imprimerie » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objets les seconds. Ainsi, ces produits et services ne sont ni complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, pour lesquels l’usage sérieux a suffisamment été prouvé. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination COLIBRI, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination COLIBRI. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques.

L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que la dénomination contestée et la marque antérieure sont pareillement composées da la dénomination COLIBRI. Ainsi, la dénomination contestée COLIBRI est identique à la marque verbale antérieure COLIBRI. À cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « (…) le signe verbal COLIBRI est adopté comme marque de logiciel par plusieurs sociétés. (…) À l’évidence, la coexistence de marques verbales COLIBRI pour des produits et services différents quand bien même ils font partie de la vaste famille des logiciels ne présente aucun risque de confusion tant au niveau français qu’au niveau européen ». En effet, tout d’abord, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée, le choix de former opposition ou non à l’encontre d’une demande d’enregistrement dépendant uniquement de la volonté de la société opposante ainsi que de la stratégie de défense qu’elle souhaite adopter au regard de ses droits antérieurs. Ensuite, il convient de noter que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement eu égard aux droits invoqués dans la présente opposition et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les signes sont identiques. Aussi, en raison de la similarité de certains des produits et services en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure pour lesquels l’usage a été prouvé, et ce, malgré l’identité des signes. CONCLUSION

En conséquence, la dénomination contestée COLIBRI ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés), logiciels (programmes enregistrés) de conception et de diffusion de messages informatifs et/ou promotionnels et/ou publicitaires et/ou de guidage et/ou d’orientation, applications informatiques (programmes enregistrés) pour appareils informatiques et/ou électroniques, applications informatiques (programmes enregistrés) pour appareils informatiques mobiles de conception et de diffusion de messages informatifs et/ou promotionnels et/ou publicitaires et/ou de guidage et/ou d’orientation, logiciels (programmes enregistrés) de visualisation d’un site en deux et/ou en trois dimensions permettant l’orientation de l’utilisateur ; applications informatiques (programmes enregistrés) pour appareils informatiques mobiles de visualisation d’un site en deux et/ou trois dimensions permettant l’orientation de l’utilisateur ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables], publications électroniques [téléchargeables], programmes d’ordinateurs enregistrés, progiciels informatiques enregistrés, logiciels (programmes enregistrés) à savoir applications pour smartphones et/ou tablettes numériques ; service de formation visant à l’utilisation de logiciels informatiques ; édition de logiciels ; L’ensemble des services susvisés étant relatifs aux logiciels et à la conception et/ou à la diffusion de messages informatifs et/ou promotionnels et/ou publicitaires et/ou de guidage et/ou d’orientation ; Elaboration (conception) de logiciels, élaboration (conception) de logiciels (programmes enregistrés) de conception et de diffusion de messages de guidage et/ou d’orientation et/ou informatifs autres que publicitaires, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d’ordinateurs, location de logiciels informatiques, installation de logiciels ; duplication de programmes informatiques ; programmation pour ordinateurs ; consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de logiciels ; informatique en nuage ; logiciel-service [SaaS] ; service d’ingénieur en informatique (d’étude, d’analyse, de recherche et de rapport en informatique) ; conception de systèmes informatiques ; conversion de programmes informatiques [autre que conversion physique] ; informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web ; étude de projets techniques en informatique ; installation d’applications informatiques et de logiciels sur des appareils de téléphonie mobile ; service de mise à jour de logiciels sur des appareils de téléphonie mobile ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 745 762 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.