OPP 21-2612 10/12/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame V C a déposé le 19 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 745 772 portant sur le signe verbal LA CASA DE CAPEL.

Le 9 juin 2021, la société NETFLIX STUDIOS, LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal LA CASA DE PAPEL déposée le 7 juin 2018 et enregistrée sous le n° 017913574, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée.

L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

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2 Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne LA CASA DE PAPEL n° 017913574 au regard des services suivants : « Services de divertissement sous forme d’une série dramatique télévisée; Services de divertissement sous forme d’un spectacle théâtral, musical ou comique en direct; Services d’éducation et de divertissement, À savoir, Fourniture de séries télévisées interactives en ligne; Services de divertissements interactifs; Services de divertissement interactif en ligne; Conduite d’événements et activités de divertissement ».

A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment qu’ « il apparait clairement que, du fait de la présence durable de l’Opposante sur le marché et de son utilisation intensive et constante de la marque «LA CASA DE PAPEL» au sein de l’Union européenne et particulièrement en France, cel e-ci bénéficie d’une renommée très importante sur une partie substantiel e du territoire de l’Union européenne, y compris en France, pour les «services de divertissement sous forme d’une série dramatique télévisée ; Services de divertissement sous forme d’un spectacle théâtral, musical ou comique en direct ; Services d’éducation et de divertissement, à savoir, Fourniture de séries télévisées interactives en ligne ; Services de divertissements interactifs ; Services de divertissement interactif en ligne ; Conduite d’événements et activités de divertissement » de la classe 41 désignés par la Marque Antérieure ».

El e fait valoir notamment que « rapidement après sa première diffusion sur Netflix en 2017, la série a attiré un public nombreux et a connu un succès mondial, devenant finalement la série non anglophone la plus regardée jamais diffusée sur la plateforme Netflix » et que « la troisième saison a également été la série la plus regardée de tous les temps, quel e que soit la langue, en France, en Italie, en Argentine, au Brésil, au Chili, au Portugal et, bien sûr, en Espagne, sa nation d’origine ».

El e indique qu’« avec 44 mil ions de foyers ayant regardé la série au cours de ses quatre premières semaines, la troisième saison a également été la série Netflix la plus regardée dans les territoires non anglophones, y compris sur les principaux marchés européens » et que « La série « LA CASA DE PAPEL » est intensément suivie par les médias français en raison de la popularité de la série en France ».

El e fait valoir également que « de nombreuses campagnes publicitaires ont été mises en œuvre en France pour la promotion de la série « LA CASA DE PAPEL ». Leur originalité et leur efficacité sont tel es que des articles leur sont dédiés aussi bien dans la presse généraliste que spécialisée, renforçant un peu plus encore la visibilité de ces opérations promotionnel es »

El e relève que « la renommée de la marque « LA CASA DE PAPEL » en France est tel e que, déjà en 2019, l’INPI reconnaissait que cel e-ci bénéficiait du statut de marque notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris pour les « enregistrements vidéos, comprenant des oeuvres fictionnel es, Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI

3 téléchargeables ou disponibles sur des supports numériques ; des émissions télévisées téléchargeables ou disponibles sur des supports numériques ; services de divertissement sous forme de séries télévisées ». Cette notoriété n’a fait que s’accentuer depuis ».

La société opposante indique également qu’ « au regard de l’incroyable succès de « LA CASA DE PAPEL », l’Opposante a développé de nombreux produits autour de l’univers de la série al ant d’objets de merchandising classiques jusqu’à la création d’événements et de services à thème. A titre d’exemple, l’escape game « La casa de Papel : The experience » permet aux visiteurs de revivre le braquage objet de la série à Paris, Madrid ou Sao Paulo (avec d’autres vil es à venir comme Lisbonne, Londres et Milan). La plateforme Netflix propose même un documentaire concernant le succès planétaire rencontré par « LA CASA DE PAPEL » ».

Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans 112 pièces, parmi lesquel es :

- Pièce n° 004 : Article Les Echos du 20/01/2021 « Les 10 plus grands succès de Netflix depuis un an » (« La casa de papel […] ce premier grand succès d’une série espagnole sur Netflix (65 mil ions de vues) »)

— Pièce n° 006 : Article de Purebreak du 31/05/2018 « La Casa de Papel bat tous les records sur Netflix : découvrez les chiffres vertigineux » (« La série espagnole qui aura bientôt une saison 3 a cartonné en France depuis le début de l’année. […] L’étude menée par NPA Conseil dévoile que la série espagnole aurait été vue plus de 17 mil ions de fois rien qu’en France entre le 1er janvier et le 20 mai. Après le lancement de la première saison fin 2017, la série n’a cessé de squatter le haut du classement et est restée numéro 1 des programmes les plus vus en SVOD durant 15 semaines sur 20. Un succès énorme puisque La Casa de Papel représenterait à el e seule 14% de la consommation de Netflix ! »)

— Pièce n° 019 : Page Netflix du 4/04/2019 « PRODUCTIONS POUR LE MONDE ENTIER : NETFLIX OUVRE SON PREMIER CENTRE DE PRODUCTION EUROPÉEN À MADRID » (Depuis son lancement en Espagne il y a quatre ans, Netflix investit massivement dans des programmes en espagnol : des histoires locales, créées par des talents locaux, et produites localement. Aujourd’hui, Netflix ajoute deux nouvel es séries originales, El inocente et El crimen del siglo, à sa programmation de 2019 et 2020 qui comprend entre autres la troisième partie de La casa de papel. En 2018, plus de 13 000 acteurs, techniciens et figurants ont travail é sur des originaux Netflix. Cette année, ce nombre devrait passer à 25 000 si l’on y inclut les tournages de La casa de papel […] »)

— Pièce n° 022 : Article d’ Agence Web Meosis « Pourquoi est-ce que Netflix marche aussi bien ? » (« Netflix met aussi en oeuvre une partie de son budget pour réaliser des séries originales qui sont déjà des classiques aux yeux de nombreuses personnes. Dans ces séries originales nous pouvons citer Narcos, La casa de papel, 13 Reasons Why ou encore Orange is the New Black. Ces séries peuvent résumer à el e seules l’engouement médiatique de Netflix sur le marché français, car ces séries sont très appréciées du grand public »).

— Pièce n° 024 : Article d’ Ariase du 17/02/2020 « Netflix : les raisons d’un succès planétaire » (Netflix passe à côté d’une série en cours qui fait un carton. La plateforme décide de racheter les droits et la série est alors estampil ée Netflix Original. La Casa de Papel, d’abord diffusée sur la chaîne espagnole Antena 3 […] »)

— Pièce n° 028 : Article du 13/03/2020 « Comment Netflix est devenu un géant mondial du divertissement » (« Sans Netflix, la série espagnole «La Casa de papel» ne serait sans doute pas devenue une icône internationale »)

— Pièce n° 029 : Article de Mediakwest du 7/10/2020 « Programmes originaux Netflix, la recette du succès… » (« Comme en témoigne le succès de Casa de Papel »)

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- Pièce n° 035 : Article de La Nouvel e République du 21/01/2021 « Succès planétaire pour ‘Lupin’ » (« Lupin serait aussi en passe de détrôner la célèbre série policière espagnole La Casa de Papel, lauréate de l’Emmy Award 2018 de la meil eure série dramatique, dont la quatrième saison, sortie en avril dernier, a été regardée par quelque soixante-cinq mil ions de personne. »)

— Pièce n° 038 : Article de Spitak « Les meil eures campagnes street marketing de Netflix » (« En juil et dernier, Netflix a piraté les médias pour promouvoir la nouvel e saison de sa série phare : La Casa de Papel. Comme dans la série, El Profesor s’est adressé directement au grand public pour les inciter à rejoindre La Resistencia. Il a fait irruption dans les spots télévisés, était en première page de la presse nationale et a envahi les hal s des gares. Impossible de passer à côté, du génie ! »)

— Pièce n° 053 : Article de ladepeche.fr du 22/06/2018 « L’inattendue troisième saison de « La casa de papel » (« Plus grand succès des séries non-anglophones sur Netflix, "La Casa de papel" surfe sur la vague antisystème avec l’histoire d’un casse spectaculaire de la Fabrique de la monnaie espagnole et va explorer le passé de ses personnages dans sa 3e saison annoncée à Monte-Carlo. La série a été récompensée par une Nymphe d’Or, trophée de la meil eure série dramatique au festival de Monte-Carlo cette semaine. Les deux premières saisons ont été produites avec un budget de moins de 600.000 euros par épisode "C’est au Brésil, en Argentine, en France et en Turquie qu’el e semble remporter le plus grand succès", affirme le créateur, tout en reconnaissant que les pays anglo-saxons sont plutôt restés indifférents. »)

— Pièce n° 054 bis : Traduction – Article de Variety du 1/08/2019 « Netflix’s 'La casa de Papel’ – 'Money heist’ – Part 3 smashes records » (« « La Casa de Papel » Part 3 a également battu des records en tant que série ou film Netflix le plus regardé de tous les temps, quel e que soit la langue, y compris l’anglais, dans de nombreux territoires clés du monde. »)

— Pièce n° 055 bis : Traduction – Article de Digital TV Europe du 2/08/2019 « Money Heist smashes Netflix records » (« La dernière saison de la série en langue espagnole La Casa de Papel (Money Heist) a conduit à la première semaine la plus performante de Netflix pour une série non anglophone, a confirmé la plateforme. Après le lancement de la saison le 19 juil et, 34 355 956 comptes Netflix ont visualisé la série en streaming pendant les sept premiers jours. »)

— Pièce n° 056 : Article de France info du 2/06/2019 « La saison 3 de la Casa de Papel réalise le meil eur démarrage d’une série Netflix en France »

— Pièce n° 057 : Article de KultureGeek.fr du 2/09/2019 « La Casa de Papel saison 3 marque un record sur Netflix en France »

— Pièce n° 058 : Article de Cnet du 5/08/2019 « Netflix démarrage record pour la saison 3 de Casa de Papel »

— Pièce n° 059 : Article de Première du 2/08/2019 « Audience record pour la saison 3 de La Casa de Papel »

— Pièce n° 060 : Article de Télé 7 jours du 3/08/2019 « La Casa de Papel signe un record historique sur Netflix »

— Pièce n° 061 : Article de BFM TV du 2/08/2019 « LA CASA DE PAPEL BAT LE RECORD DE LA SÉRIE NON-ANGLOPHONE LA PLUS VUE SUR NETFLIX EN UNE SEMAINE » (« Après avoir décroché le titre de série la plus recherchée sur Internet , le show d’Álex Pina vient de s’imposer comme l’un des plus grands succès de Netflix: pas moins de 34.355.956 foyers ont commencé la troisième saison lors de sa première semaine en ligne. Du jamais vu pour une série non anglophone, comme le note le site spécialisé Variety . Toutes langues confondues, le programme espagnol se classe derrière Stranger Things dont la saison 3, sortie le 4 juil et dernier, a été visionnée par environ 40.7 mil ions de foyers au cours des quatre jours suivant sa mise en ligne. Mais La Casa de Papel ne s’arrête pas là: dans plusieurs pays, la série est le Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI

5 programme Netflix le plus regardé de tous les temps sur la plateforme, toutes langues confondues. Dans la liste des pays en question, l’Espagne, forcément, mais aussi la France, l’Italie, l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Portugal, et « bien d’autres encore », selon Diego Ávalos, directeur des productions espagnoles chez Netflix. »)

— Pièce n° 062 bis : Traduction – Article de CNBC du 17/10/2019 « The most important Netflix series right now may not be in English » (« La série Netflix la plus importante en ce moment n’est peut-être pas en anglais. La troisième saison de l’émission espagnole [La Casa de Papel] a été la série Netflix la plus regardée dans les territoires non anglophones, avec 44 mil ions de foyers ayant regardé l’émission au cours de ses quatre premières semaines, a rapporté la société dans sa lettre aux actionnaires du troisième trimestre et dans son interview vidéo post- bénéfice. »)

— Pièce n° 063 bis : Traduction – Article de Variety du 30/12/2019 « Money-Heist-Tops-Netflixs- Charts-in-Key-European-Markets » (« « Money Heist » arrive en tête des classements de Netflix sur les principaux marchés européens. Avec la troisième partie de « Casa de Papel […] ont atteint le top 10 des séries espagnoles. Le classement général de l’Espagne, quant à lui, comprenait la « Casa de Papel » saison 3 »)

— Pièce n° 064 : Article Le Parisien du 19/04/2018 « ‘La Casa de Papel’, une série espagnole devenue phénomène planétaire » (« La série espagnole diffusée sur Netflix, qui aura une partie 3 en 2019, connaît un succès mondial inattendu. »)

— Pièce n° 065 : Article Le Point du 2/04/2020 « Mais pourquoi ‘La Casa de papel’ casse-t-el e à ce point la baraque ? » (« Il est indéniable que l’engouement pour La Casa de papel (et du timbre) a été franc et massif […] la sortie de nouveaux épisodes demeure un incontestable événement. Impossible de nier que l’accueil réservé aux cambrioleurs de La Casa de papel (et du timbre) tient du phénomène. Il ne faut peut-être pas chercher plus loin la raison du succès planétaire de La Casa de papel »)

— Pièce n° 066 : Article de Hitek.fr du 19/04/2018 « LA CASA DE PAPEL DÉCOUVREZ LES 3 RAISONS DU SUCCÈS DE LA SÉRIE » (« Mais qu’est ce qui explique ce succès ? En 4 mois, la série est devenue la première série non-anglophone la plus regardée sur Netflix. »)

— Pièce n° 067 : Article de efriends network « Quel (sic) est la raison du succès de la Casa De Papel ? » (« Ayant reçu des distinctions entre autres international Emmy Award de la meil eure série dramatique, la Casa de Papel est aujourd’hui, appréciée et admirée par des jeunes téléspectateurs. El e est devenue une référence sur Netflix . La Casa de Papel bénéficie d’un avis favorable auprès de tout le monde d’autant plus que cette série est autant apprécié des enfants, femmes et hommes. »)

— Pièce n° 068 : Article du 12/04/2018 « La série espagnole ‘La casa de papel’, grand succès international » (« Les téléspectateurs français, italiens, argentins, brésiliens ou turcs attendent avec impatience le dénouement de la série espagnole La casa de papel. Ce programme à suspense a bénéficié d’un succès tout à fait inattendu au niveau mondial et a donné lieu à des phénomènes culturels partout dans le monde. »)

— Pièce n° 069 : Article de hitek.fr du 4/06/2018 « LA CASA DE PAPEL EXPLOSE TOUS LES RECORDS SUR NETFLIX » (« Cette série a fait le buzz sans qu’on ne s’y attende, mais La Casa de Papel est la série la plus regardée sur Netflix en ce début d’année. La Casa de Papel est la série la plus regardée sur Netflix probablement aujourd’hui la plus bel e en 2018. Ce fut une grosse surprise pour tout le monde, mais La Casa de Papel est bien le plus gros succès de Netflix. Netflix ne communique jamais ses audiences, mais selon une étude de NPA Conseil avec Harris Interactive, La Casa de Papel aurait été vue pas moins de 17 mil ions de fois entre janvier et mai 2018. La Casa de Papel représente aussi 14% du trafic de Netflix. »)

— Pièce n° 070 bis : Traduction – Article de Somag du 3/04/2020 « Should we expect a season 5 for the Netflix series » (« La Casa de Papel est un grand succès en France ») Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI

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— Pièce n° 071 : Article de Téléloisirs du 31/07/2020 « La Casa de Papel (Netflix) saison 5 : date, casting, intrigues… Toutes les infos ! » (« la fiction phénomène de la plateforme de streaming. »)

— Pièce n° 072 : Article sur le site premiere.fr du 22/11/2018 « La Casa de Papel : la série Netflix sacrée aux International Emmy Awards » (« La série espagnole de Netflix a été sacrée hier soir aux International Emmy Awards 2018, dans la catégorie reine, cel e du Meil eur drama. »)

— Pièce n° 073 bis : Page dédiée aux récompenses reçues par « LA CASA DE PAPEL » sur le site IMDB.com, qui liste notamment les prix reçus en Espagne.

— Pièce n° 075 : Article de LA VOIX DU NORD du 10/07/2019 « La Casa de Papel : la Résistencia parvient à hacker presque l’intégralité de la presse française »

— Pièce n° 076 : Article du journal STRATEGIES du 25/07/2019 « Qui se cache derrière le hacking de Netflix »

— Pièce n° 077 : Article de hypnoweb.net « " La Casa de Papel – Promo ON !" » qui indique « Le 19 juil et 2019, La Casa de Papel a pris d’assaut presque l’intégralité de la presse régionale française, du Nord au Sud, d’Ouest en Est, invitant à soutenir laResistencia, envahissant les kiosques à journaux dans tout l’Hexagone. (cf. news du 19/07/2019)

— Pièce n° 078 : Article de 20minutes.fr du 3 avril 2020 « La Casa de Papel » est l’exemple parfait d’un confinement au scénario qui tourne mal »

— Pièce n° 079 : Article de LES INROKUPTIBLES du 19 juil et 2019 « L’énorme campagne de com’ de 'La Casa de Papel’ dans les journaux français » (En ce jour de sortie de sa saison 3, la série Netflix La Casa de Papel s’est invitée dans les pages de nombreux journaux, piratant ses « unes » et ses dernières pages. Cette vaste campagne de communication Cinéma a en réalité atteint un très grand nombre de journaux ce 19 juil et. Le portrait de dernière page de Libération est ainsi remplacé par le même message, de même que les « unes » de nombreux titres de presse quotidienne régionale : L’Alsace, La Voix du Nord, L’Union , ou encore le Courrier de l’Ouest … »)

— Pièce n° 080 de l’agence URBAN ACT d’avril 2018 : Article « Les héros de La Casa de Papel s’emparent des murs de Paris »

— Pièce n° 081 : Article du Courrier Picard du 19 juil et 2019 « La Casa de Papel se paie une méga pub dans la presse quotidienne française »

— Pièce n° 082 : Article de Defense92.fr du 7 avril 2018 « La Casa de Papel », la série de Netflix s’affiche en grand sur les 4 Temps » (« Le géant américain propose durant tout le mois d’avril sur la grande façade vitrée du centre commercial donnant sur le parvis une réclame de 930 mètres carrés aux couleurs de sa série. Pour accompagner cette publicité géante, un mini- concert reprenant les musiques phare de la série a même été organisé par Netflix ce vendredi sur le parvis »).

— Pièce n° 083 : Article « Quand Netflix hack les medias pour promouvoir sa série La Casa de Papel »

— Pièce n° 084 : Article de jeanmarcmorandini.com du 21/07/2019 « Regardez la formidable pub de Netflix pour sa série La casa de papel qui interrompt une pub Domino’s Pizza »

— Pièce n° 085 : Page La Casa de Papel sur la plateforme Instagram

— Pièce n° 086 : Page La Casa de Papel sur la plateforme Facebook

— Pièce n° 087 : Page La Casa de Papel sur la plateforme YouTube Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI

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— Pièce n° 088 : Page La Casa de Papel sur la plateforme Twitter

— Pièce n° 089 : INPI, 22 janvier 2019, OPP18-3146 (« Qu’en l’espèce, la société opposante joint à l’appui de son opposition de nombreux documents dont notamment des articles de presse issus de quotidiens grands publics établissant l’usage du signe verbal LA CASA DE PAPEL et la grande connaissance de celui-ci auprès du public pour désigner des « enregistrements vidéos, comprenant des oeuvres fictionnel es, téléchargeables ou disponibles sur des supports numériques ; des émissions télévisées téléchargeables ou disponibles sur des supports numériques ; services de divertissement sous forme de séries télévisées » »)

— Pièce n° 090 : Usages de la marque « LA CASA DE PAPEL » en Europe

— Pièce n° 091 : Extrait du site lacasadepapelexperience.com

— Pièce n° 092 : Article de Vogue du 2/06/2021 « La Casa de Papel, un escape game dédié à la série ouvre à la Monnaie de Paris »

Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquel es proviennent grandement de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure LA CASA DE PAPEL a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché pertinent de l’Union européenne pour les « services de divertissement sous forme d’une série dramatique télévisée ».

En revanche, les pièces fournies ne parviennent toutefois pas à établir la renommée de la marque pour l’ensemble des services sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels la renommée a été revendiquée. En effet, comme indiqué ci-dessus, les preuves concernent une série télévisée accessible sur une plateforme mais ne contiennent aucune référence directe à de l’interactivité.

En outre, la société opposante fournit des pièces concernant les « Services de divertissement sous forme d’un spectacle théâtral, musical ou comique en direct ; Conduite d’événements et activités de divertissement » à savoir notamment un article du site Internet www.defense-92.fr rapportant l’organisation d’un mini-concert reprenant les musiques phares de la série par Netflix (pièce n° 82) et des extraits du site Internet lacasadepapelexperience.com consacré à l’escape game sur le thème de la série (pièce n° 91) ou des articles relatifs à l’organisation d’un escape game à la Monnaie de Paris en juil et 2021. Toutefois ces pièces qui font état d’évenements ponctuels ne sont toutefois pas suffisantes pour démontrer la grande connaissance du public pour les services précités.

Ainsi la renommée de la marque antérieure n’a pas été établie au regard des «Services d’éducation et de divertissement, À savoir, Fourniture de séries télévisées interactives en ligne; Services de divertissements interactifs; Services de divertissement interactif en ligne ; Services de divertissement sous forme d’un spectacle théâtral, musical ou comique en direct ; Conduite d’événements et activités de divertissement ».

En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée à la renommée de la marque antérieure pour les « services de divertissement sous forme d’une série dramatique télévisée ».

Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA CASA DE CAPEL.

La marque antérieure porte sur le signe verbal LA CASA DE PAPEL.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

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8 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux.

Visuel ement, les signes sont de longueur identique avec douze lettres en commun, placées dans le même ordre, selon le même rang et formant les longues séquences communes LA CASA DE –APEL, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es.

Phonétiquement, les signes se prononcent pareil ement en six temps avec des sonorités d’attaques, intermédiaires et finales identiques [la-ca-da-de / a-pel], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.

La seule substitution de la lettre C à la lettre P au sein du signe contesté n’est pas de nature à écarter la perception très proche des signes en cause, ces derniers restant largement dominés par les longues séquences communes LA CASA DE –APEL.

Il en résulte de grandes ressemblances entre les signes.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes.

Le signe verbal contesté LA CASA DE CAPEL apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure LA CASA DE PAPEL, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.

En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure LA CASA DE PAPEL est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée, à savoir les services suivants : « Services d’un salon de coiffure et de beauté ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, le fort caractère distinctif intrinsèque et la renommée de la marque antérieure. El e fait également valoir le fait que la société opposante concède des licences et donc que le déposant pourrait être associé à un licencié. En l’espèce, les signes LA CASA DE CAPEL de la demande d’enregistrement contestée et LA CASA DE PAPEL de la marque antérieure de renommée sont similaires.

Il est en outre vrai que la marque antérieure LA CASA DE PAPEL possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public pour les « services de divertissement sous forme d’une série dramatique télévisée », comme démontré précédemment. Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI

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La société opposante fait valoir qu’el e « commercialise de nombreux produits de merchandising et propose des événements et services variés sous la Marque Antérieure, notamment sous la forme de contrats de licence. Le consommateur identifiera donc immédiatement la Demande Contestée comme faisant référence à l’univers de la série « LA CASA DE PAPEL » et considérera les services proposés par le Déposant comme provenant, directement ou non, de l’Opposante. C’est-à-dire qu’il percevra les services du Déposant comme l’un des nombreux services et autres extensions de gamme déjà opérés par l’Opposante dans le cadre de l’exploitation de la Marque Antérieure ». El e fournit également des documents à cet égard (pièce 90).

La société opposante ajoute que « les consommateurs concernés penseront que l’Opposante a concédé une licence au Déposant ou a consenti à l’exploitation d’un salon de coiffure et de beauté s’inscrivant dans l’univers de la série « LA CASA DE PAPEL » ».

El e précise également qu’ « au vu des caractéristiques objectives des signes comparés et des conditions pratiques d’utilisation de la Demande Contestée par le Déposant, … il existe un risque d’association entre la Demande Contestée et la Marque Antérieure. Le public sera en effet nécessairement amené à penser que les services fournis sous la Demande Contestée proviennent de l’Opposante el e-même ou sont proposés par une entreprise qui lui est économiquement liée. Le consommateur fera donc indubitablement un lien entre la Demande Contestée et la Marque Antérieure invoquée par l’Opposante au soutien de l’Opposition ».

Par conséquent, compte tenu de la grande similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, il peut être considéré que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée LA CASA DE CAPEL appliquée aux « Services d’un salon de coiffure et de beauté», les consommateurs concernés seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure.

A cet égard, il convient de relever que la déposante n’a présenté aucune observation de nature à contester ce lien.

Sur le risque de profit indu ou préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.

Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.

La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

Comme il l’a été précédemment relevé, il existe une similitude entre les signes et un lien entre ceux-ci pour les services de la demande d’enregistrement. La marque antérieure apparaît en outre jouir d’une importante renommée.

La société opposante fait valoir que « la renommée de la marque antérieure a également conduit plusieurs tiers à chercher à en tirer profit en déposant des demandes de marque similaires ou identiques auprès de l’INPI (puis retirées sur demande ou opposition de NETFLIX STUDIOS). La demande d’enregistrement contestée s’inscrit clairement dans cette mouvance en ce qu’el e reprend la structure de la marque antérieure et ne diffère de cel e-ci qu’en une lettre pour y faire une al usion évidente ».

La société opposante soutient que « le Déposant souhaite clairement profiter des investissements et de la confiance du consommateur envers l’Opposante pour développer l’image de sa propre marque Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI

10 sans avoir besoin d’investir ou de procéder à des choix stratégiques autres que de se placer dans le sil age de l’univers de la série » et qu’el e est ainsi « victime d’un transfert sans juste motif du pouvoir attractif et de la réputation de ses marques au profit de la marque dont l’enregistrement est demandé ». El e ajoute que « l’enregistrement de la marque « LA CASA DE CAPEL » participe à réduire considérablement l’association immédiate qui est faite entre la Marque Antérieure et les services visés par cel e-ci. En outre, les services offerts par le Déposant et les produits utilisés à cette occasion pourraient ternir l’image de qualité attachée à la Marque Antérieure, ce qui porte préjudice à sa renommée ».

La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

Dès lors, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, auxdits services, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée.

Ainsi, l’usage de la demande d’enregistrement contestée LA CASA DE CAPEL est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure LA CASA DE PAPEL, ce qui n’est pas contestée par la déposante.

En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure LA CASA DE PAPEL n°017913574, la demande d’enregistrement contestée LA CASA DE CAPEL ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des « Services d’un salon de coiffure et de beauté », ce qui n’est pas contesté par la déposante.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal LA CASA DE CAPEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services revendiqués, sans porter atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne LA CASA DE PAPEL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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