21-2618 6 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D F a déposé le 21 mars 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 746 246 portant sur le signe verbal LA CLINIQUE DES FEMMES PARIS. Le 9 mai 2021, la société CLINIQUE LABORATORIES, LLC, société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :

- sur le fondement du risque de confusion avec la dénomination de l’Union européenne CLINIQUE, déposée le 1 avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le n°000054429.

- sur le fondement d’une atteinte à la renommée avec la dénomination de l’Union européenne CLINIQUE, déposée le 1 avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le n°000054429. 1

L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 12 juil et 2021 sous le n°21-2618. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le déposant dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte à une marque de renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°000054429 portant sur la dénomination CLINIQUE. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « cosmétiques ». A cet égard, la société opposante indique que la marque antérieure CLINIQUE « est une marque ancienne qui a bâti sa renommée en proposant notamment des cosmétiques de qualité développés en lien direct avec des dermatologues ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante a notamment fourni les pièces suivantes :

- P ièces 1 et 2 : la marque CLINIQUE se classe entre la 6 et 8ème place des marques de cosmétiques les mieux valorisées dans le monde entre l’année 2016 et 2019 selon le classement BRANDZ. 2

- P ièces 3 : article du magazine MARIE-CLAIRE : le « mascara volume sur mesure lash power » de CLINIQUE reçoit un prix excel ence beauté en 2018.

- P ièce 4 : Classement « Brand Keys Customer Loyalty Leaders List 2018 » : la marque CLINIQUE apparait la 98ème en 2017 et la 92ème en 2018 marque mondiale dans le classement de fidélisation de clientèle.

- P ièce 5 : déclaration sur l’honneur du conseil en propriété intel ectuel e de la société opposante affirmant que cette dernière a réalisé en 2016 : 35 mil ions de dol ars de ventes nettes en France, 175 mil ions de dol ars au Royaume Uni et 50 mil ions de dol ars en Al emagne.

- P ièce 6 : Exemples de campagnes publicitaires de la marque CLINIQUE réalisées par la société JCDECAUX en France en 2017 et 2018
- P ièce 9 : Sondage sur la renommée de la marque CLINIQUE réalisé par la société AUDIREP en mai 2016 qui révèle que 2/3 des femmes françaises connaissent la marque CLINIQUE.

- P ièce 22 : déclaration sur l’honneur du conseil en propriété intel ectuel e de la société opposante affirmant que cette dernière a réalisé en 2020 : 24 mil ions de dol ars de ventes nettes en France, 120 mil ions de dol ars au Royaume uni et 42 mil ions de dol ars en Al emagne. Il ressort des pièces susmentionnées que la marque antérieure CLINIQUE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue du grand public pour des produits cosmétiques. En particulier, la place dans le top 10 dans les classements sur les marques de cosmétiques les mieux valorisées (pièces 1 et 2), les ventes nettes réalisées en mil ions d’euros sur le territoire de l’Union européenne (pièces 5 et 22) ou encore la connaissance de la marque par le public féminin français (pièce 9), constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public. Ainsi, la marque antérieure apparaît renommée en Union européenne pour les « cosmétiques », ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits précités. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA CLINIQUE DES FEMMES PARIS. La marque antérieure porte sur la dénomination CLINIQUE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Les signes ont en commun le terme CLINIQUE, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes se distinguent par la présence des termes LA et DES FEMMES PARIS au sein du signe contesté. 3

To utefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme CLINIQUE soit distinctif au regard des produits et services en cause. Dans le signe contesté, le terme CLINIQUE présente un caractère essentiel dès lors que les termes DES FEMMES sont susceptibles d’évoquer la clientèle visée par les produits et services en cause, et que le terme PARIS est susceptible d’évoquer le lieu de fabrication ou de prestation des produits et services en cause. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme CLINIQUE au sein du signe contesté. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal LA CLINIQUE DES FEMMES PARIS est donc similaire à la dénomination antérieure CLINIQUE. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Suite à la régularisation effectuée par l’Institut, réputée acceptée par son titulaire, le libel é de la demande d’enregistrement à prendre en considération est le suivant : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services d’opticiens ; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; toilettage d’animaux ; jardinage; services de jardiniers-paysagistes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure CLINIQUE, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure CLINIQUE possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public pour les « cosmétiques », tel e que précédemment démontrée. 4

Le signe contesté LA CLINIQUE DES FEMMES PARIS de la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure de renommée CLINIQUE sont similaires. Les produits et services suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux « cosmétiques » de la marque antérieure. Il en résulte que les consommateurs concernés feront un lien avec la marque antérieure en ce qui concerne les produits précités. En outre, la société opposante fait valoir qu’un lien peut être établi par le public en ce qui concerne les « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; services vétérinaires; services d’opticiens ; toilettage d’animaux», soit qu’ils aient « pour objet le nettoyage » ou « participent au soin et à la bonne santé du corps ». En revanche, la société opposante n’a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les produits et services suivants : « herbicides ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage; services de jardiniers-paysagistes » de la demande d’enregistrement contestée d’une part, et les « cosmétiques » pour lesquels la marque antérieure est renommée d’autre part, ces services et produits étant très éloignés les uns des autres. En conséquence, les consommateurs seront incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; services vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services d’opticiens ; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; toilettage d’animaux ». ; 5

S ur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. Il n’est pas contesté que, compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents, l’usage de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dont la société opposante souligne « l’image de qualité et de confiance » qui lui est attachée. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée, la demande d’enregistrement contestée ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; services vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services d’opticiens ; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; toilettage d’animaux ». B Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Force est de constater que les produits et services suivants : « herbicides ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage; services de jardiniers-paysagistes » de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas à l’évidence identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. A défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de leur similarité, cel e- ci n’est donc pas établie. Sur la comparaison des signes Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une similarité entre ces derniers. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 6

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA CLINIQUE DES FEMMES PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services pouvant faire naitre un lien avec la marque antérieure, sans porter atteinte à la renommée de la marque antérieure de la société opposante. PAR CES MOTIFS 7

DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; services vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services d’opticiens ; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; toilettage d’animaux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services ci- dessus. 8