OPP 21-2841 Le 09/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SEREN (société par actions simplifiée) a déposé, le 7 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4752678 portant sur le signe complexe SEREN. Le 23 juin 2021, la société EURONICS ITALIA S.p.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque complexe de l’Union européenne 4 SERENA déposée le 31 octobre 2014 et enregistrée sous le n°013419651, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque complexe de l’Union européenne 6 SERENA déposée le 31 octobre 2014 et enregistrée sous le n°013419676, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque complexe de l’Union européenne SERENA AGILE déposée le 23 septembre 2020 et enregistrée sous le n°018311790, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque complexe de l’Union européenne SERENA COMP PLUS déposée le 23 novembre 2015 et enregistrée sous le n°014815757, sur le fondement du risque de confusion.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 013419651 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; estimations financières (assurances) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances; Garanties d’assurance; Garanties d’assurance; Consultation en matière d’assurances ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe SEREN, ci-dessous reproduit :

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Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe 4 SERENA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un terme, d’un point et de couleurs, et la marque antérieure d’un terme, d’un chiffre et d’éléments figuratifs. Les signes en cause ont en commun un terme proche, à savoir SEREN pour le signe contesté et SERENA pour la marque antérieure. En effet, visuel ement, les dénominations SEREN et SERENA sont de longueur comparable et partagent la longue séquence de lettres SEREN-, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations présentent les mêmes sonorités d’attaque successives [sé-rène]. Si ces signes se distinguent par la présence de couleurs et d’un point au sein du signe contesté et du chiffre 4 et d’éléments graphiques dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations SEREN / SERENA apparaissent toutes deux parfaitement distinctives au regard des services en cause. El es présentent, en outre, un caractère dominant tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure.

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En effet, au sein de la marque antérieure, la dénomination SERENA présente un caractère prépondérant, dès lors que l’élément 4, est susceptible d’apparaitre comme la désignation d’une gamme de services et présente donc un caractère accessoire. La présence d’éléments figuratifs et de couleurs dans chacun des deux signes n’altère pas le caractère lisible et immédiatement perceptible des éléments SEREN / SERENA. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuel es et phonétiques entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe complexe contesté SEREN est donc similaire à la marque complexe antérieure SERENA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe donc globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement de la marque n° 013419676 Sur la comparaison des services La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances; Garanties d’assurance; Garanties d’assurance; Consultation en matière d’assurances ».

Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe 6 SERENA, ci-dessous reproduit :

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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les termes SEREN et SERENA, distinctifs et dominants dans chacun des deux signes, le chiffre 6 étant susceptible d’apparaitre comme la désignation d’une gamme de services, à l’instar du chiffre 4 de la marque antérieure n° 013419651, de sorte qu’il n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. La présentation particulière des deux marques n’étant pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes. Le signe complexe contesté SEREN est donc similaire à la marque complexe antérieure 6 SERENA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. C. Sur le fondement de la marque n°018311790 Sur la comparaison des services La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de garantie; Garanties étendues (assurances); Souscription à des programmes de garantie; Souscription de contrats de garantie étendue concernant les produits suivants: Appareils ménagers, Produits électroniques de consommation, Jeux vidéo Téléphones cel ulaires mobiles, Téléphones intel igents, Montres intel igentes, Appareils portables et Tablettes ».

Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe SERENA AGILE, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

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Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les termes SEREN et SERENA, distinctifs et dominants dans chacun des deux signes, le terme AGILE, par sa présentation sur une seconde ligne et étant susceptible d’évoquer une caractéristique des services, à savoir d’être facilement accessibles, de sorte qu’il n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. La présentation particulière des deux marques n’étant pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes. Le signe complexe contesté SEREN est donc similaire à la marque complexe antérieure SERENA AGILE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. D. Sur le fondement de la marque n°014815757 Sur la comparaison des services La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances; Garanties d’assurance; Garanties d’assurance; Services de conseil ers en matière d’assurance ».

Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe SERENA COMP PLUS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les termes SEREN et SERENA, distinctifs et dominants dans chacun des deux signes, les termes COMP PLUS, par leur présentation sur une seconde ligne et étant susceptibles d’évoquer une caractéristique des services, à savoir leur nature (« complémentaire ») et

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leur caractère supérieur, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur. La présentation particulière des deux marques n’étant pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes. Le signe complexe contesté SEREN est donc similaire à la marque complexe antérieure SERENA COMP PLUS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté SEREN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Assurances ; estimations financières (assurances) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.