OPP 21-2887 Courbevoie, le 22 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S H a déposé le 11 avril 2021 la demande d’enregistrement n°21 4 753 926 portant sur la dénomination NETELYS. Le 28 juin 2021, Monsieur N G a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne déposée le 17 janvier 2014 et enregistrée sous le n°012 511 978. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 11 octobre 2021, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « supports d’enregistrement numériques; ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs ; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; services de conception d’art graphique; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de télécommunications. Services des technologies de l’information; Services de conception; Services scientifiques et technologiques ».

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La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « supports d’enregistrement numériques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de différents supports matériels sur lesquels peuvent être enregistrées des données les plus diverses, selon des procédés numériques ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques » de la marque antérieure qui s’entendent d’appareils d’agrandissement et destinés à améliorer le fonctionnement d’un instrument. Les produits précités du signe contesté ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec ceux de la marque antérieure, les seconds n’ayant pas recours aux premiers pour leur mise en œuvre, lesquels ne sont pas nécessaires aux seconds pour leur fonctionnement. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les «ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) périphériques d’ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien nécessaire et obligatoire avec les « dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques » de la marque antérieure, les seconds n’ayant pas recours aux premiers pour leur mise en œuvre, lesquels ne sont pas nécessaires aux seconds pour leur fonctionnement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine. Le service de « stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne un service permettant de conserver électroniquement des contenus ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les « services scientifiques et technologiques » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations d’évaluations et d’estimations dans les domaines scientifiques et technologiques.

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Les services précités ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont réalisés par les mêmes prestataires ; Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Le service d’ « hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend de prestations consistant à accueil ir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent, ne relève pas de la catégorie des « services des technologies de l’information » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations relevant du domaine des nouvel es technologies ; Ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. Répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ; Ces services ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, les services de « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; services de conception d’art graphique ; instal ation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux « services de conception » de la marque antérieure invoquée, l’imprécision de ce libel é ne permettant pas d’identifier avec précision la nature et l’objet des services qu’il couvre ; Il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et ceux de la marque antérieure. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination NETELYS présentée ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination NETALIS présentée en lettre majuscules et minuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Visuel ement et phonétiquement, les dénominations NETELYS et NETALIS sont de longueur identique et possèdent cinq lettres communes, ainsi les mêmes sonorités d’attaque NET- et finale –LYS pour le signe contesté et –LIS pour la marque antérieure. A cet égard, la substitution de la voyel e Y à la lettre I dans le signe contesté n’a aucune incidence phonétique, ces deux lettres se prononçant de façon strictement identique. Ces dénominations diffèrent également par la présence de la substitution de la lettre E à la voyel e A dans le signe contesté. Toutefois, la différence précitée n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que cette modification ne porte que sur une seule lettre au cœur de la dénomination et que les dénominations en présence restent dominées par leurs séquences d’attaque et finale phonétiquement identiques. Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble très proche. La dénomination contestée NETELYS apparaît donc similaire à la marque antérieure NETALIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION La dénomination contestée NETELYS ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque de l’Union européenne NETALIS.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) ; télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.