OPP 21-2969 28/12/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MAESTRU COMPUTING (société par actions simplifiée) a déposé le 9 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 753 546 portant sur le signe complexe IT GENIUSES.

Le 30 juin 2021, la société APPLE INC. (société de droit de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs et fondements suivants :

— l’enregistrement international désignant l’Union européenne GENIUS BAR, enregistré le 8 août 2011 et dûment renouvelé sous le n° 1091089, sur le fondement du risque de confusion;

— l’enregistrement international désignant l’Union européenne GENIUS BAR, enregistré le 8 août 2011 et dûment renouvelé sous le n° 1091089, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

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2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 1091089 invoquée à la fois sur le fondement du risque de confusion et sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau; instal ation, entretien et réparation de machines; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvel es); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industriel e); authentification d’œuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ; Services juridiques; médiation; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services d’agences matrimoniales; célébration de cérémonies religieuses; établissement d’horoscopes; services de pompes funèbres; services de crémation; services d’agences de surveil ance nocturne; surveil ance des alarmes anti-intrusion; services de conseil ers en matière de sécurité physique; ouverture de serrures; location de vêtements; services d’agences de détectives; recherches judiciaires; conseils en propriété intel ectuel e; location de noms de domaine sur Internet; services de réseautage social en ligne; garde d’enfants à domicile; services de conciergerie ».

A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n° 1091089 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « La comparaison des services aux fins de l’appréciation du risque de confusion est limitée aux services suivants désignés dans la demande d’enregistrement contestée : Classe 35 : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité) » Classe 37 : « Instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau; instal ation, entretien et réparation de machines; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique »; Classe 42 : « conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information ».

Ainsi, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération pour l’appréciation du risque de confusion est le suivant : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau; instal ation, entretien et réparation de machines; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique; conception d’ordinateurs pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de magasins de détail proposant des ordinateurs, logiciels, périphériques informatiques et dispositifs électroniques de consommation, ainsi que démonstration de produits s’y rapportant ; Maintenance, instal ation et réparation de matériel informatique, périphériques informatiques et dispositifs électroniques de consommation ; Services d’assistance, à savoir dépannage de matériel informatique, périphériques informatiques, logiciels et dispositifs électroniques de consommation; maintenance, instal ation et réparation de logiciels ».

La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

Les services suivants : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

En revanche, les services suivants : « instal ation, entretien et réparation de machines » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de mise en place, de remise en état et de maintenance d’engins mécaniques destinés à la production ne présentent pas les mêmes objet et destination que les services suivants : « Maintenance, instal ation et réparation de matériel informatique, périphériques informatiques et dispositifs électroniques de consommation ; Services d’assistance, à savoir dépannage de matériel informatique, périphériques informatiques, logiciels et dispositifs électroniques de consommation » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestations de mise en place, de remise en état et de maintenance de matériel informatique.

La société opposante ne saurait valablement invoquer que les produits précités de la marque antérieure invoquée constituent des machines au sens large ; en effet, retenir ce critère reviendrait à considérer comme similaires toutes les prestations d’installation, d’entretien et de réparation alors même qu’elles ont, comme en l’espèce, des destinations distinctes et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires.

Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Enfin, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à établir des liens de similarité entre les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres.

Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe IT GENIUSES, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe complexe GENIUS BAR, ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs tout comme la marque antérieure.

Il n’est pas contesté que les signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun des dénominations proches à savoir GENIUSES pour le signe contesté, et GENIUS pour la marque antérieure (longueur proche, six lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 et formant la longue séquence de lettres GENIUS, sonorités d’attaque et centrales identiques [gé-niou] et sonorité finale proche marquée par un son sifflant [zis] pour le signe contesté, [s] pour la marque antérieure, même évocation de la notion de génie), ces dénominations étant associée dans chacun des deux signes à la représentation d’un atome, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble.

Les signes diffèrent par la présence de la séquence IT et de la représentation d’une pieuvre dans le signe contesté et par celle du terme BAR dans la marque antérieure.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, les dénominations GENIUSES / GENIUS présentent un caractère distinctif dès lors qu’elles ne présentent pas de lien direct et concret avec les services en cause, ni n’en indiquent une caractéristique précise.

En outre, la dénomination GENIUSES présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que l’acronyme IT qui la précède fait référence, comme le souligne la société opposante, aux technologies de l’information (« information technology » en anglais) et est donc dépourvu de caractère distinctif à l’égard des services en cause en ce qu’il en désigne leur nature ou leur objet.

L’élément figuratif représentant une pieuvre dans le signe contesté n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination GENIUSES.

Au sein de la marque antérieure, la dénomination GENIUS présente également un caractère dominant en raison de sa longueur et de sa position d’attaque, le terme BAR se rapportant au terme GENIUS pour le mettre en exergue.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.

Le signe complexe contesté IT GENIUSES est donc similaire à la marque complexe antérieure GENIUS BAR, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure invoquée ou pour lesquels aucune similarité entre eux n’a été démontrée et ce, malgré la similitude des signes.

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7 B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n° 1091089 L’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure GENIUS BAR n° 1091089 est dirigée à l’encontre des services suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); instal ation, entretien et réparation de machines; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvel es); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; numérisation de documents; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industriel e); authentification d’œuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ; Services juridiques; médiation; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services d’agences matrimoniales; célébration de cérémonies religieuses; établissement d’horoscopes; services de pompes funèbres; services de crémation; services d’agences de surveil ance nocturne; surveil ance des alarmes anti-intrusion; services de conseil ers en matière de sécurité physique; ouverture de serrures; location de vêtements; services d’agences de détectives; recherches judiciaires; conseils en propriété intel ectuel e; location de noms de domaine sur Internet; services de réseautage social en ligne; garde d’enfants à domicile; services de conciergerie », ces services n’ayant pas été comparés dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion ou n’ayant pas été considérés comme similaires aux services de la marque antérieure invoquée sur le fondement du risque de confusion.

Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

8 marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée de la marque antérieure

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce, la société opposante invoque la « renommée exceptionnel e » de la marque internationale n° 1091089 portant sur le signe verbal GENIUS BAR au regard des services suivants : « Services de magasins de détail proposant des ordinateurs, logiciels, périphériques informatiques et dispositifs électroniques de consommation, ainsi que démonstration de produits s’y rapportant ; Maintenance, instal ation et réparation de matériel informatique, périphériques informatiques et dispositifs électroniques de consommation ; Services d’assistance, à savoir dépannage de matériel informatique, périphériques informatiques, logiciels et dispositifs électroniques de consommation; maintenance, instal ation et réparation de logiciels ».

Elle fournit à l’appui de son argumentation un certain nombre de documents listés ci-dessous :

— Pièce n°1 – www.apple.com: page portant sur l’« Assistance pour les services et logiciels Apple » ;

- Pièce n°2 – www.wikipédia.org: page de présentation du GENIUS BAR et sa traduction ;

- Pièce n°3 – www.iphonote.com: « Apple cherche à améliorer l’expérience des clients dans les Apple Store » ;

- Pièce n°4 – www.lainformacion.com : « Hoy abre la primera Apple Store en Madrid » et sa traduction partielle ;

- Pièce n°5 – www.alamyimages.fr : photo d’un Genius Bar dans l’Apple store à Barcelone (Espagne) ;

- Pièce n°6 – Extraits du site www.foursquare.com : des clients ont publié des photographies prises dans plusieurs boutiques Apple en France, sur lesquelles la marque GENIUS BAR est visible ;

- Pièce n°7 – www.techadvisor.fr: « Apple : comment prendre rendez-vous au Genius Bar ? » ;

- Pièce n°8 – www.marquesetreseaux.com : « Les Genius Bar d’Apple : Un nouvel enjeu dans les stratégies Web to Store ! »
- Pièce n°9 – www.applicationiphone.info :« Comment bien organiser mon rendez-vous au Genius bar ? » ;

- Pièce n°10 – www.applophile.fr : « De nouvelles publicités mettant en avant le Genius Bar d’Apple » ;

- Pièce n°11 – www.iphonote.com: « Apple fait la pub de Genius à travers des vidéos d’humours » ;

- Pièce n°12 – www.macrumors.com – « Apple Tops Consumer Reports’ Tech Support Ratings, Bests Its Own Score » et sa traduction ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

9
- Pièce n°13 – www.gqmagazine.fr : « On connait la date d’ouverture de l’Apple Store des Champs-Elysées »,
- Pièce n°14 – www.01net.com : « Apple va ouvrir à nouveau certaines de ses boutiques en France » ;

Il ressort de ces documents pris dans leur ensemble qu’ils ne sont pas de nature à démontrer la renommée de la marque antérieure invoquée GENIUS BAR sur le territoire de l’Union européenne.

En effet, la pièce n°1 se contente de faire référence au GENIUS BAR : « Faites une réservation au Genius Bar de votre Apple Store et obtenez l’aide d’un expert Apple » sans aucune autre indication.

Les pièces n° 2, 8 et 9 décrivent à quoi sert ce service d’Apple : « service gratuit fourni par Apple Inc. pour soutenir l’utilisation de ses produits et services » (pièce n°2), « assistance organisée et personnalisée via une prise de rendez-vous en ligne » (pièce n°8) et comment il fonctionne : « en quelques clics, une prise de RDV en ligne » (pièce n°8) sans démontrer en quoi ce service serait largement connu du public. Il est même permis de douter de cette large connaissance dès lors que la pièce n°9 reproche aux Genius Bar d’être « relativement rares en vil e ».

La pièce n°3 ne fait que décrire une future nouvelle fonctionnalité du Genius Bar permettant d’éviter les files d’attente, l’application « Concierge ». Si cette pièce indique que : « Les boutiques sont effectivement l’endroit où Cupertino rencontre un succès fou, entre le trafic clients et les chiffres d’affaires par rapport à n’importe quel autre magasin dans le monde », cette simple déclaration n’est étayée par aucun document comptable ou tout autre document qui permettrait de quantifier le trafic clients ainsi que le chiffre d’affaires engendré par l marque GENIUS BAR, de sorte que cette déclaration ne saurait être prise en compte.

La pièce n°7 n’a qu’une valeur informative puisqu’elle apporte uniquement des conseils sur la manière de prendre rendez-vous, tandis que la pièce n°12 ne fait que vanter les qualités du service : « le Genius Bar d’Apple a pu résoudre 88 % des problèmes d’assistance en magasin », mais n’apporte aucunement la preuve de la large connaissance du signe GENIUS BAR pour les services concernés.

Si la pièce n°2 cite Ron Johnson, ancien premier vice-président chargé de la vente au détail, qui a qualifié le Genius Bar de « cœur et d’âme de nos magasins », cette simple déclaration, provenant d’un employé, qui plus est haut-placé d’Apple et qui donc, à ce titre, ne constitue ni une source externe ni une source indépendante, est insuffisante pour établir la renommée de la marque antérieure.

Les pièces n°4, 13 et 14, quant à elles, annoncent simplement l’ouverture de nouveaux magasins Apple Store dans l’Union européenne : à Madrid (pièce n°4), à Paris (pièce n°13) ou leur réouverture en France suite au confinement de mars 2020 (pièce n°14).

Les pièces n°5 et 6 ne sont que des photos prouvant l’utilisation du signe GENIUS BAR mais nullement sa renommée.

Ainsi, si ces pièces justifient d’une exploitation de la marque antérieure GENIUS BAR, elles ne permettent nullement de constater qu’au jour du dépôt de la demande d’enregistrement contestée cette marque était largement connue du grand public sur le territoire de l’Union européenne pour désigner les services revendiqués.

Enfin, les pièces n°10 et 11 traitent des publicités faites par Apple pour mettre en avant le service GENIUS BAR mais il n’y a aucune indication quant à l’importance de ces publicités (part/durée de leur diffusion, canaux de diffusion) ni les investissements déployés pour les mettre en œuvre. Au contraire, la pièce n°11 tendrait davantage à démontrer leur faible importance : « Apple a commencé à diffuser 3 nouvelles publicités concentrées sur Genius ».

Ainsi, aucun de ces documents ne justifie de la part de marché détenue par la marque, de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de son usage, ou de l’importance des investissements réalisés par la société opposante pour la promouvoir.

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10 Est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « de nombreuses boutiques Apple sont implantées au sein de l’Union européenne, et en particulier dans de nombreuses vil es françaises, de sorte que le public est particulièrement exposé à la marque GENIUS BAR ». En effet, les documents précités ne démontrent pas en quoi le consommateur, lorsqu’il se rend dans une boutique Apple Store, retiendrait davantage la marque GENIUS BAR que la marque APPLE.

Sont également inopérants les arguments de la société opposante tendant à démontrer la renommée de la marque APPLE : « depuis plusieurs années, la marque APPLE/ est reconnue comme la marque la plus puissante/valorisée au monde selon les classements d’Interbrand et du magazine Forbes, sa valeur étant estimée à plus de 200 mil iards de dol ars », « Apple est également l’entreprise internationale la plus admirée au monde en 2020, et ceci pour la treizième année consécutive (…) », « Apple est considérée comme l’entreprise la plus innovante au monde, ce qui est encore le cas en 2020 selon une enquête du Boston Consulting Group ».

En effet, c’est la renommée de la marque GENIUS BAR n° 1091089 qui doit être démontrée aux fins de la présente procédure d’opposition et non celle de la marque APPLE. Il convient donc d’écarter l’ensemble des documents de l’annexe 2-A qui, au demeurant, ne font jamais référence à la marque GENIUS BAR, exceptée en page 9, simple mention en bas de page, sous la colonne Apple Store.

A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante selon laquelle la renommée exceptionnelle des marques APPLE/ rejaillirait sur l’ensemble des activités de l’opposante en se fondant sur une décision de l’EUIPO. En effet, d’une part, la décision invoquée est fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce de sorte qu’il n’est pas possible de transposer cette décision au cas d’espèce.

D’autre part, il ressort de l’extrait de la décision fourni par la société opposante que si la marque MAC a pu « profité du succès des produits Apple pour consolider sa propre notoriété », elle bénéficie en tout état de cause de « sa propre réputation ». En effet, il ressort de ce même extrait que la marque MAC est classée en neuvième position dans le classement des dix produits Apple les plus emblématiques. Ainsi, la renommée de la marque APPLE a permis de renforcer celle déjà établie de la marque MAC, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de la marque GENIUS BAR comme précédemment démontré.

En conséquence, la renommée de la marque antérieure GENIUS BAR n’a pas été établie au regard des services invoqués. La renommée étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée, la marque antérieure ne peut donc pas bénéficier de cette protection. En conséquence, la société opposante ne peut faire valoir le droit précité à l’appui de l’opposition.

C. CONCLUSION

En conséquence, le signe complexe contesté IT GENIUSES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur le fondement du risque de confusion.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

11 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information ».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.

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