OPP 21-3008 31/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame D M a déposée, le 17 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4756513 portant sur le signe verbal INSTITUT FRANÇAIS DE LA FORMATION EN LIGNE. Le 06 juil et 2021, la société LF CEONCPTIONS EURL (Entreprise unipersonnel e à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque complexe française INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION, déposée le 16 mars 2021 et enregistrée sous le n°4 744 171, sur le fondement du risque de confusion
- La dénomination sociale INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION, sur le fondement du risque de confusion
- Le nom de domaine HTTPS://INSTITUT-FRANCAIS-DE-FORMATION.COM réservé à son nom le 05 mars 2021 pour une durée d’un an. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

I I.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 4 744 171 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (divertissement); réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industriel e); authentification d’œuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services de « Divertissement ; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’instal ations de loisirs; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (divertissement); réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent » de la demande contestée, ne sont pas similaire aux services de « Publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la marque antérieure. En effet, en n’établissant pas de liens suffisamment précis entre les services mentionnés ci-dessus, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se

s ubstituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INSTITUT FRANÇAIS DE LA FORMATION EN LIGNE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION, ci- dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux, de couleurs ainsi que d’une présentation particulière. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les éléments verbaux INSTITUT FRANÇAIS DE LA FORMATION et INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION des signes en présence (longueur proche, quatre termes en commun sur cinq ; même évocation de la formation fourni en langue française.). Les signes diffèrent par la présence des termes EN LIGNE au sein de la marque contestée et la présence d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes EN LIGNE au sein de la demande d’enregistrement contestée ne semblent pas distinctifs au regard des services en cause. En effet, les éléments verbaux « EN LIGNE » pour les services visés peuvent indiquer le mode de fourniture de ces derniers à savoir via internet. De plus, la présence d’éléments figuratifs, à savoir deux bandes de couleurs bleu et rouge et la présentation particulière de la marque antérieure, ne sont pas de nature à altérer le caractère dominant et immédiatement perceptible des éléments verbaux INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté INSTITUT FRANÇAIS DE LA FORMATION EN LIGNE est donc similaire à la marque complexe antérieure INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés.

B. Sur le fondement de la dénomination sociale INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION La société opposante invoque la dénomination sociale suivant : INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION. En l’espèce, en rubrique 6-2 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition – Dénomination ou raison sociale », la société INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION a notamment renseigné les informations suivantes :

- Ty pe de fondement : Dénomination ou raison sociale
- D ésignation du signe : Institut Français de Formation
- A ctivités qui servent de base à l’opposition : Les activités de formation pour le grand public ou les professionnels, les activités de communication et conseil aux entreprises, l’organisation d’événements, salons, compétitions, tournois, l’édition, la publication, la distribution et la vente de tous journaux, périodiques ou livres sur tous supports y compris électroniques, ainsi que la production audiovisuel e et multimédia. Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». De même, l’article L. 712-4-1 du même code dispose que «Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 ;». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : [… ] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Par conséquent, l’opposant doit non seulement démontrer l’existence de son nom commercial mais également son exploitation réel e à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale. En effet, le nom commercial étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires. Dans l’acte d’opposition, la société opposante soutient faire usage de la dénomination sociale invoqué pour «formation pour le grand public ou les professionnels, les activités de communication et conseil aux entreprises, l’organisation d’événements, salons, compétitions, tournois, l’édition, la publication, la distribution et la vente de tous journaux, périodiques ou livres sur tous supports y compris électroniques, ainsi que la production audiovisuel e et multimédia » En l’espèce, la société opposante a fourni plusieurs documents afin de prouver l’existence et l’exploitation de son nom commercial, à savoir :

- Un K-Bis indiquant l’existence d’une société INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION.

- Les statuts de la société INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION
- Un extrait du Bul etin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales portant sur l’immatriculation de la société INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION.

- Des captures d’écran visant la promotion des activités de la société INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION Toutefois ces documents ne sont pas de nature à démontrer l’exploitation de la dénomination sociale antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En effet le seul enregistrement de la dénomination sociale au registre du commerce sans exploitation est insuffisant dans la mesure où l’exploitation réel e doit être démontrée. A cet égard, les captures d’écran visant à établir les activités de la société présentées en annexes apparaissent incomplètes (sans indication de l’année). Ainsi, aucune de ces pièces ne permet de justifier que le nom commercial était exploité avant la date de dépôt de la demande contestée, soit avant le 17 avril 2021. En outre aux fins de déterminer si le signe invoqué n’a pas une portée seulement locale, il convient de prendre en compte non seulement l’étendue géographique mais également la durée et l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. (CJUE 29 mars 2011, C-96/09 P, Bud, points 159 et 160). A cet égard, la société opposante n’a fourni aucune information complémentaire sur l’utilisation effective de la dénomination sociale. El e n’a pas produit de factures, ni de chiffre d’affaire relatifs à ses services, en sorte que l’usage sérieux de la dénomination sociale INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION dans la vie des affaires n’a pas été démontré. En conséquence, la société opposante ne peut faire valoir le droit précité à l’appui de l’opposition. C. Sur le fondement du nom de domaine INSTITUT-FRANCAIS-DE-FORMATION.COM L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°)… un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». La société INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION a également formé opposition à l’enregistrement du signe contesté sur la base du nom de domaine INSTITUT-FRANCAIS-DE-FORMATION.COM réservé à son nom 05 mars 2021 pour une durée d’un an. Le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. En conséquence, lorsque une opposition est fondée sur un nom de domaine, il appartient à l’opposant de démontrer l’usage du nom de domaine invoqué dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale. En l’espèce, la société opposante a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes :

- Type de fondement : Nom de domaine
- Désignation du signe : https://institut-francais-de-formation.com
- Activités qui servent de base à l’opposition : « Les activités de formation pour le grand public ou les professionnels, les activités de communication et conseil aux entreprises, l’organisation d’événements, salons, compétitions, tournois, l’édition, la publication, la distribution et la vente de tous journaux, périodiques ou livres sur tous supports y compris électroniques, ainsi que la production audiovisuel e et multimédia ». A l’appui de son opposition, la société opposante transmet un exposé des moyens dans lequel figure :

- Preuve de détention du nom de domaine institut-francais-de-formation.com par l’opposant (1 page) + facture (1 page)
- Captures d’écran site institut-francais-de-formation.com de l’opposant (9 pages) Si ces pièces démontrent bien l’existence d’un nom de domaine institut-francais-de-formation.com dont la date de création est le 05 mars 2021, el es ne sont toutefois pas suffisantes pour démontrer l’usage sérieux de ce signe dans la vie des affaires. A cet égard, et comme précédemment relevé, aux fins de déterminer si le signe invoqué n’a pas une portée seulement locale, il convient de prendre en compte non seulement l’étendue géographique mais également la durée et l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents (CJUE, 29 mars 2011, C-96/09 P , Bud, points 159 et 160 ). A cet égard, les captures d’écran du site internet institut-francais-de-formation.com fournies dans l’exposé des moyens ne sont pas datées et ne permettent pas d’établir que le nom de domaine était exploité avant la date de dépôt de la demande contestée, soit avant le 17 avril 2021. En outre, la seule fourniture de cinq captures d’écran du site internet institut-francais-de- formation.com n’est pas de nature à prouver l’usage sérieux dans la vie des affaires de ce nom de domaine pour des services de « Les activités de formation pour le grand public ou les professionnels, les activités de communication et conseil aux entreprises, l’organisation d’événements, salons, compétitions, tournois, l’édition, la publication, la distribution et la vente de tous journaux, périodiques ou livres sur tous supports y compris électroniques, ainsi que la production audiovisuel e et multimédia », en l’absence de toute information sur l’utilisation effective du site internet par des clients potentiels. En outre, la société opposante n’a produit aucun élément de nature à démontrer que le site internet a reçu des visites ni dans quel es proportions. De même, aucun document ne prouve que de nombreuses personnes aient visité le site internet et demandé la prestation des services visés, par l’intermédiaire du site. Ainsi, les documents fournis ne donnent aucune d’information concernant le volume commercial et la fréquence de l’usage du nom de domaine précité, permettant de déterminer l’intensité de son usage. Les documents fournis ne sont donc pas de nature à justifier de l’usage sérieux du nom de domaine transition-one.fr, dans la vie des affaires. La société opposante ne peut donc pas faire valoir le droit précité à l’appui de l’opposition.

C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal INSTITUT FRANÇAIS DE LA FORMATION EN LIGNE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.