OP 21-3037 15 mars 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE

La société HEY OCTAVE SAS (société par actions simplifiée) a déposé, le 16 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4756172 portant sur le signe verbal HEY OCTAVE. Le 6 juillet 2021, la société OCTAVE SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale OCTAVE, déposée le 29 août 2013 et enregistrée sous le n° 4028821, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. La société opposante a présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. La société déposante a par ailleurs procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques. II.- DÉCISION Sur les preuves d’usage Suite à la notication de l’opposition, la société déposante a fait valoir notamment les arguments suivants : « A défaut de rapporter la preuve et de justifier l’usage de la marque Octave pour chaque produit et service invoqué, l’opposition formulée contre la marque Hey Octave doit être déclarée irrecevable et donc rejetée ». Toutefois cette demande n’étant pas suffisamment explicite et claire, elle n’a pu être prise en compte. Ainsi, l’Institut n’a pas imparti de délai pour fournir des pièces et les documents et arguments à cet égard ne seront pas examinés. Sur le risque de confusion

L e risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La marque antérieure est notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Logiciels, à savoir programmes enregistrés ; logiciels pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, la diffusion du son, des données et/ou des images ; programmes téléchargeables pour le traitement de l’information pour tout ordinateur et/ou tous supports numériques mobiles ; applications logicielles pour tous systèmes d’exploitation et pour tous autres dispositifs électroniques numériques mobiles et dispositifs mobiles interactifs ; appareils et instruments de télécommunications ; fourniture de services de connexion et d’accès à des réseaux de communication électronique pour la diffusion, transmission ou réception de logiciels et/ou d’applications informatiques. Programmation pour ordinateurs et dispositifs numériques portables ; élaboration (conception) et développement de logiciels et d’applications informatiques ; étude de projets techniques ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; installation, maintenance et mise à jour de logiciels ; location de logiciels informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; expertises (travaux d’ingénieurs). Services d’hébergement de logiciels en mode ASP ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure.

P our apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; stockage électronique de données » apparaissent identiques ou similaires à certains des produits et des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérante l’argumentation de la société déposante relative aux activités telles qu’exploitées par les deux titulaires des marques en présence (« un service capable d’organiser les informations personnelles de chacun en stockant, classant et sécurisant tous contenus et données afin de les utiliser dans le cadre de démarches administratives ou personnelles » en ce qui concerne la demande d’enregistrement contestée, une activité qui « consiste (..) à offrir des prestations de digitalisation permettant aux commerçants d’élargir leur visibilité et d’augmenter leur rentabilité économique » en ce qui concerne la marque antérieure). En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, les services d’« informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement d’un service qui, par l’entremise de serveurs distants interconnectés par Internet, permet un accès réseau, à la demande, à des ressources informatiques configurables et externalisées et de prestations de mise à disposition de connaissances et d’informations dans le domaine des technologies de l’information, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels, à savoir programmes enregistrés ; programmes téléchargeables pour le traitement de l’information pour tout ordinateur et/ou tous supports numériques mobiles ; applications logicielles pour tous systèmes d’exploitation et pour tous autres dispositifs électroniques numériques mobiles et dispositifs mobiles interactifs. Programmation pour ordinateurs et dispositifs numériques portables ; élaboration (conception) et développement de logiciels et d’applications informatiques ; installation, maintenance et mise à jour de logiciels ; conception de systèmes informatiques » de la marque antérieure, qui correspondent à des ensembles d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière et à des services de réalisation et de développement

d’ordi

nateurs, de logiciels et de programmes informatiques. La société opposante fait valoir que les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits et les services précités de la marque antérieure relèvent du même domaine, en l’occurrence, le domaine de l’informatique. Toutefois, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique, prendre en considération un tel critère reviendrait à considérer comme similaires aux produits et aux services de la marque antérieure de nombreux produits et services, alors même qu’ils présentent comme en l’espèce des nature, objet et destination distincts. En outre, les services d’« informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information » de la demande contestée ne présentent pas non plus à l’évidence de lien étroit et obligatoire avec les produits et les services précités de la marque antérieure la prestation des premiers n’ayant pas pour objet les seconds, lesquels sont susceptibles de faire l’objet de multiples applications ou d’être mis en œuvre indépendamment des premiers. Il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services d’« hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de services identiques. En l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits et les services précités de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et des services identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal. Visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la dénomination OCTAVE, ce qui leur confère une physionomie et des sonorités proches. Ces signes diffèrent par la présence de l’élément verbal HEY dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination OCTAVE est distinctive au regard des produits et des services en cause. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « plus de 2683 sociétés ont dans leur dénomination sociale le prénom Octave ». En effet, cette affirmation ne saurait suffire à établir le caractère banal de cet élément au regard des produits et des services concernés à titre de marque, étant en outre observé que le droit antérieur invoqué dans la présente opposition n’est pas une dénomination sociale mais une marque. Par ailleurs, la dénomination OCTAVE présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que l‘élément verbal HEY sera simplement perçu comme une interjection, qui contribue à mettre en évidence la dénomination OCTAVE qui le suit.

E st sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la société déposante fondée sur des décisions de justice et des décisions rendues par l’Institut en matière d’opposition, dans des circonstances distinctes de la présente espèce. Enfin, est extérieur à la procédure l’argument de la société déposante selon lequel « La société Hey Octave se distingue par un poulpe bleu et rose qu’elle utilise à bon escient dans le cadre de sa communication et de ses différents partenariats. Ce poulpe attaché à l’image commerciale de la société Hey Octave et donc intrinsèquement de sa marque constitue un signe supplémentaire de distinction et réduit à néant tout risque de confusion dans l’esprit du public ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, la présentation particulière du signe contesté ne saurait être prise en compte dès lors que les signes à comparer sont en l’espèce dépourvus de tout élément figuratif. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté HEY OCTAVE est donc similaire à la marque verbale antérieure OCTAVE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité de certains des services et des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. Est inopérant l’argument de la société déposante tiré de l’absence de notoriété de la marque antérieure invoquée, cette circonstance n’étant pas nécessaire à la démonstration d’un risque de confusion.

E n revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et aux services de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HEY OCTAVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE

Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; stockage électronique de données ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 21/4756172 est partiellement rejetée, pour les services précités.