OP21-3960 21/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D P a déposé le 8 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 774 673 portant sur le signe verbal DI COCO. Le 27 août 2021, la société CLOUDY BAY VINEYARDS LIMITED (société de droit néo-zélandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne TE KOKO, enregistrée le 11 décembre 2008 sous le n° 007 457 146 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les produits suivants : « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de boissons rafraîchissantes non alcoolisées ou de préparations pour les faire, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières)» de la marque antérieure. En effet, répondant à des habitudes de consommation différentes, ces boissons n’ont pas la même destination et ne s’adressent pas à la même clientèle (enfants et adultes désirant consommer une boisson sans alcool et désaltérante pour les premiers et adultes souhaitant consommer des boissons alcoolisées pour les seconds) ni ne sont consommées dans les mêmes circonstances et lieux (les premiers, ne comportant pas d’alcool, se consomment à tout moment de la journée afin de se désaltérer, contrairement aux secondes). En outre, ces produits ne proviennent pas des mêmes industries (sources, limonadiers, industries agroalimentaires spécialisées dans les eaux et les jus de fruits pour les premiers, producteurs de boissons alcoolisées pour les seconds) et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution. A cet égard, il ne saurait suffire que tous ces produits soient « des boissons » pour les considérer comme similaires ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de boissons répondant à des habitudes de consommation différentes et présentant par ailleurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

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En outre, ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement et obligatoirement consommés en association avec les secondes. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée peuvent être mélangés aux produits de la marque antérieure afin de réaliser des cocktails alcoolisés, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas de leur mode de consommation principal et premier, ces boissons étant généralement consommées individuellement de sorte que, d’une part, cette pratique n’implique pas pour le consommateur l’existence d’un risque de confusion sur l’origine respective de ces différentes boissons et, que d’autre part, cette circonstance ne présente aucun caractère obligatoire. Les produits précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les services d’ « hébergement temporaire; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DI COCO, ci-dessous reproduit : Di Coco La marque antérieure porte sur le signe verbal TE KOKO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont composés de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté par le déposant que visuellement et phonétiquement, les deux signes ont en commun la même construction associant un élément court en attaque comportant deux lettres, à savoir DI dans le signe contesté et TE dans la marque antérieure, à un terme de quatre lettres se caractérisant par la répétition d’une même syllabe comportant la lettre O (COCO / KOKO) et se prononçant de façon strictement identique [ko-ko], dont il résulte une impression d’ensemble proche. Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.

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Le signe verbal contesté DI COCO est donc similaire à la marque verbale de l’Union européenne antérieure TE KOKO, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe donc globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DI COCO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.