OP21-3969 23/06/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE (société par actions simplifiée) a déposé, le 11 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 776 048 portant sur le signe verbal REY DEL CIELO. Le 30 août 2021, la société CIELO E TERRA (S.P.A., société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination CIELO, déposée le 22 juillet 2004 et renouvelée par déclaration publiée le 9 juillet 2014 sous le n° 003 938 594, sur le fondement du risque de confusion.

2

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION a) Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique

3

concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque invoquée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 11 juin 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 11 juin 2016 au 11 juin 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Boissons alcooliques, à savoir vins ». En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques, à savoir vins ».

4

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « vins » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal REY DEL CIELO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination CIELO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Ces signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun la dénomination CIELO. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux REY DEL au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, la dénomination CIELO, commune aux deux signes et constitutive de la marque antérieure, apparaît distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, l’élément CIELO apparaît essentiel en ce que le terme REY est susceptible d’être perçu et compris comme signifiant « roi » renvoyant à une personne qui excelle, qui a la prééminence ou la maîtrise, apparaissant ainsi évocateur d’une qualité supérieure des produits en cause, le terme DEL venant par ailleurs simplement relier les éléments REY et CIELO. A cet égard, la société déposante fait valoir qu’ « intellectuellement, le signe contesté évoque une expression espagnole REY DEL CIELO, très certainement comprise par le public français comme signifiant « roi du ciel » en français, formant un ensemble construit selon les règles grammaticales usuelles et ayant une signification propre, alors que la marque antérieure ne fait référence qu’au ciel

5

de manière générale ». Toutefois, il n’en demeure pas moins que la dénomination CIELO conserve la même évocation au sein des signes qui sont tous deux dominés par cette dénomination. En outre, contrairement aux arguments de la société déposante, le fait que la dénomination REY soit située en position d’attaque au sein du signe contesté n’est pas, à lui seul, de nature à lui conférer un caractère prépondérant. Ainsi, malgré les différences visuelles et phonétiques existant entre les deux signes, il existe un risque d’association dans l’esprit du public pour lequel le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. A cet égard, sont sans incidence les décisions de l’Institut et de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle invoquées par la société déposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce dans laquelle l’élément commun aux signes constitue l’élément distinctif et dominant des deux signes. Le signe verbal contesté REY DEL CIELO est donc similaire à la marque verbale antérieure CIELO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits en cause sont identiques. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté REY DEL CIELO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.

6

Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 776 048 est rejetée.