DC 20-0025 Le 28/05/2021

DECISION

DE CLOTURE DE LA PROCEDURE EN DECHEANCE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou de déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.-FAITS ET PROCEDURE 1. Le 17 mai 2020, Monsieur X (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC20-0025 contre la marque semi-figurative n°14/4140136, déposée le 8 décembre 2014, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société par actions simplifiée PMJC (le titulaire de la marque contestée) a été oubliée au BOPI 2015-1414 du 3 avril 2015. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée :

« Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué à savoir bagues (bijouterie) , boucles d’oreilles (bijouterie) , bracelets (bijouterie) , breloques (bijouterie) , broches (bijouterie) , chaînes (bijouterie) , chaînes de montres, colliers (bijouterie) , épingles (bijouterie) , parures (bijouterie) , épingles de parures (bijouterie) , anneaux (bijouterie) , boucles en métaux précieux, candélabres (chandeliers) , ornements de chapeaux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, pierres fines, perles (bijouterie) ; bijouterie fantaisie ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres- bracelets.

Classe 18 : Produits en cuir et imitations du cuir, non compris dans d’autres classes à savoir boîtes en cuir ou en carton-cuir, enveloppes en cuir ou imitations du cuir ; coffres, sacs et trousses de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity-cases », sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d’épaule, mallettes, porte-documents, serviettes, cartables, pochettes, articles de maroquinerie à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes (portefeuilles) ; parapluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges ; fouets, harnais et sellerie. Classe 25 : Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et enfants ; chandails, gilets, pull- overs, tricots, vestes, vareuses, jerseys, manteaux, capes de fourrure, gabardines, imperméables, paletots, vêtements imperméables, vêtements de gymnastique, parkas, pèlerines, pardessus, vêtements en cuir, vêtements en imitations du cuir, uniformes, costumes, habits, pantalons, pantalons en jeans, robes, jupes, chemises, chemisettes, blouses, pyjamas, chemises de nuit, T- shirts, shorts, combinaisons, pochettes (habillement), cravates, foulards, cache-col, bonnets, casquettes, châles, bandanas, écharpes, gants, mitaines, collants, chaussettes, bretelles, ceintures (habillement), lingerie, caleçons, jupons, chapellerie, maillots, maillots de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, couvre-oreilles, chaussures, bottes, chaussures de ski, chaussures de sport, sandales, souliers ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».

4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.

5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriers simples aux différentes adresses connues de l’Institut ainsi que par courriers simples et courriels au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée.

6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 10 juin 2020, reçu le 12 juin 2020. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq dernières précédant la demande en déchéance ou de justifier d’un juste motif de sa non exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Par courrier du 16 octobre 2020, l’Institut a informé les parties de la cessation des effets de la marque contre laquelle la demande en déchéance a été formée, le titulaire de la marque contestée ayant renoncé à sa marque le 8 octobre 2020. Cette renonciation a été inscrite sous le n°0797474 et publiée au BOPI 20/45 du 6 novembre 2020.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

8. Ce courrier impartissait au demandeur un délai jusqu’au 1^er décembre 2020 pour présenter des observations de nature à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond en l’absence de quoi, la procédure serait clôturée.

9. Le demandeur a, par courrier du 17 octobre 2020, présenté des observations visant à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond. Elles ont été transmises au titulaire de la marque contestée, invité par l’Institut à soumettre ses propres observations, en vertu du principe du contradictoire, au plus tard le 19 janvier 2021.

10. Le titulaire de la marque contestée a versé ses observations le 18 janvier 2021, transmises en application du principe du contradictoire au demandeur.

Prétentions des parties

Le demandeur

11. Lors du dépôt de la demande en déchéance, le demandeur n’a pas transmis d’exposé des moyens mais a néanmoins demandé le remboursement de l’intégralité des frais exposés conformément aux termes de l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.

12. Dans ses observations de nature à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond, le demandeur indique :

— que le titulaire de la marque contestée serait en mesure d’opposer ses droits sur cette marque sur la période antérieure à sa renonciation, et alors qu’il n’a jamais fait usage de sa marque depuis la publication de son enregistrement le 3 avril 2015 ;

— que la période de référence à prendre en compte est celle entre le 3 avril 2015 et le 4 avril 2020, et qu’il convient de prononcer la déchéance de la marque contestée à l’issue de cette période, soit le 4 avril 2020 ;

— que le titulaire de la marque contestée lui a déjà opposé ses marques ces derniers mois en vue de tenter d’interdire qu’il signe ses créations sous son nom ; il cite à cet égard, à titre d’exemple une décision du Tribunal judiciaire du 26 juin 2020 (pièce 1) dans laquelle le titulaire de la marque contestée a été débouté de ses demandes de contrefaçon des marques françaises JC DE CASTELBAJAC n° 3201616 et JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC n°1640795 ;

— sa crainte de se voir opposer la marque contestée qui serait parfaitement justifiée par les procédures engagées par le titulaire de la marque contestée à son encontre. Il cite à cet égard une opposition du 5 septembre 2016 (pièce 2) portant sur la marque de l’Union Européenne CASTELBAJAC n°015635683 et fondée notamment sur la marque n°014730907 composée du même signe que la marque contestée, dont il s’est vu contraint de demander la nullité. L’action étant encore pendante devant la chambre de recours de l’EUIPO, il serait important qu’il puisse se prévaloir dans le cadre de ce litige d’une décision prononçant la déchéance de la marque contestée à compter du 4 avril 2020 ;

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— qu’il lui est primordial d’obtenir une décision sur le fond afin de bénéficier de la répartition des frais et de se faire rembourser de l’intégralité des frais engagés d’autant plus qu’il a été contraint d’engager devant l’Institut pas moins de vingt actions.

Le titulaire de la marque contestée 13. Il indique que le demandeur ne justifie d’aucun intérêt à obtenir une décision sur le fond. Il relève à cet égard :

— que le demandeur ne soutient pas avoir exploité un signe identique ou similaire à la marque contestée, de sorte que ses craintes de se voir opposer la marque contestée antérieurement au 6 novembre 2020 ne sont pas justifiées. En tout état de cause, si tel devait être le cas, le demandeur pourrait toujours, à titre reconventionnel, en demander la déchéance.

— que la chambre des recours de l’EUIPO a rejeté la demande en nullité formée par le demandeur à l’encontre de la marque de l’Union Européenne n°014730907, par une décision en date du 17 décembre 2020, susceptible de recours jusqu’au 17 février 2021. En tout état de cause, une éventuelle décision sur l’usage sérieux en France de la marque contestée n°4080136 n’aurait aucune incidence sur la procédure en nullité pour violation du droit au nom et pour dépôt frauduleux de la marque européenne n°014730907, pendante devant l’EUIPO, ces procédures relevant de fondements distincts.

14. Enfin, concernant la répartition des frais, le titulaire de la marque contestée rappelle qu’il relève de la seule volonté du demandeur le fait d’avoir engagé de nombreuses procédures devant l’Institut.

II.- DECISION

15. L’article R.716-11° du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la procédure en nullité ou en déchéance est clôturée : « Lorsque les effets de la marque contre laquelle la demande est formée ont cessé, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond ».

16. Il ressort de la jurisprudence que l’intérêt légitime n’existe que tant que la décision est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice au demandeur (CJUE, 24 mars 2011, C- 552/09 P, TiMi KiNDERJOGHURT c/ KINDER) et qu’il lui appartient donc de démontrer que l’intérêt dont il se prévaut est né et actuel ou à tout le moins qu’il concerne une situation future d’ores et déjà certaine (TUE, 03/05/2018, T-193/17 Ceram Tec GmbH).

17. En l’espèce, la demande en déchéance a été présentée le 17 mai 2020. Le titulaire de la marque contestée a renoncé à sa marque le 8 octobre 2020, cette renonciation ayant été inscrite sous le n°0797474 et publiée au BOPI 20/45 du 6 novembre 2020.

18. Il s’agit donc pour le demandeur de justifier de son intérêt à poursuivre la procédure de déchéance, bien que les effets de la marque contestée aient cessé du fait de la renonciation. Il lui incombe de démontrer un intérêt légitime réel, direct et actuel à obtenir une décision avec une date de cessation d’effet antérieure à celle de la renonciation à la marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

19. Dans ses observations visant à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond, le demandeur demande à l’Institut de prononcer la déchéance de la marque contestée le 4 avril 2020, c’est-à-dire à l’issue d’une période de référence entre le 3 avril 2015 et le 4 avril 2020 (publication de son enregistrement le 3 avril 2015).

20. Il n’apporte toutefois aucun élément attestant que la marque contestée serait invoquée dans le cadre d’une action en justice ou d’une procédure administrative en déchéance ou en nullité, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’intérêt dont il se prévaut est né et actuel. 21. En outre, s’il est avéré que les parties ont des relations litigieuses, rien ne permet de démontrer que le titulaire de la marque contestée a l’intention de défendre les droits de la marque contestée pour la période s’écoulant entre la date à laquelle le demandeur a demandé à ce que la déchéance soit prononcée, le 4 avril 2020, et celle de sa renonciation.

22. En effet, la décision du Tribunal judiciaire du 26 juin 2020 ne concerne pas la marque contestée , mais les marques JC DE CASTELBAJAC et JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC ; au demeurant, ainsi que le relève lui-même le demandeur, le tribunal judiciaire a débouté le titulaire de la marque contestée de sa demande.

23. En outre, le fait que le titulaire de la marque contestée se soit prévalu, dans le cadre de l’opposition formée le 5 septembre 2016 à l’encontre de la marque verbale de l’Union Européenne n°015635683, de la marque de l’Union Européenne n°014730907 qui est composée du même signe que la marque contestée n°4140136 , ne saurait à lui-seul suffire à démontrer que le titulaire de la marque contestée utilisera celle-ci de manière certaine contre le demandeur pour la période très courte du 4 avril 2020 au 6 novembre 2020.

24. Enfin, si le demandeur a été contraint pour défendre ses droits comme il le soutient, de demander la nullité de la marque de l’Union européenne figurative n°014730907, cette demande a été rejetée. Au demeurant, comme le soulève le titulaire de la marque contestée, la présente procédure sera sans incidence directe sur le recours pendant devant la chambre des recours de l’EUIPO qui relève d’un fondement différent.

25. Aussi, il n’est pas établi que la situation dans laquelle le demandeur pourrait se voir opposer la marque contestée est certaine, ses craintes tenant aux agissements que pourrait avoir le titulaire de la marque contestée, n’étant qu’hypothétiques.

26. Il en va d’autant plus ainsi que le titulaire de la marque contestée a renoncé à sa marque peu de temps après la notification de la demande en déchéance.

27. En tout état de cause, comme le soulève le titulaire de la marque contestée, si une telle situation devait se produire, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, il sera toujours possible au demandeur de demander à titre reconventionnel la déchéance de la marque contestée.

28. Le demandeur ne justifie donc pas davantage que l’intérêt légitime invoqué concerne une situation future d’ores et déjà certaine. 29. Enfin, l’Institut ne saurait valablement retenir le fait que le demandeur aurait un intérêt à obtenir une décision au fond afin de bénéficier de la répartition des frais.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

30. En effet, donner droit à un tel argument serait susceptible de vider de sa substance l’article R.716-11 du Code de la propriété intellectuelle dont il doit être rappelé qu’il n’a pas vocation à permettre au demandeur d’obtenir réparation, mais bien d’obtenir une décision permettant de lui conférer un bénéfice par son résultat, par le prononcé d’une date de cessation des effets de la marque contestée antérieure à celle de la renonciation.

31. En outre, il serait contraire au principe d’efficacité de la procédure de la faire reprendre uniquement pour que le demandeur obtienne le remboursement de ses frais alors que le choix d’introduire cette demande en déchéance devant l’Institut lui appartenait.

32. Par conséquent, le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article un : Le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir une décision au fond. Article deux : La procédure en déchéance DC20-0025 est clôturée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI