DC20-0036 Le 18/05/2021 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 05 juin 2020, Monsieur X (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC20-0036 contre la marque n°01/3113398 déposée le 20 juillet 2001 ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire Monsieur Y (titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2001-52 du 21/12/2001.

2. La demande porte sur l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Travaux de bureau. Conseil, informations ou renseignements d’affaires. Bureau de placement. Gestion de fichiers informatiques. Communications par terminaux d’ordinateurs. Educations ; formation. Edition de livres, de Revues. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès Recherche scientifique et industrielle ; Programmation pour ordinateurs »

3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’une usage sérieux ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriers simples envoyés aux adresses indiquées lors du dépôt et sur l’inscription de l’une des licences consenties ainsi que par courrier électronique.

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6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 9 juillet 2020, reçu le 13 juillet 2020. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non- exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Les 11 et 14 septembre 2020, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée à l’égard des services visés par la demande en déchéance.

8. Les observations du titulaire de la marque contestée, ont été transmises au demandeur par courrier recommandé en date le 29 septembre 2020, reçu le 1^er octobre 2020.

9. Le demandeur a présenté des observations en réponse le 29 octobre 2020, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 06 novembre 2020, reçu le 12 novembre 2020.

10. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses deuxièmes observations le 04 décembre 2020, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier recommandé du 14 décembre 2020, reçu le 16 décembre 2020.

11. Le demandeur a présenté ses dernières observations le 11 janvier 2021, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 18 janvier 2021, reçu le 20 janvier 2021.

12. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses troisièmes et dernières observations le 15 février 2021.

13. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 22 février 2021.

Prétentions du demandeur 14. Dans son exposé des moyens, le demandeur a notamment :

— Indiqué avoir informé le titulaire de la marque contestée de l’éventualité d’une demande en déchéance, par courrier avec accusé réception du 18/02/2020 réceptionné le 06/03/2020 ; le demandeur en conclu que les éventuels actes d’exploitation de la marque contestée entrepris entre le 06/03/2020 et le 06/06/2020, ne devront pas être pris en considération dans le cadre de la procédure ;

— Précisé que la période pertinente est celle comprise entre le 02/03/2015 et le 02/03/2020 ;

— Rappelé qu’il appartient au titulaire de la marque contestée d’apporter la preuve de l’usage à titre de marque.

15. Dans ses observations, le demandeur a notamment :

— Soulevé le fait que le titulaire de la marque contestée base son argumentation sur l’ancienne rédaction de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle et non pas sur l’article L.716-3 dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 ;

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- Souligné que la concession de licence et son inscription ne sont pas des actes d’exploitation en l’absence de preuve de mise sur le marché et qu’aucune copie des deux licences invoquées par le titulaire de la marque contestée ne sont fournies de sorte qu’il ne serait pas possible de déterminer l’identité exacte du licencié, l’étendue de ses droits, le territoire ou encore la durée de la concession. Les pièces fournies seraient dès lors insuffisantes à démontrer une exploitation réelle et sérieuse de la marque contestée par un licencié autorisé ;

— Soulevé que les pièces permettent uniquement d’attester d’un usage à titre de dénomination sociale et non à titre de marque, qu’elles sont pour certaines dénuées d’informations relatives au territoire concerné par l’usage et pour d’autres uniquement à usage interne ;

— Demandé à ce que certaines d’entre elles soient rejetées à défaut d’être datées ou à raison du fait qu’elles sont datées postérieurement à la période de référence. Il conclut que ces éléments sont insuffisants et ne permettent pas de démontrer un usage sérieux à titre de marque pour les services protégés.

16. Dans ses dernières observations, le demandeur a notamment :

— Repris l’ensemble de ses arguments et soulevé que contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée, un bordereau des pièces a bien été joint à la fin des précédentes conclusions ;

— Demandé à ce que les pièces comprises entre le 06/03/2020 et le 05/06/2020, correspondant à la période suspecte, soient rejetées au titre de l’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

— Souligné l’absence de pertinence des inscriptions de concession de licences devant l’INPI, relevant notamment que le titulaire de la marque contestée a produit une licence de marque concédée le 30/05/2017 à la société Axones dans laquelle il est indiqué qu’il avait été mis fin à la précédente licence le 29/05/2017 à raison du défaut d’utilisation par l’ancien licencié de la marque contestée. Ainsi, l’allégation selon laquelle la marque contestée aurait été utilisée de 2015 à 2017 serait incohérente avec le contenu de la licence ;

— Relevé l’irrecevabilité et l’absence de pertinence des pièces relatives au licencié AXONES SAS, les pièces versées ne démontrant pas un usage à titre de marque, et devant être rejetées en l’absence de date certaine, en ce qu’elles sont à usage interne et non corroborées par des documents externes, ne reposent sur aucun élément concret ou objectif prouvant une utilisation effective et suffisante de la marque contestée sur le marché français en lien avec les services en cause et enfin ne comportent aucune information sur la nature, l’étendue et l’intensité du prétendu usage ;

— Relevé l’irrecevabilité et l’absence de pertinente des pièces relatives au licencié MOBIAPPS, étant notamment dépourvues de date certaine, postérieures à la période de référence et ne permettant pas de démontrer la nature ou l’intensité de l’exploration de la marque contestée.

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Prétentions du titulaire de la marque contestée 17. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision) et a notamment :

— Rappelé que si la reprise effectuée pendant la période suspecte n’est pas de nature à faire échec à la déchéance, à l’inverse, l’usage entrepris avant cette période suspecte est susceptible d’écarter cette demande et précisé que la demande datant du 05/06/2020, la période pertinente à prendre en considération est celle comprise entre le 05/06/2015 et le 05/03/2020 ;

— Relevé que la marque contestée a fait l’objet de trois concessions de licence enregistrées auprès de l’INPI, et mis en relation les preuves d’exploitation fournies avec ces différentes licences d’exploitation ;

— Conclu à une exploitation importante de la marque AXONES pendant la période de référence.

18. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée a notamment :

— Réitéré ses arguments et soulevé que retenir qu’il aurait commis une erreur en se basant sur l’ancienne rédaction de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle serait abusif ;

— Argué que le demandeur n’a pas fourni le bordereau de ses pièces et que de ce fait, les pièces dont la lettre de mise en demeure ne peuvent être prises en compte de sorte que la période de référence est celle comprise entre le 05/06/2015 et le 05/06/2020 ;

— Complété ses preuves d’usage par de nouvelles et rappelé qu’il est de pratique courante en matière de prestation de services que le nom de l’entreprise et de la marque sous laquelle elle commercialise ses produits et services soient identiques de sorte que l’usage d’un nom commercial ou d’entreprise peut valoir comme usage en tant que marque lorsqu’il est utilisé en relation avec lesdits produits et des services. Il cite aux fins d’illustration une décision de l’EUIPO datée du 16/05/2019 ;

— Soulevé que l’existence d’un boîtier sur lequel est apposé la marque contestée démontre l’aboutissement des services suivants : « recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs, gestion de fichiers informatiques, communication par terminaux d’ordinateurs » et donc l’usage de la marque contestée pour ces services ;

— Demandé à ce que soit rejetée la demande en déchéance, l’ensemble des documents prouvant sur la période pertinente l’usage sur le territoire français de la marque contestée.

19. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée a notamment :

— Réitéré ses arguments, et soulevé que ses pièces démontrent notamment un usage de la marque en 2016, la société AXONES étant alors partenaire de Microsoft, société notoirement connue dans le domaine de la « programmation pour ordinateurs » ;

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— Argué que ses pièces permettent également de constater que la société AXONES a tiré des bénéfices de son activité en 2015 et 2016 ;

— Démontré, par sa participation à plusieurs évènements ou salons professionnels et l’établissement de factures, que l’usage de sa marque était tourné vers l’extérieur et en contact avec le public ;

— Soutenu que les services de « géolocalisation, asset tracking (RTLS), metering » rentrent bien dans la catégorie des services de « gestion de fichiers informatiques, programmation pour ordinateurs » au vu des définitions de ces activités ;

— Réaffirmé qu’un usage à titre de dénomination sociale peut valoir usage à titre de marque ;

— Demandé à ce que la demande en déchéance soit rejetée.

II.- DECISION A- Sur la recevabilité des pièces du demandeur

20. Le titulaire de la marque contestée soulève que le demandeur n’aurait pas transmis le bordereau de ses pièces, s’appuyant sur l’article 5.1 de la Décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle n°2020-35 du 01 avril 2020 et en conclu que les pièces du demandeur doivent être rejetées, en particulier la lettre du 18 février 2020 qui lui était adressée et l’informait de l’éventualité d’une action en déchéance.

21. En réponse à ces observations, le demandeur soutient que le bordereau des pièces a bien été communiqué à la fin de son argumentation.

22. L’article 5.1 de la Décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle n°2020-35 du 01 avril 2020, relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque prévoit que :

« Les prescriptions résultant de l’article R.716-3 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants : 1° Les pièces fournies par les parties à une procédure en nullité ou en déchéance sont numérotées et listées dans un bordereau.

Dans la demande et dans les observations écrites, les parties mettent en relation leur argumentation et les pièces fournies à son appui ».

23. Ces dispositions visent à assurer une bonne administration de la procédure tant pour les parties que pour l’Institut.

24. En l’espèce, deux pièces étaient jointes à l’appui de l’exposé des moyens communiqué par le demandeur, à savoir :

— Une pièce jointe intitulée « LRAR Y.pdf » ;

- Une pièce jointe intitulée « CA Paris Women 12-09-2007.pdf ».

25. En outre, un bordereau listant les pièces fournies par le demandeur a par la suite été communiqué, à l’appui de ses observations en réponse au titulaire de la marque contestée.

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26. Si les deux pièces transmises par le demandeur au jour de l’introduction de sa demande ne figurent pas sur ce bordereau, force est toutefois de constater que leur intitulé permettait sans entraver la bonne administration de la procédure et conformément aux dispositions précitées, de les mettre en relation avec l’argumentation du demandeur, selon laquelle :

— « le 18 février 2020, le Demandeur a transmis au titulaire de la marque contestée une lettre recommandée avec accusé de réception (dont copie ci-joint), informant ce dernier de l’éventualité d’une demande en déchéance de la marque française AXONES n° 01 3 113 398, pour défaut d’exploitation » ;

— « il est de jurisprudence constante que les preuves d’exploitation fournies doivent établir l’utilisation de la marque en tant que telle, c’est-à-dire pour désigner des produits ou des services, ce qui exclut son utilisation à titre de dénomination sociale ou encore de nom commercial (Voir par exemple, CA Paris, 28 janvier 2004, Propr. Industr. 2004, n°5, p.23; voir également CA Paris, 12 septembre 2007, arrêt «Women» ci-joint) ».

27. Par conséquent, la demande du titulaire de la marque contestée visant à écarter les pièces transmises par le demandeur le jour de l’introduction de la présente demande en déchéance est rejetée.

B- Sur l’usage sérieux 28. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

29. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :

1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ;

3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

30. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique que « La demande en déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ».

31. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.

32. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

Appréciation de l’usage sérieux

33. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

34. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

35. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

36. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Période pertinente

37. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 20 juillet 2001 et son enregistrement a été publié au BOPI 2001-52 du 21 décembre 2001. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 05 juin 2020.

38. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.

39. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 05 juin 2015 au 05 juin 2020 inclus, pour l’ensemble des services désignés dans l’enregistrement :

« Travaux de bureau. Conseil, informations ou renseignements d’affaires. Bureau de placement. Gestion de fichiers informatiques. Communications par terminaux d’ordinateurs. Educations ; formation. Edition de livres, de Revues. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès Recherche scientifique et industrielle ; Programmation pour ordinateurs »

40. A cet égard, le demandeur invoque l’application de la « période suspecte » issue de l’article L.716-3 précité, d’un « délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée » arguant de ce que le titulaire de la marque contestée a été informé de l’intention du demandeur d’intenter une action en déchéance par courrier de mise en demeure en date du 18 février 2020, reçue le 6 mars 2020.

41. Le titulaire de la marque contestée considère que la lettre de mise en demeure, non indexée dans un bordereau, ne peut être prise en compte de sorte que la période de référence est celle comprise entre le 05 juin 2015 et le 05 juin 2020.

42. Ainsi qu’il a été exposé aux points 20 à 27, il n’y a pas lieu d’écarter la lettre de mise en demeure adressée par le demandeur au titulaire de la marque contestée reçue le 6 mars 2020, qui constitue ainsi le point de départ de la « période suspecte » de l’article L.716-3 précité.

43. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- Une présentation datée du 18/02/2016 sur laquelle apparait le signe et (pièce 2) ;

— Les comptes annuels de la société Axones SAS comportant le signe en première page au 31 décembre 2016 (pièce 5) ;

— Un document d’une réunion d’information daté du 3 mai 2017 comportant le signe (Pièce 6) ;

— Un papier avec en-tête dont la date n’est pas mentionné mais reprenant le signe tel que présenté dans les autres pièces (pièce 7) ;

Des extraits du compte Twitter et de la page LinkedIn Axones comportant le signe sur lesquels on peut voir plusieurs posts datés de mars à décembre 2017 (pièce 8 et 9 bis) ;

- Une fiche produit comportant en entête le signe datée de 2020, et portant sur un module multifonction sur lequel on peut constater la présence du signe (pièce 11) ;

— La fiche WHOIS du site internet www.axones.io dont la date d’enregistrement renseignée est le 07/03/2020 (pièce 13) ;

— Un contrat de licence exclusive signé le 30/05/2017 entre le titulaire de la marque contestée et la société Axones, portant sur la marque contestée (pièce 17) ;

— Un avenant « AU CONTRAT DE PRESTATION D’ASSISTANCE TECHNIQUE SIGNE EN DATE DU 02 mars 2015 » signé le 24/06/2015 entre la société Axones et la société D*** (pièces 18 et 19) ;

— Un contrat d’application de prestation signé le 27/06/2016 entre la société Axones et la société C*** (pièce 20) ;

— Un contrat de prestations de services informatiques signé le 16/03/2012 entre la société Axones et la société L*** (pièce 21) accompagné de ses Conditions Particulières portant sur la période du 08/11/2016 au 31/12/2016 (pièce 22) ;

— La « Notification du marché subséquent n°3 » du 12/12/2016 accompagnée dudit contrat signé le 08/12/2016 entre la société Axones et la société C*** (pièce 23) ;

— La « Notification du marché subséquent n°4 » du 12/12/2016 accompagnée dudit contrat signé le 02/12/2016 entre la société Axones et la société C*** (pièce 24) ;

— Un contrat de « TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE » signé le 12/02/2016 entre la société Axones et la société E*** (pièce 25) ;

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— Un courrier du 29/12/2016 portant sur un « Bon de commande Assistance Technique » signé le 16/12/2016 signé entre la société Axones et la société C*** (pièce 26) ;

— Un contrat de « Prestations de services d’assistance technique informatique » signé le 03/01/2019 entre la société Axones et la société F*** (pièce 27) ;

— Une commande d’achat datée du 05/01/2017 à l’attention de la société Axones (pièce 28) ;

— Un procès-verbal de réception daté du 27/02/2017 mentionnant la société Axones (pièce 29) ;

— Une facture du 31/03/2017 sur laquelle figure en entête le signe (pièce 30) ;

— Deux extraits « web.archive.org » du site internet www.axones.com datés du 25/04/2015 sur lesquels on peut voir le signe AXONES en verbal ou (pièces 31 et 32) ;

— Un contrat de licence exclusive d’exploitation de la marque contestée signé le 08/01/2020 entre le titulaire de la marque contestée et la société MOBIAPPS (pièce 33) ;

— Un extrait du site www.mobiapps.fr daté du 27/02/2020 indiquant que la société « MOBIAPPS a décidé de lancer sa nouvelle marque : Axones » (pièce 34) ;

— Une facture du 01/07/2020 pour la réservation du nom de domaine axones.io (pièce 35) ;

— Un extrait du compte Twitter Axones mentionnant la création du compte en mars 2020 (pièce 37) ;

— Un extrait du compte Twitter Axones sur lequel un post daté du 14/05/2020 mentionne le lancement du site internet et sur lequel apparait le signe et en bas de page « MOBIAPPS » (pièce 38) ;

— Des extraits du compte Facebook Axones sur lesquels on peut voir plusieurs posts datés entre juillet 2016 et décembre 2017 sur lesquels on peut voir notamment le signe (pièce 40).

44. La plupart des éléments de preuve d’usage sont datés dans la période pertinente, à savoir entre le 05 juin 2015 et le 06 mars 2020.

45. Si le demandeur soulève une incohérence tirée du fait que le contrat de licence signé le 30/05/2017 (pièce 17) précise que « Monsieur Y avait conclu un contrat de licence marque le 25 novembre 2003 avec la société FINAXYS, auquel les parties ont confirmé par acte en date du 29 mai 2017 qu’il y a été mis fin, la société FINAXYS n’exploitant plus la marques AXONES », force est Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

de constater qu’un usage du signe AXONES entre 2015 et mai 2017 a bien eu lieu (notamment pièces 2, 5, 6, 8, 9 bis, 30, 31, 40).

46. Par ailleurs, le contrat de licence signé le 08/01/2020 avec la société MOBIAPPS (pièce 33) ainsi que l’extrait du site www.mobiapps.fr daté du 27/02/2020 indiquant que la société « MOBIAPPS a décidé de lancer sa nouvelle marque : Axones » (pièce 34) apportent la preuve d’actes préparatoires à l’usage de la marque contestée par la société MOBIAPPS, antérieurs à la période suspecte.

47. Ainsi, les éléments de preuves postérieurs au point de départ de la période suspecte, le 06 mars 2020, tels que la fiche WHOIS et la facture OVH cloud (pièces 13 et 35) attestant de la réservation du nom de domaine www.axones.io à compter du 07/01/2020, ou relatifs à la poursuite des activités du licencié du titulaire de la marque contestée entreprise antérieurement à la période suspecte (pièce 38), peuvent être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente. Il en va de même des éléments de preuve antérieurs à juin 2015 (notamment pièces 31 et 32), permettant d’attester de l’existence du site internet axones.com très peu de temps avant la période pertinente.

48. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

Usage par le titulaire de la marque contestée ou avec son consentement 49. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée.

50. En l’espèce, il ressort de la copie de la marque contestée (pièce 1) que trois licences ont été respectivement inscrites au registre national des marques :

— le 01/04/2004, sous le numéro 389875 au bénéfice de la société AXONES SAS,
- le 13/11/2017, sous le numéro 711381au bénéfice de la société AXONES (pièce 17),
- et le 10/01/2020 sous le numéro 777392 au bénéfice de la société MOBIAPPS (pièce 33).

51. La société AXONES qui apparaît, dans le contrat de licence du 30/05/2017 inscrit le 13/11/2017, immatriculée au RCS sous le n°443 739 693 et domiciliée « 205 Avenue Georges Clémenceau, 92024 NANTERRE CEDEX » est signataire de l’ensemble des contrats fournis (pièces 18 à 27 du titulaire de la marque contestée) lesquels ont été signés en 2012, 2015 et 2016. Elle est également à l’origine de la facture du 05/01/2017 (pièce 28), du procès-verbal de réception du 27/02/2017 (pièce 29) et des factures du 31/03/2017 et 22/03/2017 (pièce 30-1 et 30-2), en sorte que la marque contestée apparaît avoir été exploitée avec l’accord du titulaire de la marque contestée.

52. Si cet usage apparaît antérieur au contrat de licence susvisé, il apparaît néanmoins (page 2 du contrat) que la société AXONES « exploite en accord avec Monsieur Y » la marque contestée, et que les parties ont souhaité « préciser les conditions de cette exploitation et en fixer la durée », en sorte que l’argument du demandeur selon lequel l’usage allégué serait incohérent avec le contenu de la licence n’apparait pas pertinent. Il ressort au demeurant des extraits du compte Twitter et de la page LinkedIn Axones sur lesquels on peut voir plusieurs posts datés de mars à décembre 2017 (pièces 8 et 9 bis), que cet usage s’est bien continué après la concession de licence susvisée.

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53. Enfin, l’usage de la marque contestée concédé à la société MOBIAPPS par le titulaire de la marque contestée apparaît confirmé par des extraits de sites internet et réseaux sociaux (pièces 34, 35, 37 et 38).

54. En conséquence, la marque contestée apparaît avoir été utilisée avec le consentement du titulaire de la marque contestée.

Lieu de l’usage 55. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.

56. Dans ses observations, le demandeur soutient que le titulaire de la marque contestée n’apporte pas la preuve d’un usage sur le territoire français.

57. Le titulaire de la marque contestée relève à cet égard que les « comptes annuels au 31 décembre 2016 » (pièce 5) précisent que « Le chiffre d’affaires est réalisé pour 100% en France », et que l’extrait du site internet de la société MOBIAPPS qui exploite la marque contestée pour désigner une offre de services informatiques (pièce 34) atteste à l’évidence que le territoire concerné est la France.

58. En l’espèce, il ressort notamment de certains éléments versés au dossier que la marque française contestée a fait l’objet de licences d’exploitation consenties sur le territoire français (pièces 17 et 33). Les divers contrats signés par la société AXONES en France (pièces 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27), extraits de sites internet (notamment pièces 31 et 32 et) et communications effectuées sur les réseaux sociaux (pièces 8, 9 bis et 37) faisant apparaître le signe AXONES sont en outre exclusivement rédigés en français.

Par ailleurs, le papier à entête sur lequel figure le signe (pièce 7) faisant apparaître une adresse française de la société AXONES, qui se trouve corroborée par l’extrait du compte Linkedin Axones (pièce 7), est utilisé dans le cadre d’un contrat (pièce 22), dont le lieu d’exécution de la prestation de service est situé à la Défense.

59. Il ressort d’une appréciation globale des pièces précitées, corroborées au document relatif aux comptes annuels de la société AXONES sur 2016, que des prestations informatiques ont été rendues par la société AXONES sur le territoire français.

60. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’ensemble des éléments de preuve produit permette d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente.

Nature et importance de l’usage 61. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.

62. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

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63. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Nature de l’usage 64. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe AXONES sous la forme verbale sous laquelle il a été enregistré à titre de marque, mais également sous les formes complexes : , , ou encore .

65. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.

66. En l’espèce, force est de constater que les formes modifiées susvisées n’altèrent pas le caractère distinctif de l’élément AXONES, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.

67. Par ailleurs, il convient d’écarter l’argumentation du demandeur selon laquelle la marque contestée aurait fait l’objet d’un usage à titre de dénomination sociale et non à titre de marque

68. En effet, ainsi que le souligne le titulaire de la marque contestée, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144).

69. En l’espèce, les contrats de prestations de services informatiques (pièce 22 notamment) signés par « la société AXONES SAS » sur papier à entête sur lequel figure le signe (pièce 7), les factures établies sur ce même papier à entête (pièces 30- 1 et 30-2), la présentation du 18/02/2016 sur laquelle figure la marque associée à la base line « Architectes de solutions agiles » dans laquelle on peut lire que la mission d’Axones et d’« Accompagner la « transformation digitale » par la « Réalisation d’applicatifs, Intégration de solutions », la « Conduite de changement, accompagnement aux nouveaux usages » et l’ « Innovation, R&D, POC … » (pièce 2), conjugués aux extraits de réseaux sociaux sur lesquels on peut voir également le signe et la mention « AXONES, 20 ans de conception et de réalisation de solutions applicatives- 160 ingénieurs et consultants » (pièce 8) montrent une utilisation du signe non seulement pour désigner l’entreprise comme le soutient le demandeur, mais également de nature à établir un lien entre le signe AXONES et des prestations de services informatiques couvertes par l’enregistrement de la marque contestée, ce qui démontre un usage à titre de marque.

70. En outre, l’extrait du site www.mobiapps.fr daté du 27/02/2020 indiquant que la société « MOBIAPPS a décidé de lancer sa nouvelle marque : Axones » (pièce 34), l’extrait du site www.axones.io, daté du 26/05/2020, sur lequel figure également le signe ainsi que la mention « Axones, votre partenaire fournisseur de solutions technologiques pour la géolocalisation et la tracking sur un réseau IoT Mesh » (webarchive – pièce 36 et l’extrait du compte Twitter Axones sur lequel figure un post du 14/05/2020 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

mentionnant le slogan « Axones, votre partenaire de solutions technologiques » (pièce 38) , conjugués au signe apposé sur un produit « faisant partie de la gamme de produits Axones pour la mise en place d’une solution technologique » (pièce 11) montrent l’usage de ce signe à titre de marque en lien avec des services informatiques couverts par l’enregistrement de la marque contestée.

71. En outre, le titulaire de la marque contestée a été présent sur les réseaux sociaux en 2017 et en 2020 (pièces 8, 9 et 38) et a participé à plusieurs évènements publics dont il a partagé l’évènement sur les réseaux sociaux (pièces 2 et 8) en sorte que l’usage de la marque contestée s’est opéré publiquement et vers l’extérieur pendant la période pertinente et non pas uniquement au sein de la société du titulaire de la marque contestée.

72. Ainsi, et contrairement à ce qu’indique le demandeur, les pièces prises dans leur ensemble démontrent bien que la marque litigieuse est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des services pour lesquels elle a été enregistrée.

Importance de l’usage 73. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).

74. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

75. Il ressort des éléments versés au débat, et ainsi que le souligne le titulaire de la marque contestée, que le chiffre d’affaire réalisé par la société a augmenté entre 2015 et 2016 passant ainsi de 11 950 k€ à 12318 k€ (pièces 4 et 5). Ces chiffres, conjugués aux contrats fournis (pièces 18 à 27), aux extraits des pages internet issus des réseaux sociaux et ainsi qu’aux diverses participation à des évènements publics (pièces 2 et 8) permettent d’établir que l’usage du signe AXONES ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces services.

76. En revanche, si les pièces fournies relatives à l’usage de la marque contestée par la société Mobiapps permettent d’établir le lancement d’une nouvelle activité de services de « géolocalisation, asset tracking (RTLS), metering », elles n’apparaissent pas suffisantes pour démontrer un usage effectif au cours de la période pertinente.

77. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente.

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Usage pour les produits enregistrés

78. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.

79. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée soutient d’une part qu’ « en 2015-2016-2017, la marque AXONES était exploitée pour des services de « programmation pour ordinateurs, gestion de fichiers informatiques, communication par terminaux d’ordinateurs, formation, recherche scientifique et industrielle » comme en atteste les pièces n°2 à N°9 ». (page 5 de ses dernières observations), et d’autre part que depuis le 8 janvier 2020, la société MOBIAPPS exploite la marque AXONES pour désigner une offre de service informatique, et que « les services de « géolocalisation, asset tracking (RTLS), metering » entrent bien dans la catégorie de services de gestion de fichiers informatiques, programmation pour ordinateurs (page 12 de ses observations) et que « l’existence du boitier revêtu de la marque AXONES (pièce n°11 déjà communiquée) démontre bien l’aboutissement et donc l’usage de divers services de « recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs, gestion de fichiers informatiques, communication par terminaux d’ordinateurs » (page 15 de ses observations).

Sur les services pour lesquels l’usage sérieux est démontré

80. Il ressort des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que la marque « AXONES » est utilisée pour des prestations informatiques et en particulier des prestations en lien avec la programmation et la conception d’application et de système informatique dans le cadre des divers contrats conclus et fournis (pièces 16 à 27 précitées).

81. Ainsi, un usage sérieux a été démontré pour les services de « Programmation pour ordinateurs » en classe 42.

82. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents pour les services de « Programmation pour ordinateurs ». Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 83. En revanche, le titulaire de la marque contestée ne développe aucune argumentation en lien avec les pièces produites quant à l’usage de la marque contestée pour les « Travaux de bureau. Conseil, informations ou renseignements d’affaires. Bureau de placement. Educations ; Edition de livres, de Revues. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès».

84. En outre, l’usage précédemment relevé au point 80 pour des prestations informatiques en lien avec la programmation et la conception d’application et de système informatique, ne permet pas d’établir un lien avec les services de « Gestion de fichiers informatiques. Communications par terminaux d’ordinateurs. formation. Recherche scientifique et industrielle ».

85. Par ailleurs, ainsi que relevé au point 76, le lancement d’une nouvelle activité de services de « géolocalisation, asset tracking (RTLS), metering » sous la marque contestée par la société Mobiapps, ne permet pas d’établir un usage effectif pour les services de « recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs, gestion de fichiers informatiques, communication par terminaux d’ordinateurs ».

86. En tout état de cause, il ne saurait être déduit du simple fait que le titulaire de la marque contestée ou son licencié commercialise un module multifonction, produit non couvert par l’enregistrement de celle-ci, qu’il a également procédé à sa conception et que la preuve d’un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

usage sérieux serait ainsi rapportée pour les services de « recherche scientifique et industrielle ; gestion de fichiers informatiques, communications par terminaux d’ordinateurs ».

87. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents pour les services de : « Travaux de bureau. Conseil, informations ou renseignements d’affaires. Bureau de placement. Gestion de fichiers informatiques. Communications par terminaux d’ordinateurs. Educations ; formation. Edition de livres, de Revues. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Recherche scientifique et industrielle ».

Conclusion

88. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les services de « Programmation pour ordinateurs » et n’a pas justifié d’un juste motif de non exploitation au regard des produits visés au point 87, en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour ces derniers.

89. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.

90. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 05 juin 2020, pour les produits visés au point 87.

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : La demande en déchéance DC20-0036 est partiellement justifiée. Article 2 : Le titulaire de la marque contestée, Mr. Y est déclaré déchu de ses droits sur la marque n°01 / 3113398 à compter du 05 juin 2020 pour les services suivants : « Travaux de bureau. Conseil, informations ou renseignements d’affaires. Bureau de placement. Gestion de fichiers informatiques. Communications par terminaux d’ordinateurs. Educations ; formation. Edition de livres, de Revues. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès Recherche scientifique et industrielle ».

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