DC20-0045 Le 28/07/2021 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 11 juin 2020, la société à responsabilité limitée à associé unique ADRIEN CLAVEL CONSEIL (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC20-0045 contre la marque n°91/1646533 déposée le 26 février 1991 ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, a été publié au BOPI 1991-31 du 02 août 1991 et a été régulièrement renouvelé.

La société de droit suisse PRODUITS NESTLE (titulaire de la marque contestée) est devenue titulaire de la marque contestée par suite d’une transmission partiel e de propriété inscrite le 11 mai 2005 sous le n°410557 publiée au BOPI 2005-19 du 13 mai 2005.

2. La demande porte sur l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Publicité, distribution de prospectus, d’échantillons, location de matériel publicitaire, impression de travaux publicitaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires, entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, location de machines à écrire et de matériel de bureau ; éducation, institution d’enseignement, édition de livres, revues, abonnements de journaux, prêts de livres, dressage d’animaux ; divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision, production de films, agences pour artistes, location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; hôtellerie, restauration, maisons de repos, de convalescence, pouponnières, accompagnement en société, salons de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

beauté, de coiffure, pompes funèbres, fours crématoires, réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs, travaux d’ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires, travaux du génie (pas pour la construction), prospections, forages, essais de matériaux, laboratoires, location de matériel pour exploitation agricole de vêtements, de literie, d’appareils distributeurs. ».

3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’une usage sérieux ».

4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi qu’au mandataire ayant procédé au renouvel ement de la marque contestée.

6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 16 juil et 2020, reçu le 20 juil et 2020. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non- exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Le 16 septembre 2020, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée à l’égard des services visés par la demande en déchéance.

8. Les observations du titulaire de la marque contestée, ont été transmises au demandeur par courrier recommandé en date le 29 septembre 2020, reçu le 1^er octobre 2020.

9. Le demandeur a présenté des observations en réponse le 29 octobre 2020, lesquel es ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 13 novembre 2020, reçu le 18 novembre 2020.

10. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses deuxièmes observations le 11 décembre 2020, lesquel es ont été transmises au demandeur par courrier recommandé du 21 décembre 2020, reçu le 24 décembre 2020.

11. Le demandeur a présenté ses dernières observations le 29 janvier 2021, lesquel es ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 03 février 2021, reçu le 05 février 2021.

12. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses troisièmes et dernières observations le 03 mars 2021.

13. Une audition ayant été accordée suite à requête du demandeur, les parties ont été invitées, par courrier du 22 mars 2021, à présenter des observations orales en application de l’article R.716-6 le 10 mai 2020à 14h30.

14. L’audition a eu lieu le 10 mai 2021 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations.

15. Compte tenu du contexte sanitaire, cette audition a vu son accès limité au représentant du demandeur, au demandeur, au représentant du titulaire de la marque contestée et aux col aborateurs de l’Institut ainsi que le permet l’article 6 de la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque prévoyant que « la séance de la commission est publique. Le président de séance se réserve le droit d’en limiter ou d’en fermer l’accès si les circonstances l’exigent ».

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16. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intel ectuel e, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 10 mai 2021.

Prétentions du demandeur

17. Dans ses premières observations, le demandeur a notamment soulevé que :

— L’objectif affiché de la réforme issue de l’Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 était d’apurer les registres et qu’en introduisant la présente demande en déchéance il ne faisait qu’exercer son droit, la marque contestée n’étant plus utilisée depuis près de 25 ans et son titulaire n’en faisant pas un usage sérieux ;

— Il est étonnant que la licence consentie à la société LACTALIS NESTLE FRAIS MARQUES SA n’ait pas été inscrite ;

— Le titulaire revendique l’usage de la marque sous une forme modifiée dont la physionomie est différente de la marque verbale contestée ;

— Les pièces apportées portent uniquement sur des yaourts de sorte qu’un usage ne saurait être reconnu pour des produits similaires et l’apposition de la marque sur des supports publicitaires ne saurait constituer un usage pour les services de l’enregistrement attaqué ;

— Le titulaire de la marque contestée ne fournit aucune preuve se rapportant à l’usage de la marque contestée, par son licencié et pendant la période pertinente, pour les services désignés ;

— Les preuves apportées sont insuffisantes pour caractériser un usage sérieux, les volumes de ventes al égués étant dérisoires et les ventes ponctuel es.

Il a également demandé à ce que la déchéance soit prononcée pour l’ensemble des services avec une date d’effet au 11 juin 2015.

18. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur a, tout en réitérant ses arguments, notamment soulevé que :

— Il ne saurait lui être reproché un détournement de la loi alors qu’il n’a pas à justifier d’un intérêt à agir et que de surcroit, cette demande s’inscrit dans une démarche entrepreneuriale ;

— Le demandeur, qui atteste que les licences des marques LA LAITIERE et FLANBY n’ont pas été inscrites n’en apporte pas la preuve ;

— La question n’est pas de savoir si le licencié avait obligation de mentionner la marque contestée sur ses réseaux sociaux et son site internet, mais bien de constater que le demandeur n’avait aucune intention de promouvoir la marque contestée, laquel e ne figure pas non plus sur son site internet ;

— S’agissant de l’usage sous une forme modifiée, les décisions citées par le demandeur ne sont pas transposables, un tel usage s’appréciant au cas par cas mais qu’en tout état de cause, le demandeur ne saurait relayer les éléments figuratifs de la marque exploitée au second rang celui-ci n’ayant pas hésité à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

remplacer l’élément verbal CHAMBOURCY par NESTLE tout en conservant les éléments figuratifs qu’il prétend être de faible importance ;

— Selon l’EUIPO « il n’est pas opportun d’accepter que la preuve concernant l’usage de produits ou de services «différents» mais «liés» d’une certaine façon, couvre automatiquement des produits ou des services enregistrés. En particulier, la notion de similitude des produits et services n’est pas valable dans ce contexte. ».

Il a également demandé à ce que soit mis à la charge du titulaire de la marque contestée, au titre de la répartition des frais, la somme de 1200 euros et à présenter des observations orales.

19. Dans ses observations orales, le demandeur a réitéré ses précédents arguments.

A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis :

— Pièce n°1: Certificat d’identité de la marque CHAMBOURCY n° 3733506 et état des inscriptions portées au registre national des marques
- Pièce n°2 : Avis de publication de la demande d’enregistrement de la marque française CHAMBOURCY déposée le 12 juin 2020 sous le n° 20 4656459 au nom de la société Adrien Clavel Conseil
- Pièce n°3 : Extrait du site Internet officiel de la vil e de Chambourcy
- Pièce n°4 : Extrait du site Internet Ile de France Terre de Saveurs
- Pièce n°5 : Article du journal Les Échos du 10 novembre 1995 « Nestlé met sous le boisseau sa marque Chambourcy »
- Pièce n°6 : Article du journal Les Échos du 24 septembre 1997 « Nestlé restructure sévèrement sa division ultrafrais Chambourcy »
- Pièce n°7 : Rapport extrait du site Internet de Nestlé à l’adresse www.nestle.com intitulé « Nestlé Le défi du changement 1990 –2005 »
- Pièce n°8 : Article du journal Les Échos du 25 avril 2002 « Gironde: la laiterie CBSA en liquidation »
- Pièce n°9 : Rapport d’enquête d’usage de la marque CHAMBOURCY en France de la société Guyot Consultants du 2 juin 2020
- Pièce n°10 : Recherche sur le site Internet de Nestlé France à l’adresse www.nestle.fr à partir du mot clef « Chambourcy »
- Pièce n°11: « Les marques de Nestlé en France », extrait du site Internet de Nestlé France à l’adresse www.nestle.fr
- Pièce n°12 : Extrait du site Internet de la société Lactalis Consommation Hors Foyer à l’adresse www.lacatalisfoodservice.fr
- Pièce n°13 : Extrait de la page Linkedin de la société Lactalis Nestlé Ultra Frais Marques SA
- Pièce n°14 : Catalogue Restauration Hors Foyer accessible sur le site Internet de la société Lactalis Consommation Hors Foyer
- Pièce n°15 : Liste des marques de la gamme de produits ultra frais commercialisées par la société Lactalis Consommation Hors Foyer extraite du site Internet à l’adresse www.lacatalisfoodservice.fr
- Pièce n°16 : Données chiffrées sur le marché des yaourts en France extraites de la base de statistiques mondiales Planetscope, à l’adresse www.planetscope.com
- Pièce n°17: Fiche d’identité de la société Fierbois Tradition extraite de la base de données Societe.com
- Pièce n°18 : Photographie des yaourts et desserts lactés de la marque LE FIERBOIS extraite du site Internet à l’adresse www.fierboistradition.fr
- Pièce n°19 : Fiche INSEE la société Joyenval
- Pièce n°20 : Notice biographique de Madame Marie X extraite du site Internet de la liste électorale ayant remporté les élections en 2020 et extrait du site Internet de la commune de Chambourcy Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— Pièce n°21 : Rapport d’enquête d’usage de la marque CHAMBOURCY en France de la société Guyot Consultants du 2 juin 2020, version signée
- Pièce n°22 : Copie de l’ouvrage « Chambourcy et Nestlé – Une histoire de gourmandise » de Y et Z, édition Nestlé France, 1999
- Pièce n°23 : Etude FranceAgrimer « La consommation de produits laitiers en 2019 »
- Pièce n°24 : Chiffre d’affaires de la société Nestlé Ultra Frais Marques SA en 2019 (source Societe.com)
- Pièce n°25 : Captures d’écran du Site Internet de vente en ligner de l’enseigne de la grande distribution E. Leclerc
- Pièce n°26 : Extrait du groupe Facebook « Je me souviens »
- Pièce n°27 : Commentaire sur la page Facebook d’un internaute
- Pièce n°28 : Extrait de la page Facebook du supermarché E. Leclerc Bourg en Bresse
- Pièce n°29 : Pages d’accueil du site Internet et du compte Facebook de la marque LA LAITIERE
- Pièce n°30 : Page d’accueil du compte Facebook de la marque SVELTESSE
- Pièce n°31 : Enveloppe du courrier RAR n°2C 165 264 88009 3 de l’INPI du 21 décembre 2020 revêtue du tampon de la poste attestant de sa réception le 30 décembre 2020 par M^e G et copie du courrier de l’INPI du 23 décembre 2020

Prétentions du titulaire de la marque contestée

20. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a, tout en apportant des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux (qui seront analysées dans la décision ci-après), notamment soulevé que :

— Le demandeur qui se présente, sur les réseaux sociaux, comme un « consultant indépendant » a dès le 12 juin 2020 déposé auprès de l’Institut et auprès de l’EUIPO deux demandes de marques CHAMBOURCY contre lesquel es des oppositions ont été formées ;

— L’apposition d’une marque sur un produit imprimé est susceptible de constituer un usage valable pour les produits et services si la teneur des publications confirme l’usage du signe pour les produits et services couverts par l’enregistrement, ce qui qui n’est pas démontré ;

— L’article L.715-4 du code la propriété intel ectuel e vise également les cas où la marque est exploitée sous une forme modifiée et relève que la marque contestée ne diffère qu’en des éléments négligeables de la marque exploitée ;

— L’usage sérieux ne doit être confondu avec la notion de succès commercial et qu’en tout état de cause, la marque a bien été utilisée en France sur la période pertinente.

21. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée a, tout en complétant ses pièces et en réitérant ses arguments, notamment soulevé que :

- Si les objectifs affichés par la loi ne peuvent être discutés, l’on peut néanmoins s’interroger sur son éventuel détournement pour in fine profiter de la notoriété développée et entretenue par les marques CHAMBOURCY ;

— Le fait que l’acte de licence n’ait pas été inscrit au registre est sans incidence et qu’en outre, ni le contrat de licence ni l’acte de confirmation ne font mention de l’obligation pour le licencié de mentionner la marque contestée sur les réseaux sociaux.

Il a également demandé : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- A ce que l’usage, si la demande était accueil ie, soit reconnu pour les produits suivants : « lait, crème, beurre, fromage et produits laitiers ; succédanés du lait ; boissons lactées où le lait prédomine ;desserts à base de lait et desserts à base de crème ; yoghourts ;glaces à l’eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux glacés, crèmes glacées, desserts glacés, yoghourts glacés, poudres et liants (compris dans cette classe) pour faire des glaces comestibles et/ou glaces à l’eau et/ou sorbets et/ou confiseries glacées et/ou gâteaux glacés et/ou crèmes glacées et/ou desserts glacés et/ou yoghourts glacés ;boissons à base de ferments lactiques »,
- A présenter des observations orales,
- A ce que soit mis à la charge du demandeur la somme 1300, en cas de procédure orale et au titre de la répartition des frais.

22. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée a, tout en réitérant ses arguments, notamment soulevé que :

— Ce n’est que postérieurement à l’introduction de la présente demande en déchéance que le demandeur a créé sa société et s’interroge sur les intentions de celui-ci, le lien de filiation entre le dirigeant de la société demanderesse et un membre de l’équipe municipale ne pouvant qu’interpel er dans un dossier concernant un nom de col ectivité territoriale ;

— S’agissant de l’usage de la marque sous une forme modifiée, le terme CHAMBOURCY est au centre du logo et que nier son caractère distinctif reviendrait à nier celui des marques déposées par le demandeur lui-même ;

— Apporter la preuve du défaut d’inscription des marques LA LAITIERE et FLANBY reviendrait à apporter la preuve d’un fait négatif ce qui est quasiment impossible ;

— L’usage démontré est bien commercial et a bien pour but de distinguer les produits de par leur provenance.

23. Dans ses observations orales, le titulaire de la marque contestée a réitéré ses précédents arguments.

A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants :

— Annexe 1 : Copie de la marque dont la déchéance est sol icitée
- Annexe 2 : Acte confirmatif de licence
- Annexe 3 : Camions miniatures
- Annexe 4 : Rayon supermarché Leclerc
- Annexe 5 : Preuves d’usage o Pièce n°1 : CASINO o Pièce n°2 : GEANT CASINO o Pièce n°3 : Facture 2019 o Pièce n°4 : Facture 2020 o Pièce n°5 : Facture 2019b o Pièce n°6 : Facture 2018 o Pièce n° 7 : Facture 2018b o Pièce n°8 : Facture 2017 o Pièce n°9 : Facture 2016 o Pièce n°10 : Facture 2015 o Pièce n°10bis : Factures CASINO France août 2018 o Pièce n°10bis : Factures CASINO France juil et2018 o Pièce n°10 bis : Factures Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

o Pièce n°11 : Volume Chambourcy IRI o Pièce n°12 : Catalogue LACTALIS_2020 o Pièce n°13 : Offre SPAR o Pièce n°14 : Bases OPENFOODFACTS o Pièce n° 15 : Bases OPENFOODFACTS o Pièce n°16 : Bases OPENFOODFACTS o Pièce n°17 : Affaire ALPEN COLA 1 o Pièce n°17 : Affaire ALPEN COLA 2 o Pièces n°18 : Rapport NESTLE o Pièce n°19 : Affidavit en o Pièce n°19 : Affidavit (traduction) o Pièce n° 20 : Factures o Pièce n°21 : Socara

II.- DECISION A- Sur la recevabilité de la demande en déchéance

24. Le titulaire de la marque contestée s’interroge sur un éventuel détournement de la loi, les actes du demandeur démontrant qu’il entend obtenir la nul ité de ses marques, col ecter des informations commerciales et in fine s’approprier la notoriété développée et entretenue des marques Chambourcy.

En effet, le demandeur, qui ne serait « manifestement pas un spécialiste du marché alimentaire et/ou des produits laitiers », mais se présente comme un « consultant indépendant » a déposé, moins de vingt-quatre heures après avoir initié la présente demande en déchéance, deux demandes d’enregistrement CHAMBOURCY faisant aujourd’hui l’objet de procédures d’opposition devant l’EUIPO et l’Institut. Le titulaire de la marque contestée constate en outre que la société JOYENVALE, destinée à produire et commercialiser les produits du demandeur, a été immatriculée postérieurement à l’introduction de la présente demande.

25. Le demandeur souligne qu’il n’a fait qu’exercer son droit en engageant la présente procédure en déchéance, ayant constaté que le titulaire de la marque contestée n’exploitait plus sa marque depuis près de vingt-cinq ans, de manière à la libérer en vue de l’exploiter ; en sorte qu’il ne saurait lui être reproché un quelconque détournement de la loi.

Il relève en outre que l’introduction d’une demande en déchéance n’est pas subordonnée à la démonstration d’un intérêt à agir et que cette demande s’inscrit dans une démarche entrepreneuriale.

Enfin, il précise que la société JOYENVALE, éponyme du nom d’une abbaye située dans la commune de Chambourcy et immatriculée le 02 novembre 2020, sera en effet en charge de la production et de la commercialisation de produits alimentaires estampil és sous la marque CHAMBOURCY et produits en partie à partir de fruits de saison récoltés dans le bassin de Chambourcy, réputé pour ses vergés.

26. Il convient de préciser que si l’intérêt à agir n’est pas requis dans le cadre des demandes en déchéance formées devant l’Institut, en application de l’article L.716-3 du code de la propriété intel ectuel e, la notion d’abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande de déchéance. Le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur, en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipol ente au dol.

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27. Il ressort des pièces apportées par le demandeur et notamment du rapport d’enquête du 02 juin 2020 (pièce 9), selon lequel « L’exploitation de la marque CHAMBOURCY par la société Produits Nestlé SA n’a pas été détectée entre 2010 et 2015 » corroboré au document intitulé « Nestlé Le défi du changement 1990-2005 » (pièce 7) rapportant que « la société n’hésite pas à sacrifier des noms de marque connus de longue date sur l’autel de la clarté. L’exemple de Chambourcy est évocateur : cette marque de produits laitiers réfrigérés très connue et appréciée en France, rachetée par NESTEL en 1978, est promus ultérieurement marque stratégique (…) Dans cette logique, B prend le risque d’irriter temporairement les consommateur français en abandonnant la marque CHAMBOURCY et en la remplaçant par NESTLE (…) la nouvelle variante de la marque ombrelle NESTLE conserva la typographie et les couleurs du logo de CHAMBOURCY, et figure depuis lors sur tous les produits laitiers réfrigérés de Nestlé Europe », que celui-ci a pu déduire, sans mauvaise foi, de ces éléments que le titulaire n’exploitait plus la marque contestée.

28. Par ail eurs, s’il a déposé une marque postérieurement à la demande en déchéance, il précise que cette demande d’enregistrement s’inscrit dans une démarche entrepreneuriale ; force est en outre de constater comme le relève lui-même le titulaire de la marque contestée qu’une opposition est en cours à l’encontre de cette demande d’enregistrement.

29. Ainsi, rien ne permet de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit du demandeur d’agir en déchéance.

30. Par conséquent, la demande en déchéance est recevable.

B- Sur l’usage sérieux 31. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intel ectuel e, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels el e est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

32. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :

1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ;

3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

33. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique que « La demande en déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ».

34. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. El e peut être rapportée par tous moyens.

35. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

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Appréciation de l’usage sérieux 36. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

37. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

38. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

39. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Période pertinente

40. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 26 février 1991 et son enregistrement a été publié au BOPI 1991-31 du 02 août 1991. La demande en déchéance a quant à el e été déposée le 11 juin 2020.

41. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq à la date du dépôt de la demande en déchéance.

42. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 11 juin 2015 au 11 juin 2020 inclus, pour les services suivants :

« Publicité, distribution de prospectus, d’échantillons, location de matériel publicitaire, impression de travaux publicitaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires, entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, location de machines à écrire et de matériel de bureau ; éducation, institution d’enseignement, édition de livres, revues, abonnements de journaux, prêts de livres, dressage d’animaux ; divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision, production de films, agences pour artistes, location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; hôtellerie, restauration, maisons de repos, de convalescence, pouponnières, accompagnement en société, salons de beauté, de coiffure, pompes funèbres, fours crématoires, réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs, travaux d’ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires, travaux du génie (pas pour la construction), prospections, forages, essais de matériaux, laboratoires, location de matériel pour exploitation agricole de vêtements, de literie, d’appareils distributeurs. ».

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43. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée afin de démontrer l’usage du signe sur la période pertinente sont les suivants :

— Fiche promo A3distrib portant notamment sur la promotion de yaourts CHAMBOURCY sur la période comprise entre 28/06/2016 et le 10/07/2016 (pièce 1) ;

— Document à usage interne intitulé « Stop rayon + Radio chez Géant & Casino » portant notamment sur la promotion de yaourts Chambourcy sur la période comprise entre le 03/04/2018 et le 14/04/2018 (pièce 2) ;

—  29 factures datées de la période pertinente relatives à la vente de yaourts CHAMBOURCY (pièces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10bis et 20) ;

— Un gril e tarifaire mentionnant la marque CHAMBOURCY et datée du 01/03/2020 (pièce 12) ;

— Une attestation de l’administrateur de l’entreprise LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES relevant le volume des ventes des produits CHAMBOURCY et le chiffre d’affaire correspondant de 2015 à 2020 (pièce 19).

44. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés de la période pertinente. Si l’attestation de l’administrateur de l’entreprise licenciée ne l’est pas, el e peut néanmoins être prise en considération dans le cadre d’une appréciation globale, cel e-ci portant sur des volumes des ventes et chiffres d’affaire réalisés relevant de la période pertinente.

45. Ces éléments permettent d’établir que signe a bien été utilisé sur cette même période.

46. Par conséquent, les éléments de preuves présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

Usage par le titulaire de la marque contestée ou avec son consentement

47. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée.

48. En l’espèce, il ressort des pièces apportées par le titulaire de la marque contestée que le signe a été exploité par la société LACTALIS HORS FOYER, avec qui il a conclu plusieurs accords, et la société LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES (factures des pièces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,10bis et 20) alors pourtant qu’aucune licence n’a été inscrite (Annexe I).

49. Cependant, dans l’acte confirmatif (Annexe II), il apparait que la société LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES, en tant que licencié de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, est habilitée à utiliser la marque contestée avec le consentement de son titulaire depuis le 15 novembre 2006.

50. En outre, comme le relève le titulaire de la marque contestée, il est indifférent, pour constater le consentement, que la licence ait été inscrite (CA Paris, 03/03/2004 PIBD 2004, n°787, III, p.337 ; Cass., 31/01/2006, PIBD 2006, n°828, III, p.287).

51. Par ail eurs, l’usage de la marque par la société LACTALIS HORS FOYER n’est pas remis en cause.

52. En conséquence, la marque contestée apparaît avoir été utilisée avec le consentement du titulaire de la marque contestée.

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Lieu de l’usage

53. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.

54. En l’espèce, il ressort de l’acte confirmatif (Annexe II) que la licence porte sur des marques valables en France, en particulier la marque contestée, et de l’ensembles des factures que l’usage a bien eu lieu sur le territoire français, les adresses de livraison étant situées dans divers département comme l’Yonne, le Doubs, la Haute-Vienne, la Drôme, les Bouches-du-Rhône, la Haute Garonne, le Haut Rhin, l’Isère, la Sarthe, l’Al ier, Le Calvados ou encore la Seine et Marne (pièces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bis et 20).

55. En outre, les promotions (pièces 1 et 2) sont rédigées en français et la gril e tarifaire (pièce 12) est applicable à la France métropolitaine.

56. Il ressort d’une appréciation globale des pièces précitées, corroborée à l’attestation de l’administrateur de l’entreprise licenciée se référant au volume des ventes et chiffres d’affaire réalisés en France (pièce 19) que le signe a bien été utilisé sur le territoire national.

57. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’ensemble des éléments de preuve produit permet d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente.

Nature et importance de l’usage

58. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.

59. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

60. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

61. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).

62. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

63. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe CHAMBOURCY sous la forme verbale sous laquel e il a été enregistré à titre de marque (notamment sur les factures), mais également sous la forme complexe :

64. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (TUE, 28/06/2017, Tayto group Ltd / EUIPO, T- 287/15, citée par le titulaire de la marque contestée dans ses observations).

65. En l’espèce, force est de constater que les couleurs et éléments figuratifs n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément CHAMBOURCY, élément central du signe.

66. Si comme souligne le demandeur ces éléments figuratifs sont également utilisés par le titulaire de la marque contestée pour sa marque complexe NESTLE et sont susceptibles de renseigner le consommateur sur l’origine économique de ces produits, il convient néanmoins de souligner que l’élément verbal CHAMBOURCY est seul destiné à être prononcé par le consommateur, en sorte qu’il apparait dominant et son caractère distinctif non altéré.

67. En outre, il ressort des pièces apportées par le titulaire de la marque contestée et en particulier de la combinaison :

— des diverses publicités et fiches produits (pièces 1, 2, 14, 15 et 16) sur lesquel es on peut constater que la marque est apposée sur des yaourts,
- de la gril e tarifaire des marques du licencié LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES (pièce 12) sur laquel e figure la marque contestée,
- des diverses factures (pièces 3 à 10 bis et 20),
- de l’attestation de l’administrateur de l’entreprise LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES relevant le volume des ventes des produits CHAMBOURCY et le chiffre d’affaire correspondant de 2015 à 2020 (pièce 19),

que l’usage du signe contesté s’est opéré, sous sa forme verbale ou modifiée, publiquement et vers l’extérieur pendant la période pertinente et non pas uniquement au sein de la société du titulaire de la marque contestée.

68. Le titulaire de la marque contestée soutient, afin de démontrer l’usage sérieux pour les services suivants : « publicité, distribution de prospectus, d’échantillons, location de matériel publicitaire, impression de travaux publicitaires, aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires, édition de livres, revues, divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision, production de films, hôtellerie, restauration », que l’apposition d’une marque sur un produit imprimé est susceptible de constituer un usage valable si la teneur des publications confirme l’usage du signe pour des produits et services couverts par l’enregistrement (TUE, 05/10/2010, Strategi Group Ltd/OHMI – Reed Business Information (BRI), T-92/09, point 32).

69. Il ressort des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée et en particulier des publicités (pièces 1 et 2), que les supports portent certes sur la promotion de yaourts estampil és CHAMBOURCY, toutefois, la teneur de ces documents ne permet pas d’attester d’un usage de la marque pour les services précités qui seraient rendus par le titulaire de la marque contestée et à destination de tiers.

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70. S’agissant des services suivants : « entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, location de machines à écrire et de matériel de bureau ; éducation, institution d’enseignement, abonnements de journaux, prêts de livres, dressage d’animaux ; agences pour artistes, location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; maisons de repos, de convalescence, pouponnières, accompagnement en société, salons de beauté, de coiffure, pompes funèbres, fours crématoires, réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs, travaux d’ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires, travaux du génie (pas pour la construction), prospections, forages, essais de matériaux, laboratoires, location de matériel pour exploitation agricole de vêtements, de literie, d’appareils distributeurs », il convient de relever que l’usage n’est ni soulevé par le titulaire de la marque contestée, ni démontré.

71. Ainsi, contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée, ces éléments ne permettent pas d’attester d’un usage du signe en relation avec les services couverts par la marque contestée, le signe étant systématique utilisé en relation avec des yaourts.

72. Par conséquent, les pièces transmises ne fournissent pas suffisamment d’indications concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente pour les services visés à l’enregistrement.

Conclusion 73. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a pas démontré son usage sérieux ni justifié d’un juste motif de non exploitation, en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour l’ensemble des services visés à l’enregistrement.

74. L’article L.716-3 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

75. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquel e est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme cel e faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée. En l’espèce, en l’absence de la preuve d’un usage sérieux, le motif de déchéance est survenu le 02 août 1996 (la publication de son enregistrement ayant eu lieu au BOPI 1991-31 du 02 août 1991).

76. La requête du demandeur vise à déchoir le titulaire de ses droits sur la marque contestée à compter du 11 juin 2015.

77. Cette date étant postérieure à la survenance du motif de déchéance, il y a lieu de donner droit à cette requête.

78. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 11 juin 2015.

C- Sur la répartition des frais

79. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

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80. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

81. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante dès lors que la demande en déchéance est reconnue justifiée pour l’ensemble des services visés.

82. Par ail eurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté à deux reprises des observations en réponse à la demande en nul ité. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé outre les frais nécessaires à la présentation de sa demande, des frais liés à la présentation de ses observations en réplique à la réponse du titulaire de la marque contestée.

83. Les parties ont en outre présenté des observations orales.

84. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, partie perdante à la présente procédure, la somme de 1200 euros au titre des frais exposés [(600 euros « au titre de la phase écrite », 500 euros « au titre des frais de représentation, ainsi que 100 euros « au titre de la phase orale »)].

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : La demande en déchéance DC20-0045 est justifiée. Article 2 : La société de droit suisse SOCIETE DES PRODUITS NESTLE est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°91/1646533 à compter du 11 juin 2015 pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement.

Article 3 : La somme de 1200 euros est mise à la charge de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE au titre des frais exposés.

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