DC20-0044 Le 28/07/2021 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 11 juin 2020, la société à responsabilité limitée à associé unique ADRIEN CLAVEL CONSEIL (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC20- 0044 contre la marque n°02/3198634 déposée le 09 décembre 2002 ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société de droit suisse PRODUITS NESTLE (titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2011-16 du 22 avril 2011 et a été régulièrement renouvelé.

2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 29 : Viande, poisson et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers, entremets, yaourts, crèmes à base d’oeufs, mousses à base de lait, fromages frais, spécialités laitières, desserts lactés ou le lait prédomine, boissons lactées ou le lait prédomine ; huiles et graisses comestibles ;

Classe 30 : Café, thé, cacao, boissons à base de café, de thé ou de cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops pour boissons. ».

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’une usage sérieux ».

4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi qu’au mandataire ayant procédé au renouvel ement de la marque contestée.

6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 16 juil et 2020, reçu le 20 juil et 2020. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non- exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Le 16 septembre 2020, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée à l’égard des services visés par la demande en déchéance.

8. Les observations du titulaire de la marque contestée, ont été transmises au demandeur par courrier recommandé en date le 29 septembre 2020, reçu le 1^er octobre 2020.

9. Le demandeur a présenté des observations en réponse le 29 octobre 2020, lesquel es ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 13 novembre 2020, reçu le 18 novembre 2020.

10. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses deuxièmes observations le 11 décembre 2020, lesquel es ont été transmises au demandeur par courrier recommandé du 21 décembre 2020, reçu le 24 décembre 2020.

11. Le demandeur a présenté ses dernières observations le 29 janvier 2021, lesquel es ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 03 février 2021, reçu le 05 février 2021.

12. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses troisièmes et dernières observations le 03 mars 2021.

13. Une audition ayant été accordée suite à la requête du demandeur, les parties ont été invitées, par courrier du 22 mars 2021, à présenter des observations orales en application de l’article R.716-6 le 10 mai 2020 à 14h30.

14. L’audition a eu lieu le 10 mai 2021 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations.

15. Compte tenu du contexte sanitaire, cette audition a vu son accès limité au représentant du demandeur, au demandeur, au représentant du titulaire de la marque contestée et aux col aborateurs de l’Institut ainsi que le permet l’article 6 de la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque prévoyant que « la séance de la commission est publique. Le président de séance se réserve le droit d’en limiter ou d’en fermer l’accès si les circonstances l’exigent ».

16. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intel ectuel e, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 10 mai 2021.

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Prétentions du demandeur

17. Dans ses premières observations, le demandeur a notamment soulevé que :

— L’objectif affiché de la réforme issue de l’Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 était d’apurer les registres et qu’en introduisant la présente demande en déchéance il ne faisait qu’exercer son droit, la marque contestée n’étant plus utilisée depuis près de 25 ans et son titulaire n’en faisant pas un usage sérieux ;

— Il est étonnant que la licence consentie à la société LACTALIS NESTLE FRAIS MARQUES SA n’ait pas été inscrite ;

— Le titulaire revendique l’usage de la marque sous une forme modifiée dont la physionomie est différente de la marque verbale contestée ;

— Les pièces apportées portent uniquement sur des yaourts de sorte qu’un usage ne saurait être reconnu pour des produits similaires ;

— Les preuves apportées sont insuffisantes pour caractériser un usage sérieux, les volumes de ventes al égués étant dérisoires et les ventes ponctuel es.

Il a également demandé à ce que la déchéance soit prononcée pour l’ensemble des produits ou à tout le moins, si un usage sérieux devait être reconnu, pour tous les produits à l’exception des yaourts avec une date d’effet au 11 juin 2015.

18. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur a, tout en réitérant ses arguments, notamment soulevé que :

— Il ne saurait lui être reproché un détournement de la loi alors qu’il n’a pas à justifier d’un intérêt à agir et que de surcroit, cette demande s’inscrit dans une démarche entrepreneuriale ;

— Le demandeur, qui atteste que les licences des marques LA LAITIERE et FLANBY n’ont pas été inscrites n’en apporte pas la preuve ;

— La question n’est pas de savoir si le licencié avait obligation de mentionner la marque contestée sur ses réseaux sociaux et son site internet, mais bien de constater que le demandeur n’avait aucune intention de promouvoir la marque contestée, laquel e ne figure pas non plus sur son site internet ;

— S’agissant de l’usage sous une forme modifiée, les décisions citées par le demandeur ne sont pas transposables, un tel usage s’appréciant au cas par cas mais qu’en tout état de cause, le demandeur ne saurait relayer les éléments figuratifs de la marque exploitée au second rang celui-ci n’ayant pas hésité à remplacer l’élément verbal CHAMBOURCY par NESTLE tout en conservant les éléments figuratifs qu’il prétend être de faible importance.

Il a également demandé à ce que soit mis à la charge du titulaire de la marque contestée, au titre de la répartition des frais, la somme de 1100 euros ou de 1200 euros en cas de procédure orale.

19. Dans ses observations orales, le demandeur a réitéré ses précédents arguments.

A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis :

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— Pièce n°1: Certificat d’identité de la marque CHAMBOURCY n° 3733506 et état des inscriptions portées au registre national des marques
- Pièce n°2 : Avis de publication de la demande d’enregistrement de la marque française CHAMBOURCY déposée le 12 juin 2020 sous le n° 20 4656459 au nom de la société Adrien Clavel Conseil
- Pièce n°3 : Extrait du site Internet officiel de la vil e de Chambourcy
- Pièce n°4 : Extrait du site Internet Ile de France Terre de Saveurs
- Pièce n°5 : Article du journal Les Échos du 10 novembre 1995 « Nestlé met sous le boisseau sa marque Chambourcy »
- Pièce n°6 : Article du journal Les Échos du 24 septembre 1997 « Nestlé restructure sévèrement sa division ultrafrais Chambourcy »
- Pièce n°7 : Rapport extrait du site Internet de Nestlé à l’adresse www.nestle.com intitulé « Nestlé Le défi du changement 1990 –2005 »
- Pièce n°8 : Article du journal Les Échos du 25 avril 2002 « Gironde: la laiterie CBSA en liquidation »
- Pièce n°9 : Rapport d’enquête d’usage de la marque CHAMBOURCY en France de la société Guyot Consultants du 2 juin 2020
- Pièce n°10 : Recherche sur le site Internet de Nestlé France à l’adresse www.nestle.fr à partir du mot clef « Chambourcy »
- Pièce n°11: « Les marques de Nestlé en France », extrait du site Internet de Nestlé France à l’adresse www.nestle.fr
- Pièce n°12 : Extrait du site Internet de la société Lactalis Consommation Hors Foyer à l’adresse www.lacatalisfoodservice.fr
- Pièce n°13 : Extrait de la page Linkedin de la société Lactalis Nestlé Ultra Frais Marques SA
- Pièce n°14 : Catalogue Restauration Hors Foyer accessible sur le site Internet de la société Lactalis Consommation Hors Foyer
- Pièce n°15 : Liste des marques de la gamme de produits ultra frais commercialisées par la société Lactalis Consommation Hors Foyer extraite du site Internet à l’adresse www.lacatalisfoodservice.fr
- Pièce n°16 : Données chiffrées sur le marché des yaourts en France extraites de la base de statistiques mondiales Planetscope, à l’adresse www.planetscope.com
- Pièce n°17: Fiche d’identité de la société Fierbois Tradition extraite de la base de données Societe.com
- Pièce n°18 : Photographie des yaourts et desserts lactés de la marque LE FIERBOIS extraite du site Internet à l’adresse www.fierboistradition.fr
- Pièce n°19 : Fiche INSEE la société Joyenval
- Pièce n°20 : Notice biographique de Madame X extraite du site Internet de la liste électorale ayant remporté les élections en 2020 et extrait du site Internet de la commune de Chambourcy
- Pièce n°21 : Rapport d’enquête d’usage de la marque CHAMBOURCY en France de la société Guyot Consultants du 2 juin 2020, version signée
- Pièce n°22 : Copie de l’ouvrage « Chambourcy et Nestlé – Une histoire de gourmandise » de Y et Z, édition Nestlé France, 1999
- Pièce n°23 : Etude FranceAgrimer « La consommation de produits laitiers en 2019 »
- Pièce n°24 : Chiffre d’affaires de la société Nestlé Ultra Frais Marques SA en 2019 (source Societe.com)
- Pièce n°25 : Captures d’écran du Site Internet de vente en ligner de l’enseigne de la grande distribution E. Leclerc
- Pièce n°26 : Extrait du groupe Facebook « Je me souviens »
- Pièce n°27 : Commentaire sur la page Facebook d’un internaute
- Pièce n°28 : Extrait de la page Facebook du supermarché E. Leclerc Bourg en Bresse
- Pièce n°29 : Pages d’accueil du site Internet et du compte Facebook de la marque LA LAITIERE
- Pièce n°30 : Page d’accueil du compte Facebook de la marque SVELTESSE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— Pièce n°31 : Enveloppe du courrier RAR n°2C 165 264 8817 8 de l’INPI du 21 décembre 2020 revêtue du tampon de la poste attestant de sa réception le 30 décembre 2020 par M^e G et copie du courrier de l’INPI du 23 décembre 2020

Prétentions du titulaire de la marque contestée

20. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a, tout en apportant des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux (qui seront analysées dans la décision ci-après), notamment soulevé que :

— Le demandeur qui se présente, sur les réseaux sociaux, comme un « consultant indépendant » a dès le 12 juin 2020 déposé auprès de l’Institut et auprès de l’EUIPO deux demandes de marques CHAMBOURCY contre lesquel es des oppositions ont été formées ;

— L’article L.715-4 du code la propriété intel ectuel e vise également les cas où la marque est exploitée sous une forme modifiée et relève que la marque contestée ne diffère qu’en des éléments négligeables de la marque exploitée ;

— L’usage sérieux ne doit être confondu avec la notion de succès commercial et qu’en tout état de cause, la marque a bien été utilisée en France sur la période pertinente.

21. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée a, tout en complétant ses pièces et en réitérant ses arguments, notamment soulevé que :

— Si les objectifs affichés par la loi ne peuvent être discutés, l’on peut néanmoins s’interroger sur son éventuel détournement pour in fine profiter de la notoriété développée et entretenue par les marques CHAMBOURCY ;

— Le fait que l’acte de licence n’ait pas été inscrit au registre est sans incidence et qu’en outre, ni le contrat de licence ni l’acte de confirmation ne font mention de l’obligation pour le licencié de mentionner la marque contestée sur les réseaux sociaux.

Il a également demandé :

— A ce que l’usage, si la demande était accueil ie, soit reconnu pour les produits suivants : « lait, crème, beurre, fromage et produits laitiers ; succédanés du lait ; boissons lactées où le lait prédomine ;desserts à base de lait et desserts à base de crème ; yoghourts ;glaces à l’eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux glacés, crèmes glacées, desserts glacés, yoghourts glacés, poudres et liants (compris dans cette classe) pour faire des glaces comestibles et/ou glaces à l’eau et/ou sorbets et/ou confiseries glacées et/ou gâteaux glacés et/ou crèmes glacées et/ou desserts glacés et/ou yoghourts glacés ;boissons à base de ferments lactiques »,
- A présenter des observations orales,
- A ce que soit mis à la charge du demandeur la somme 1300 euros, en cas de procédure orale et au titre de la répartition des frais.

22. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée a, tout en réitérant ses arguments, notamment soulevé que :

— Ce n’est que postérieurement à l’introduction de la présente demande en déchéance que le demandeur a créé sa société et s’interroge sur les intentions de celui-ci ;

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— S’agissant de l’usage de la marque sous une forme modifiée, le terme CHAMBOURCY est au centre du logo et que nier son caractère distinctif reviendrait à nier celui des marques déposées par le demandeur lui-même ;

— Apporter la preuve du défaut d’inscription des marques LA LAITIERE et FLANBY reviendrait à apporter la preuve d’un fait négatif ce qui est quasiment impossible ;

— L’usage démontré est bien commercial et a bien pour but de distinguer les produits de par leur provenance.

23. Dans ses observations orales, le titulaire de la marque contestée a réitéré ses précédents arguments.

A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants :

— Annexe 1 : Copie de la marque dont la déchéance est sol icitée
- Annexe 2 : Acte confirmatif de licence
- Annexe 3 : Camions miniatures
- Annexe 4 : Rayon supermarché Leclerc
- Annexe 5 : Preuves d’usage : o Pièce n°1 : CASINO o Pièce n°2 : GEANT CASINO o Pièce n°3 : Facture 2019 o Pièce n°4 : Facture 2020 o Pièce n°5 : Facture 2019b o Pièce n°6 : Facture 2018 o Pièce n° 7 : Facture 2018b o Pièce n°8 : Facture 2017 o Pièce n°9 : Facture 2016 o Pièce n°10 : Facture 2015 o Pièce n°10bis : Factures CASINO France août 2018 o Pièce n°10bis : Factures CASINO France juil et2018 o Pièce n°10 bis : Factures o Pièce n°11 : Volume Chambourcy IRI o Pièce n°12 : Catalogue LACTALIS_2020 o Pièce n°13 : Offre SPAR o Pièce n°14 : Bases OPENFOODFACTS o Pièce n° 15 : Bases OPENFOODFACTS o Pièce n°16 : Bases OPENFOODFACTS o Pièce n°17 : Affaire ALPEN COLA 1 o Pièce n°17 : Affaire ALPEN COLA 2 o Pièces n°18 : Rapport NESTLE o Pièce n°19 : Affidavit en o Pièce n°19 : Affidavit (traduction) o Pièce n° 20 : Factures o Pièce n°21 : Socara

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II.- DECISION A- Sur la recevabilité de la demande en déchéance

24. Le titulaire de la marque contestée s’interroge sur un éventuel détournement de la loi, les actes du demandeur démontrant qu’il entend obtenir la nul ité de ses marques, col ecter des informations commerciales et in fine s’approprier la notoriété développée et entretenue des marques Chambourcy.

En effet, le demandeur qui ne serait « manifestement pas un spécialiste du marché alimentaire et/ou des produits laitiers », mais se présente comme un « consultant indépendant » a déposé, moins de vingt-quatre heures après avoir initié la présente demande en déchéance, deux demandes d’enregistrement CHAMBOURCY faisant aujourd’hui l’objet de procédures d’opposition devant l’EUIPO et l’Institut. Le titulaire de la marque contestée constate en outre que la société JOYENVALE, destinée à produire et commercialiser les produits du demandeur, a été immatriculée postérieurement à l’introduction de la présente demande.

25. Le demandeur souligne qu’il n’a fait qu’exercer son droit en engageant la présente procédure en déchéance, ayant constaté que le titulaire de la marque contestée n’exploitait plus sa marque depuis près de vingt-cinq ans, de manière à la libérer en vue de l’exploiter ; en sorte qu’il ne saurait lui être reproché un quelconque détournement de la loi.

Il relève en outre que l’introduction d’une demande en déchéance n’est pas subordonnée à la démonstration d’un intérêt à agir et que cette demande s’inscrit dans une démarche entrepreneuriale.

Enfin, il précise que la société JOYENVALE, éponyme du nom d’une abbaye située dans la commune de Chambourcy et immatriculée le 02 novembre 2020, sera en effet en charge de la production et de la commercialisation de produits alimentaires estampil és sous la marque CHAMBOURCY et produits en partie à partir de fruits de saison récoltés dans le bassin de Chambourcy, réputé pour ses vergés.

26. Il convient de préciser que si l’intérêt à agir n’est pas requis dans le cadre des demandes en déchéance formées devant l’Institut, en application de l’article L.716-3 du code de la propriété intel ectuel e, la notion d’abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande de déchéance. Le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur, en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipol ente au dol.

27. Il ressort des pièces apportées par le demandeur et notamment du rapport d’enquête du 02 juin 2020 (pièce 9), selon lequel « L’exploitation de la marque CHAMBOURCY par la société Produits Nestlé SA n’a pas été détectée entre 2010 et 2015 » corroboré au document intitulé « Nestlé Le défi du changement 1990-2005 » (pièce 7) rapportant que « la société n’hésite pas à sacrifier des noms de marque connus de longue date sur l’autel de la clarté. L’exemple de Chambourcy est évocateur : cette marque de produits laitiers réfrigérés très connue et appréciée en France, rachetée par NESTEL en 1978, est promus ultérieurement marque stratégique (…) Dans cette logique, B prend le risque d’irriter temporairement les consommateur français en abandonnant la marque CHAMBOURCY et en la remplaçant par NESTLE (…) la nouvelle variante de la marque ombrelle NESTLE conserva la typographie et les couleurs du logo de CHAMBOURCY, et figure depuis lors sur tous les produits laitiers réfrigérés de Nestlé Europe », que celui-ci a pu déduire, sans mauvaise foi, de ces éléments que le titulaire n’exploitait plus la marque contestée.

28. Par ail eurs, s’il a déposé une marque postérieurement à la demande en déchéance, il précise que cette demande d’enregistrement s’inscrit dans une démarche entrepreneuriale ; force est Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

en outre de constater comme le relève lui-même le titulaire de la marque contestée qu’une opposition est en cours à l’encontre de cette demande d’enregistrement.

29. Ainsi, rien ne permet de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit du demandeur d’agir en déchéance.

30. Par conséquent, la demande en déchéance est recevable.

B- Sur l’usage sérieux 31. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intel ectuel e, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels el e est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

32. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :

1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ;

3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

33. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique que « La demande en déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ».

34. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. El e peut être rapportée par tous moyens.

35. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

Appréciation de l’usage sérieux 36. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

37. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

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38. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

39. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Période pertinente

40. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 09 décembre 2002 et son enregistrement a été publié au BOPI 2011-16 du 22 avril 2011. La demande en déchéance a quant à el e été déposée le 11 juin 2020.

41. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq à la date du dépôt de la demande en déchéance.

42. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 11 juin 2015 au 11 juin 2020 inclus, pour les produits désignés dans l’enregistrement :

« Classe 29 : Viande, poisson et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers, entremets, yaourts, crèmes à base d’oeufs, mousses à base de lait, fromages frais, spécialités laitières, desserts lactés ou le lait prédomine, boissons lactées ou le lait prédomine ; huiles et graisses comestibles ;

Classe 30 : Café, thé, cacao, boissons à base de café, de thé ou de cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops pour boissons. ».

43. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée pour les produits susvisés sont notamment les suivants :

— Fiche promo A3distrib portant notamment sur la promotion de yaourts CHAMBOURCY sur la période comprise entre 28/06/2016 et le 10/07/2016 (pièce 1) ;

— Document à usage interne intitulé « Stop rayon + Radio chez Géant & Casino » portant notamment sur la promotion de yaourts Chambourcy sur la période comprise entre le 03/04/2018 et le 14/04/2018 (pièce 2) ;

—  29 factures datées de la période pertinente relatives à la vente de yaourts CHAMBOURCY (pièces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10bis et 20) ;

— Un gril e tarifaire mentionnant la marque CHAMBOURCY et datée du 01/03/2020 (pièce 12) ;

— Une attestation de l’administrateur de l’entreprise LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES relevant le volume des ventes des produits CHAMBOURCY et le chiffre d’affaire correspondant de 2015 à 2020 (pièce 19). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

44. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés de la période pertinente. Si l’attestation de l’administrateur de l’entreprise licenciée ne l’est pas, el e peut néanmoins être prise en considération dans le cadre d’une appréciation globale, cel e-ci portant sur des volumes des ventes et chiffres d’affaire réalisés relevant de la période pertinente.

45. Ces éléments permettent d’établir que la marque contestée a bien été commercialisée sur cette même période.

46. Par conséquent, les éléments de preuves présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Usage par le titulaire de la marque contestée ou avec son consentement 47. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée.

48. En l’espèce, il ressort des pièces apportées par le titulaire de la marque contestée que cel e-ci a été exploitée par la société LACTALIS HORS FOYER, avec qui il a conclu plusieurs accords, et la société LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES (factures des pièces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,10bis et 20) alors pourtant qu’aucune licence n’a été inscrite (Annexe I).

49. Cependant, dans l’acte confirmatif (Annexe II), il apparait que la société LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES, en tant que licencié de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, est habilitée à utiliser la marque contestée avec le consentement de son titulaire depuis le 15 novembre 2006.

50. En outre, comme le relève le titulaire de la marque contestée, il est indifférent, pour constater le consentement, que la licence ait été inscrite (CA Paris, 03/03/2004 PIBD 2004, n°787, III, p.337 ; Cass., 31/01/2006, PIBD 2006, n°828, III, p.287).

51. Par ail eurs, l’usage de la marque par la société LACTALIS HORS FOYER n’est pas remis en cause.

52. En conséquence, la marque contestée apparaît avoir été utilisée avec le consentement du titulaire de la marque contestée.

Lieu de l’usage 53. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.

54. En l’espèce, il ressort de l’acte confirmatif (Annexe II) que la licence porte sur des marques valables en France, en particulier la marque contestée, et de l’ensembles des factures que l’usage a bien eu lieu sur le territoire français, les adresses de livraison étant situées dans divers département comme l’Yonne, le Doubs, la Haute-Vienne, la Drôme, les Bouches-du-Rhône, la Haute Garonne, le Haut Rhin, l’Isère, la Sarthe, l’Al ier, Le Calvados ou encore la Seine et Marne (pièces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bis et 20).

55. En outre, les promotions (pièces 1 et 2) sont rédigées en français et la gril e tarifaire (pièce 12) est applicable à la France métropolitaine.

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56. Il ressort d’une appréciation globale des pièces précitées, corroborée à l’attestation de l’administrateur de l’entreprise licenciée se référant au volume des ventes et chiffres d’affaire réalisés en France (pièce 19) que le signe a bien été utilisé sur le territoire national.

57. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’ensemble des éléments de preuve produit permet d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente.

Nature et importance de l’usage 58. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.

59. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

60. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Nature de l’usage 61. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe CHAMBOURCY sous la forme verbale sous laquel e il a été enregistré à titre de marque (notamment sur les factures), mais également sous la forme complexe :

62. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (TUE, 28/06/2017, Tayto group Ltd / EUIPO, T- 287/15, citée par le titulaire de la marque contestée dans ses observations).

63. En l’espèce, force est de constater que les couleurs et éléments figuratifs n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément CHAMBOURCY, élément central du signe.

64. Si comme souligne le demandeur ces éléments figuratifs sont également utilisés par le titulaire de la marque contestée pour sa marque complexe NESTLE et sont susceptibles de renseigner le consommateur sur l’origine économique de ces produits, il convient néanmoins de souligner que l’élément verbal CHAMBOURCY est seul destiné à être prononcé par le consommateur, en sorte qu’il apparait dominant et son caractère distinctif non altéré.

65. En outre, il ressort des pièces apportées par le titulaire de la marque contestée et en particulier de la combinaison : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- des diverses publicités et fiches produits (pièces 1, 2, 14, 15 et 16) sur lesquel es on peut constater que la marque est apposée sur des yaourts,
- de la gril e tarifaire des marques du licencié LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES (pièce 12) sur laquel e figure la marque contestée,
- des diverses factures (pièces 3 à 10 bis et 20) mentionnant la marque de yaourt,
- de l’attestation de l’administrateur de l’entreprise LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES relevant le volume des ventes des produits CHAMBOURCY et le chiffre d’affaire correspondant de 2015 à 2020 (pièce 19),

que l’usage de la marque contestée s’est opéré, sous sa forme verbale ou modifiée, publiquement et vers l’extérieur pendant la période pertinente et non pas uniquement au sein de la société du titulaire de la marque contestée.

66. Ainsi les pièces prises dans leur ensemble démontrent bien que la marque litigieuse est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits pour lesquels elle a été enregistrée. Importance de l’usage 67. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).

68. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

69. Le demandeur soutient que les produits concernés sont des produits de grande consommation appartenant au marché des yaourts et des laits fermentés, lequel était estimé en 2015 à plus d’un mil ion de tonnes pour un chiffre d’affaire de près de 2 mil iards d’euros (pièce 16). Il soulève que le titulaire de la marque contestée, qui se présente comme un des acteurs principal du marché en question, ne justifie pas de volumes suffisamment importants pour caractériser un usage sérieux de la marque contestée.

70. Le titulaire de la marque concernée soutient quant à lui que si les volumes commercialisés ne sont pas très importants, les produits de la marque CHAMBOURCY ont bien été vendus de manière continue en France sur la période pertinente et que sur l’année 2018, pas moins de 45 tonnes de yaourts ont été livrés et commercialisés.

71. En l’espèce, il ressort des factures, corroborées à l’attestation du directeur financier de LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS selon laquel e le volume des ventes des produits CHAMBOURCY était de 92,8 tonnes en 2016 de 95, 7 tonnes en 83.7 (pièce 19) que, bien que ce chiffre soit en baisse, les produits de la marque, à savoir des yaourts naturels brassés et des yaourts aux fruits, ont été commercialisés de manière continue sur le territoire nationale et pendant la période pertinente.

72. Si cet usage peut paraître faible compte tenu de la nature des produits concernés, de grande consommation et de leur bas prix, il peut toutefois être compensé par des preuves de l’intensité, de la fréquence ou d’une certaine constance dans le temps de l’usage du signe contesté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

73. A cet égard, les factures produites démontrent que les produits CHAMBOURCY ont été commercialisés de manière continue sur la période contestée. En outre, si les volumes des ventes sont qualifiés de faibles par le demandeur, force est de constater que sur une même facture, la quantité de produits CHAMBOURCY commercialisée est équivalente, la plupart du temps, à cel e des autres produits figurant sur la même facture.

74. Par ail eurs, la comparaison opérée par le demandeur entre les volumes commercialisés par le titulaire de la marque contestée et son licencié, acteurs importants du marché des yaourts et des laits fermentés sur lequel on trouve une multitude d’acteurs, avec ceux d’un opérateur commercialisant des yaourts artisanaux, marché de niche où par définition les acteurs sont moindres, ne permet pas d’en déduire que le titulaire de la marque contestée fait un usage de sa marque dans le seul but de s’en réserver l’exploitation.

75. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente.

Usage pour les produits enregistrés

76. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.

77. En l’espèce, le demandeur soutient que si par extraordinaire, un usage sérieux devait être retenu, la déchéance sera prononcée pour tous les produits visés, à l’exception des yaourts.

78. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que la déchéance partiel e devait être prononcée, l’usage devrait être reconnu pour les produits suivants : « lait, crème, beurre, fromage et produits laitiers ; succédanés du lait ; boissons lactées où le lait prédomine ;desserts à base de lait et desserts à base de crème ; yoghourts ;glaces à l’eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux glacés, crèmes glacées, desserts glacés, yoghourts glacés, poudres et liants (compris dans cette classe) pour faire des glaces comestibles et/ou glaces à l’eau et/ou sorbets et/ou confiseries glacées et/ou gâteaux glacés et/ou crèmes glacées et/ou desserts glacés et/ou yoghourts glacés ;boissons à base de ferments lactiques ».

Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré

79. Il ressort des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que la marque « CHAMBOURCY » est utilisée pour des yaourts et en particulier des yaourts naturels brassés et des yaourts aux fruits.

80. Ainsi, un usage sérieux a été démontré pour les produits suivants « yaourts » en classe 29.

81. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents pour les services de « yaourts ». Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 82. En revanche, le titulaire de la marque contestée ne développe aucune argumentation en lien avec les pièces produites quant à l’usage de la marque contestée pour les produits suivants :

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« Classe 29 : Viande, poisson et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers, entremets, crèmes à base d’oeufs, mousses à base de lait, fromages frais, spécialités laitières, desserts lactés ou le lait prédomine, boissons lactées ou le lait prédomine ; huiles et graisses comestibles ;

Classe 30 : Café, thé, cacao, boissons à base de café, de thé ou de cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops pour boissons. ».

83. En outre, les produits suivants : « , crème, beurre, fromage; succédanés du lait ; desserts à base de lait et desserts à base de crème ; glaces à l’eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux glacés, crèmes glacées, desserts glacés, yoghourts glacés, poudres et liants (compris dans cette classe) pour faire des glaces comestibles et/ou glaces à l’eau et/ou sorbets et/ou confiseries glacées et/ou gâteaux glacés et/ou crèmes glacées et/ou desserts glacés et/ou yoghourts glacés ; boissons à base de ferments lactiques » mentionnés par le titulaire de la marque contestée dans son argumentation ne figurent pas dans le libel é des produits couverts par la marque contestée.

84. En tout état de cause, ainsi que le relève le demandeur, il ne saurait être déduit du simple fait que le titulaire de la marque contestée ou son licencié commercialise des yaourts, produits qui pourraient être jugés similaires à des produits pour lesquels l’exploitation n’est pas avérée, que la preuve d’un usage sérieux serait ainsi rapportée pour les produits précités au point 81.

85. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents pour les produits suivants : « Viande, poisson et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers, entremets, crèmes à base d’oeufs, mousses à base de lait, fromages frais, spécialités laitières, desserts lactés ou le lait prédomine, boissons lactées ou le lait prédomine ; huiles et graisses comestibles ; Café, thé, cacao, boissons à base de café, de thé ou de cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops pour boissons. ». Conclusion 86. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les « yaourts » et n’a pas justifié d’un tel usage pour les produits cités au point 85, en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour ces derniers.

87. L’article L.716-3 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

88. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquel e est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme cel e faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée.

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89. En l’espèce, en l’absence de la preuve d’un usage sérieux pour certains des produits visés à l’enregistrement, le motif de déchéance est survenu le 22 avril 2016 (l’enregistrement ayant eu lieu au BOPI 2011-16 du 22 avril 2011).

90. Or, le demandeur a demandé à ce que la déchéance soit prononcée le 11 juin 2015, soit avant l’écoulement d’une période ininterrompue de cinq ans, en sorte que cette date ne peut être considérée comme étant cel e à laquel e est survenu un motif de déchéance.

91. Ainsi, à défaut d’une requête au sens de l’article L.716-3 dernier alinéa précité, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance.

92. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 11 juin 2020, pour les produits visés au point 85.

C- Sur la répartition des frais

93. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

94. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

95. En l’espèce, bien que le demandeur ait présenté une demande de prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en déchéance.

96. Le titulaire de la marque contestée a également présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il ne peut cependant être considéré comme partie gagnante dès lors que son enregistrement a été modifié par la décision de déchéance.

97. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.

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PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : La demande en déchéance DC20-0044 est partiel ement justifiée. Article 2 : La société de droit suisse SOCIETE DES PRODUITS NESTLE est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 02 / 3198634 à compter du 11 juin 2020 pour les produits suivants : « Viande, poisson et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers, entremets, crèmes à base d’oeufs, mousses à base de lait, fromages frais, spécialités laitières, desserts lactés ou le lait prédomine, boissons lactées ou le lait prédomine ; huiles et graisses comestibles ; Café, thé, cacao, boissons à base de café, de thé ou de cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops pour boissons. ».

Article 3 : Les demandes de répartition des frais sont rejetées.

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