DC20-0059 Le 03/08/2021 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411- 5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714- 6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 02 juillet 2020, la société de droit sud-coréen HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC20-0059 contre la marque verbale n°99829220 déposée le 15 décembre 1999 ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 2000-20 du 19 mai 2000 et régulièrement renouvelé.

La société organisée selon les lois de Puerto Rico, HYUNDAI TECHNOLOGY INC est devenue titulaire de la marque contestée (le titulaire de la marque contestée) par suite d’une transmission partielle de propriété en ce qui concerne les produits suivants : « ordinateurs, appareils de surveillance d’affichage à cristaux liquides, panneaux afficheurs à plasma » en classe 09, inscrite au registre national des marques le 15 janvier 2020 sous le n°777692.

2. La demande porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : Classe 09 : ordinateurs, appareils de surveillance d’affichage à cristaux liquides, panneaux, afficheurs à plasma.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 3. Le demandeur a invoqué le motif de déchéance suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance par courrier simple envoyé à l’adresse inscrite lors de la transmission partielle de propriété à son bénéfice, de même qu’à celle de son mandataire ayant procédé à l’inscription de ladite cession ainsi qu’au renouvellement tardif de la marque contestée, et l’a invité à constituer un mandataire répondant aux conditions prévues aux articles R.716-2 et R.712-2 du code de la propriété intellectuelle (avocat ou conseil en propriété industrielle en France ou établi sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen) afin que celui-ci se rattache au dossier électronique.

6. La demande a été notifiée au mandataire indiqué lors de ce rattachement par courrier recommandé en date du 21 août 2020, reçu le 25 août 2020. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Le 26 octobre 2020, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée à l’égard des produits visés par la demande en déchéance.

8. L’ensemble de ces éléments a été transmis au demandeur par courrier recommandé en date du 09 novembre 2020, reçu le 16 novembre 2020. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’ils estimeraient utile dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier.

9. Le demandeur a présenté des observations en réponse le 09 décembre 2020, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier du 23 décembre 2020, reçu le 29 décembre 2020.

10. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses deuxièmes observations le 27 janvier 2021, transmises au demandeur par courrier du 02 février 2021, reçu le 04 février 2021.

11. Le demandeur a présenté ses dernières observations le 1^er mars 2021, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier du 05 mars 2021, reçu le 09 mars 2021.

12. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses dernières observations en réponse le 09 avril 2021, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier du 14 avril 2021, reçu le 19 avril 2021.

13. Une audition ayant été accordée à la requête du titulaire de la marque contestée, les parties ont été invitées, par courrier du 23 avril 2021, à présenter des observations orales en application de l’article R.716-6 du code de la propriété intellectuelle le 31 mai 2021 à 14h30. 14. L’audition a eu lieu le 31 mai 2021 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations.

15. Compte tenu du contexte sanitaire, cette audition a vu son accès limité aux seuls représentants des parties ainsi qu’à quelques collaborateurs de l’Institut ainsi que le permet l’article 6 de la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque prévoyant que « la séance de la commission est publique. Le président de séance se réserve le droit d’en limiter ou d’en fermer l’accès si les circonstances l’exigent ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 16. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.716-8 du code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 31 mai 2021.

Prétentions du demandeur

17. Dans son exposé des moyens, le demandeur a notamment fait valoir que la marque contestée n’a fait l’objet d’aucun usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans s’agissant des « ordinateurs, appareils de surveillance d’affichage à cristaux liquides, panneaux, afficheurs à plasma » en classe 09, et ce sans justes motifs, que cela soit par le titulaire actuel de la marque contestée HYUNDAI TECHNOLOGY INC., ou par les titulaires précédents. 18. Dans ses observations, le demandeur a notamment : − souligné le fait que les pièces produites par le titulaire de la marque contestée sont impropres à établir un usage sérieux de la marque contestée en cela que tout usage par les sociétés HYUNDAI IT CO LTC et HYUNDAI IT EUROPE GMBH depuis 2013 constitue un usage de la marque par des entités juridiquement distinctes et vis-à-vis desquelles aucun lien juridique ou commercial n’est rapporté.

− soutenu à ce titre qu’il n’est en effet pas démontré que la société HYUNDAI BIOSCIENCE CO LTD agissait sous les dénominations sociales précédentes HYUNDAI IT CO LTD et HYUNDAI IBT CO. Au contraire, la société HYUNDAI IT CO LTD et HYUNDAI TECHNOLOGY INC, titulaire de la marque contestée, ne sont nullement apparentées. Il en est de même vis-à-vis des sociétés HYUNDAI BIOSCIENCE CO LTD et de la société allemande HYUNDAI IT EUROPE GMBH qui sont des entités juridiques totalement distinctes du titulaire de la marque contestée. Dès lors, la grande majorité des éléments de preuve rapportés par le titulaire de la marque contestée ne peuvent en aucun cas être considérés comme un usage de la marque par le titulaire ou par un tiers autorisé.

− rappelé que l’usage sérieux doit être démontré dans les cinq ans précédant la demande en déchéance en sorte que, formée le 02 juillet 2020, il appartient au titulaire de la marque contestée de démontrer un tel usage par lui-même ou par un tiers autorisé entre le 02 juillet 2015 et le 1^er juillet 2020, sur le territoire français pour les produits visés par la demande à savoir les « Ordinateurs, appareils de surveillance d’affichage à cristaux liquides, panneaux, afficheurs à plasma » en classe 09. Or, aucune des pièces soumises ne permet de démontrer un tel usage, celles-ci étant notamment, soit dépourvues de date, soit situées en dehors de la période pertinente (tant antérieurement que postérieurement), et qui plus est pour la plupart, rédigées en anglais sans traduction en sorte que les sites internet dont les extraits ont été rapportés n’étaient manifestement pas destinés au public français. − précisé que les extraits du Guide des grossistes et de la Distribution mentionnant à plusieurs reprises « HYUNDAI », ne permettent pas de déterminer s’il est fait référence au titulaire de la marque contestée ou à une société tierce sans lien avec lui, de très nombreuses sociétés dénommées « HYUNDAI » existant, ou ayant existé.

− indiqué, s’agissant des factures rapportées, qu’elles étaient émises par la société coréenne HYUNDAI IBT CO LTD à la société allemande HYUNDAI IBT EUROPE GMBH sans que n’ait été démontré un lien juridique ou commercial entre cette dernière et le titulaire de la marque contestée. En outre, ces factures ne démontrent pas que les produits en cause ont été commercialisés en France. Au surplus, elles ne font état que de quelques unités de produits vendus, ce qui est insuffisant pour démontrer un usage sérieux. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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− souligné enfin que les extraits du site internet de RAKUTEN renvoient à une place de marché spécialisée dans les produits d’occasion et reconditionnés. Conformément au principe de l’épuisement du droit de marque, des produits d’occasion ont par définition d’ores et déjà été mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement. Or, ces pièces ne démontrent aucunement la date de mise en circulation sur le marché des produits par le titulaire. En outre, la revente de ces produits sur le marché de l’occasion n’est pas gérée par le titulaire de la marque contestée en sorte que ces actes de revente ne peuvent être qualifiés d’usage sérieux de la marque.

− conclu que les pièces présentées ne démontrent donc aucunement la commercialisation effective en France des produits par le titulaire de la marque contestée, ni même leur installation, et ce au cours de la période pertinente.

− sollicité que les frais engagés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée conformément aux dispositions de l’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle.

19. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur a notamment : − maintenu que l’usage par les sociétés HYUNDAI IT CO. LTD ou HYUNDAI IT EUROPE GMBH/HYUNDAI IBT GMBH constitue un usage de la marque par des entités juridiquement distinctes du titulaire de la marque contestée, qui ne constituent donc pas ses prédécesseurs, et vis-à-vis desquelles aucun lien, juridique comme commercial, n’est démontré. Un tel usage ne peut dès lors en aucun cas être considéré comme un usage de la marque par le titulaire ou par un tiers autorisé par celui-ci. De la même façon, le titulaire de la marque contestée ne démontre nullement l’existence de lien entre HYUNDAI TECHNOLOGY, INC. et HYUNDAI IT EUROPE GMBH/HYUNDAI IBT GMBH. − considéré que les nouvelles pièces présentées par le titulaire de la marque contestée sont pour la plupart en anglais et ne sont donc pas admissibles dans le cadre de la présente procédure puisqu’au aucune traduction n’en a été fournie. En outre, quelques soient les éventuelles pratiques commerciales des entreprises en matière de recours à la langue anglaise, le titulaire de la marque contesté n’est en aucun cas exonéré de fournir des traductions des pièces qu’il produit devant l’Institut sous peine d’irrecevabilité. Toute pièce non traduite doit dès lors être considérée comme irrecevable et par conséquent, ne doit pas être prise en compte dans le cadre de la présente procédure.

− souligné que la pièce n°110 présentée par le titulaire de la marque contestée constitue un document interne auto-constitué prétendument destiné à lister l’ensemble des factures émises sur la période 2015 à 2019, qui n’a pas été certifié par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un autre organisme indépendant. − soutenu que les preuves rapportées sont insuffisantes pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause. En effet, s’agissant des « ordinateurs », le titulaire de la marque contestée semble lui-même reconnaître aux points 28 à 30 de ses premières observations en réponse que la marque contestée ne serait pas exploitée pour ces produits en concluant qu’il a satisfait à son obligation de prouver l’usage sérieux « pour des appareils de surveillance d’affichage à cristaux liquides et panneaux afficheurs à plasma », et en sollicitant le maintien de l’enregistrement à l’égard de ces produits, occultant ainsi les ordinateurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 S’agissant des « appareils de surveillance d’affichage à cristaux liquide », aucun usage n’a été rapporté pour des appareils d’affichage utilisés à des fins de surveillance. Concernant enfin les « panneaux afficheurs à plasma », le titulaire de la marque contestée aurait pu démontrer un usage dans l’hypothèse où ces panneaux utiliseraient bel et bien la technologie plasma, ce qui n’a cependant pas été prouvé. 20. Dans ses observations orales, le demandeur a réitéré ses précédents arguments. A l’appui de son argumentation le demandeur a transmis les pièces suivantes :

Annexe 1: Extrait du registre coréen du commerce et des sociétés concernant la société HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD et traduction en français- Annexe 2: Extrait du registre coréen du commerce et des sociétés concernant la société H I Co. Ltd et traduction en français- Annexe 3: Extrait du site internet de H I Co., Ltd- Annexe 4: extrait du site internet de H I Co., Ltd filiale allemande- Annexe 5: Extrait du site internet www.ipostore.com

Prétentions du titulaire de la marque contestée

21. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a, tout en apportant des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux (qui seront analysées dans la décision ci-après) notamment : − rappelé que l’usage sérieux est celui fait par le titulaire de la marque ou fait avec son consentement et qu’il doit être démontré sur le territoire français dans les cinq années précédant la demande en déchéance soit en l’espèce, entre le 02 juillet 2015 et le 1^er juillet 2020. A ce titre, des documents comportant une date hors de cette période de référence peuvent participer au faisceau d’indices selon lequel la marque a été exploitée de manière régulière et continue. Dans le même sens, bien que certains documents soient susceptibles de concerner d’autres territoires ou d’être rédigés en langue étrangère, l’Institut est invité à ne pas les écarter ou à les négliger dans la mesure où ils apportent un éclairage sur l’activité du titulaire de la marque contestée ou sur celle de ses sociétés affiliées. − rapporté que la marque contestée, initialement déposée et enregistrée par la société HYUNDAI ELECTRONICS INDUSTRIES CO LTD, a été cédée au titulaire de la marque contestée, la société HYUNDAI TECHNOLOGY INC, par suite d’actes de cession et de changements de dénomination sociale régulièrement inscrits. Par ailleurs, le précédent titulaire de la marque contestée, la société HYUNDAI BIOSCIENCE CO LTD, exerçait son activité sous les dénominations sociales précédentes : HYUNDAI IT, HYUNDAI IBT puis HYUNDAI BIOSCIENCE LTD dont les changements ont également faits l’objet d’inscriptions. − argué du fait que l’ancien titulaire de la marque contestée, à savoir HYUNDAI BIOSCIENCE CO LTD, livrait à des sociétés européennes affiliées des produits revêtus de la marque « HYUNDAI », et notamment à la société allemande HYUNDAI IT EUROPE GMBH qui se chargeait de commercialiser lesdits produits, soit directement auprès du public, soit par le biais de grossistes et distributeurs officiels établis sur le territoire de l’Union Européenne et en particulier en France (ENERIS, SYNEXIE, IPOSTORE etc.). − soutenu que le titulaire de la marque contestée est spécialisé dans les moniteurs à usage grand public et solutions d’affichage intérieur et extérieur à usage professionnel. En outre, les produits de la marque « HYUNDAI » sont présents en France depuis de très nombreuses années ainsi que l’attestent diverses revues et guides de la distribution dans le domaine informatique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 − rapporté un certain nombre de documents (extraits de sites internet, articles en ligne, guides de distributeurs, factures etc.), dont l’analyse globale doit amener l’Institut à conclure que sont commercialisés sous la marque « HYUNDAI » des panneaux d’affichage sous la forme de bornes, d’écrans vitrine, totems, caissons, tablettes tactiles, utilisés à des fins de communication publique, publicitaire ou informative. − précisé que le fait que la dénomination « HYUNDAI » soit sur certaines pièces en lettres majuscules et non sous sa forme stylisée est sans incidence. Cette modification est de surcroit minime et n’altère pas de le caractère distinctif de la marque telle que déposée. − conclu qu’il a satisfait à son obligation de prouver l’usage sérieux de la marque contestée « pour des appareils de surveillance d’affichage à cristaux liquides et panneaux afficheurs à plasma », et sollicite ainsi le rejet de la demande en déchéance.

22. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée a notamment : − communiqué des preuves d’usage additionnelles consistant en des brochures, factures et chiffres de vente de divers produits informatiques revêtus de la marque « HYUNDAI ». − rétorqué qu’il ressortait clairement de la chaîne des droits établie par le demandeur lui- même, que la marque contestée n’a été acquise qu’en janvier 2020. Cette cession s’étant opérée entre la société HYUNDAI IBT CO LTD (devenue HYUNDAI BIOSCIENCE CO LTD) et le titulaire de la marque contestée, il n’est donc pas étonnant que les documents établis avant cette date d’acquisition (janvier 2020) ne reproduisent pas le nom de l’actuel titulaire. − relevé une nouvelle fois que les preuves d’usage doivent démontrer un usage sérieux de la marque contestée par son titulaire, ou les éventuels titulaires successifs sur la période concernée, ou encore par un ou des tiers autorisés par ce ou ces derniers. Dès lors, il n’est nullement exigé que cet usage soit le fait exclusif du titulaire actuel. En effet, l’usage fait par les licenciés ou des entités appartement à un même groupe de sociétés doit être considéré comme étant un usage autorisé. Par ailleurs, le fait que deux sociétés soient des entités juridiquement distinctes n’interdit pas qu’elles puissent appartenir à un même groupe de sociétés. − souligné le fait qu’il est peu probable que le titulaire d’une marque puisse soumettre la preuve d’un usage de celle-ci qui aurait été fait contre son gré, et ce d’autant plus en l’espèce dans la mesure où la majorité des pièces communiquées est constituée de factures qu’il n’est pas aisé d’obtenir. − contesté l’analyse « document par document » des preuves d’usage opérée par le demandeur, tout en rappelant qu’il n’est pas requis que chacun d’entre eux comporte des informations relatives à la période de référence, au lieu, à la nature et à l’importance de l’usage. Les différentes pièces doivent être analysées dans leur ensemble et non prises isolément, ce que le demandeur se borne pourtant à opérer. − invoqué que le volume des ventes est suffisant pour caractériser un usage sérieux, étant rappelé que les solutions d’affichage ne sont pas des produits de consommation courante, et font l’objet d’un marché spécifique tout en ayant un coût non négligeable. − précisé que le fait que certaines pièces soient en anglais ne justifie pas qu’elles soient purement et simplement écartées, au vu de l’ensemble des pièces communiquées et notamment des factures émises à l’attention de sociétés établies en France. En outre, le fait que les documents ne soient pas en français ne permet pas de conclure qu’ils ne seraient pas destinés au marché français étant donné que les produits concernés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 s’adressent à un public professionnel maîtrisant la langue anglaise. Par ailleurs, le recours à l’anglais au détriment des langues locales permet de faciliter les échanges et d’éviter la multiplication de la documentation dans les différentes langues. Enfin, bien qu’en anglais, ces pièces donnent des informations sur la nature des produits concernés par la marque « HYUNDAI ». − justifié la présentation de pièces en dehors de la période pertinente en précisant qu’elles ont le mérite de démontrer que les ventes existaient avant la période de référence et ont continué au-delà, tout en venant corroborer les références indiquées sur les factures afin de démontrer la nature des produits concernés, tout comme les documents portant sur les produits reconditionnés. − sollicité que les frais engagés soient mis à la charge du demandeur conformément aux dispositions de l’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle.

23. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée a notamment : − réitéré son argument tenant au fait que les sociétés HYUNDAI IBT CO. LTD, HYUNDAI IBT EUROPE GMBH, HYUNDAI IT CO. LTD et HYUNDAI IT EUROPE GMBH appartiennent au même groupe de sociétés et sont affiliées. − insisté une nouvelle fois sur le fait que l’analyse des preuves d’usage par le demandeur est opérée « document par document » et qu’une telle critique systématique de chaque pièce prise isolément est totalement stérile et artificielle. − souligné le fait que les factures additionnelles présentées dans ses précédentes observations démontrent clairement que le public destinataire des solutions d’affichage « HYUNDAI » est établi en France et que des actes de vente ont été réalisés sur le territoire français.

− conclu que pris dans leur globalité, l’ensemble des documents présentés atteste, pour les cinq années qui précèdent la demande en déchéance, de l’exploitation de la marque pour des solutions d’affichage, produits généraux recouvrant l’ensemble de ceux mis en cause en classe 09. − demandé la présentation d’observations orales. 24. Dans ses observations orales, le titulaire de la marque contestée a réitéré ses précédents arguments. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée a transmis les pièces suivantes : Pièce n° 1 Pages extraites de la base de données de l’INPI et du BOPI Pièce n° 2 Pages extraites du site internet de la société Hyundai Technology Inc Pièce n° 3 Pages extraites du site internet de la société Hyundai Technology Inc Pièce n° 4 Présentation de la société Hyundai extraite du site internet de la société Eneris Pièce n° 5 Fiche de présentation « Indoor Digital Signage » Pièce n° 6 Fiche de présentation « Video Wall Digital Signage » Pièce n° 7 Fiche de présentation « Outdoor Digital Signage » modèle H757SSV Pièce n° 8 Fiche de présentation « General specifications » Pièce n° 9 Fiche de présentation « Indoor Digital Signage » modèle D46DFB Pièce n° 10 Fiche de présentation « Window Display » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

8 Pièce n° 11 Fiche de présentation « Window Display » modèle D325MN Pièce n° 12 Fiche de présentation « Window Display » modèle D467MN Pièce n° 13 Facture du 20 février 2018 émise par la société H I Co. Ltd à la société H I Europe Gmbh Pièce n° 14 Article de presse daté du 3 décembre 2008 intitulé « H I se positionne sur le marché des écrans à affichage dynamique » Pièce n° 15 Article de presse daté du 23 février 2009 intitulé « H I développe la nouvelle version de son site internet » Pièce n° 16 Guide 2011 des Grossistes et de la D I Pièce n° 17 Guide 2013 des Grossistes et de la D I Pièce n° 18 Guide 2015 de la D I Pièce n° 19 R E publiée en avril 2016 Pièce n° 20 Guide 2017 de la D I Pièce n° 21 Guide 2018 de la distribution IT Pièce n° 22 R E publiée en avril 2018 Pièce n° 23 R E publiée en avril 2018 Pièce n° 24 R E publiée à l’été 2020 Pièce n° 25 Page de présentation de la société Eneris Pièce n° 26 Equivalent de la pièce n° 25 extrait du site archive.org Pièce n° 27 Conditions générales de vente de la société Eneris datées du 6 juin 2016 Pièce n° 28 Pages extraites du site de la société Eneris Pièce n° 29 Equivalent de la pièce n° 28 extrait du site archive.org Pièce n° 30 Pages extraites du site de la société Eneris Pièce n° 31 Equivalent de la pièce n° 30 extrait du site archive.org Pièce n° 32 Pages extraites du site de la société Eneris Pièce n° 32 Fiche de présentation (société Synexie) d’un panneau d’affichage modèle Hyundai H557SDV et H557SDI Pièce n° 33 Pages datées extraites du site de la société Ipostore Pièce n° 34 Equivalent de la pièce n° 33 extrait du site archive.org Pièce n° 35 Equivalent de la pièce n° 33 extrait du site archive.org Pièce n° 36 Equivalent de la pièce n° 33 extrait du site archive.org Pièce n° 37 Pages datées extraites du site de la société Ipostore Pièce n° 38 Equivalent de la pièce n° 37 extrait du site archive.org Pièce n° 39 Equivalent de la pièce n° 37 extrait du site archive.org Pièce n° 40 Equivalent de la pièce n° 37 extrait du site archive.org Pièces n° 41 à 45 Pages extraites du site tacteel.net, Pièce n° 46 Facture datée du 4 avril 2018 (solutions d’affichage HYUNDAI D325MN) Pièce n° 47 Pages extraites du site tacteel.net relatives au produit HYUNDAI répertorié sous la référence D325MN. Pièce n° 48 Facture datée du 29 juin 2017 (solutions d’affichage HYUNDAI D467MN, D46DEM et D55EM) Pièces n° 49 à 51 Pages extraites des sites tacteel.net, rakuten.com et relatives aux produits HYUNDAI répertoriés sous les références D467MN, D46DEM et D55EM Pièce n° 52 Facture datée du 17 novembre 2016 (solutions d’affichage HYUNDAI D46DFB) Pièce n° 53 Pages extraites du site av-iq.com relatives au produit HYUNDAI répertorié sous la référence D46DFB Pièce n° 75 Brochure 2015 intitulée « Total Display Solutions 2015 » mettant en évidence les produits commercialisés sous la marque HYUNDAI. Pièce n° 76 Facture datée du 2 octobre 2015 (solutions d’affichage référencées D467MB) Pièce n° 77 Facture datée du 21 août 2015 (solutions d’affichage référencées D55EM) Pièce n° 78 Facture datée du 18 mars 2015 (solutions d’affichage référencées H467MSV) Pièce n° 79 Facture datée du 6 mars 2015 (solutions d’affichage référencées H551SL et H551SLD) Pièce n° 80 Facture datée du 15 janvier 2015 (solutions d’affichage référencées D55EM) Pièce n° 81 Brochure intitulée 2016 « Video Wall Digital Signage » mettant en évidence les produits commercialisés sous la marque HYUNDAI. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

9 Pièce n° 82 Brochure intitulée 2016 « Indoor Digital Signage » mettant en évidence les produits commercialisés sous la marque HYUNDAI. Pièce n° 83 Brochure intitulée 2016 « Outdoor Digital Signage » mettant en évidence les produits commercialisant sous la marque HYUNDAI. Pièce n° 84 Facture datée du 17 novembre 2016 (solutions d’affichage référencées D70EMG) Pièce n° 85 Facture datée du 24 aout 2016 (solutions d’affichage référencées D46EM) Pièce n° 86 Facture datée du 29 juin 2016 (solution d’affichage référencée H325MSI) Pièce n° 87 Facture datée du 17 mars 2016 (solutions d’affichage référencées D55DFB) Pièce n° 88 Facture datée du 15 février 2016 (solutions d’affichage référencées H557SSV) Pièce n° 89 Brochures 2017 et 2018 intitulée « Video Wall Digital Signage » mettant en évidence les produits commercialisés sous la marque HYUNDAI. Pièce n° 90 Brochure 2017 et 2018 intitulée « Indoor Digital Signage » mettant en évidence les produits commercialisés sous la marque HYUNDAI. Pièce n° 91 Brochure 2017 et 2018 intitulée « Outdoor Digital Signage » mettant en évidence les produits commercialisés sous la marque HYUNDAI. Pièce n° 92 Facture datée du 22 novembre 2017 (solutions d’affichage référencées D86UMNG) Pièce n° 93 Facture datée du 11 octobre 2017 (solution d’affichage référencée H467SSI) Pièce n° 94 Facture datée du 29 septembre 2017 (solutions d’affichage référencées D467MN et D46EM et D55EM) Pièce n° 95 Facture datée du 2 février 2017 (solutions d’affichage référencées H467SDI) Pièce n° 96 Facture datée du 25 janvier 2017 (solution d’affichage référencée H467SDV) Pièce n° 97 Facture datée du 5 novembre 2018 (solution d’affichage référencée Q467MSI), Pièce n° 98 Facture datée du 1 octobre 2018 (solution d’affichage référencée Q467MSI) Pièce n° 99 Facture datée du 8 aout 2018 (solution d’affichage référencée Q557MSG) Pièce n° 100 Facture datée du 8 avril 2018 (solutions d’affichage référencées H467MSI, et H467SSI) Pièce n° 101 Facture datée du 26 février 2018 (solutions d’affichage référencée Q557MSG) Pièce n° 102 Brochures 2019 et 2020 intitulée « Video Wall Digital Signage » mettant en évidence les produits commercialisant sous la marque HYUNDAI. Pièce n° 103 Brochure 2019 et 2020 intitulée « Indoor Digital Signage » mettant en évidence les produits commercialisant sous la marque HYUNDAI. Pièce n° 104 Brochure 2019 et 2020 intitulée « Outdoor Digital Signage » mettant en évidence les produits commercialisant sous la marque HYUNDAI. Pièce n° 105 Facture datée du 17 décembre 2019 établie (solutions d’affichage référencées H757SSV) Pièce n° 106 Facture datée du 22 octobre 2019 (solutions d’affichage référencées Q757MSG Pièce n° 107 Facture datée du 24 juillet 2019 (solution d’affichage référencée H467MSI) Pièce n° 108 Facture datée du 25 avril 2019 (solutions d’affichage référencées D55LFN, et Q557MSG) Pièce n° 109 Facture datée du 15 janvier 2019 (solution d’affichage référencée Q325MSI) Pièce n° 110 Documents internes listant l’ensemble des factures émises sur la période 2015 à 2019 sur le territoire français Pièce n° 111 Certificat notarial coréen (2019-661) accompagné de sa traduction en anglais Pièce n° 111.1 Traduction en français des passages pertinents de la pièce n° 111 Pièce n° 112 Certificat notarial coréen (2019-662) accompagné de sa traduction en anglais Pièce n° 112.1 Traduction en français des passages pertinents de la pièce n° 111 Pièce n° 113 Certificat notarial coréen accompagné de sa traduction en anglais Pièce n° 113.1 Traduction en français des passages pertinents de la pièce n° 113 Pièce n° 114 Page extraite du site https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie- pratique/Fiches-pratiques/emploi-langue-francaise. Pièce n° 115 Matrice en français d’une facture Pièce n° 116 Certificat notarial coréen (2021-124) accompagné de sa traduction en français des passages pertinents Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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II.- DECISION A. Sur l’usage sérieux 25. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

26. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :

1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […]

3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

27. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique que « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

28. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.

29. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

Appréciation de l’usage sérieux 30. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

31. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C-40/01).

32. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

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11 33. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Période pertinente 34. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 15 décembre 1999 et son enregistrement a été publié au BOPI 2000-20 du 19 mai 2000. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 02 juillet 2020. 35. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.

36. Les parties s’accordent sur la période pertinente, le titulaire de la marque contestée devant justifier un usage sérieux au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 02 juillet 2015 au 1^er juillet 2020 pour les produits suivants :

Classe 09 : Ordinateurs, appareils de surveillance d’affichage à cristaux liquides, panneaux, afficheurs à plasma.

37. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants : − une facture et un bordereau d’expédition rédigés en anglais et datés de février 2018 relatifs à des produits identifiés sous la référence « D32AMNI – display with touch » pour un montant de 6 991.60 euros, indiquant en expéditeur la société coréenne HYUNDAI IBT CO LTD et en destinataire desdits produits, la société allemande HYUNDAI IBT EUROPE GMBH. Ces documents sont associés à des extraits en français du site internet de la société ENERIS IT « distributeur officiel Hyundai », faisant apparaître que la référence précitée du produit correspond à un « moniteur d’affichage », « écran tactile Multi-Touch professionnel – 32 pouces – Lecteur Média » de « technologie infra-rouge » (pièce n°13) ; − des extraits de la revue spécialisée « EDI – L’essentiel de la distribution informatique » ainsi que du « Guide des Grossistes et de la D I » datés de 2011 à 2020, mentionnant « Hyundai » parmi les marques référencées auprès de grossistes dans le domaine de l’informatique, et plus particulièrement s’agissant des « moniteurs et téléviseurs LCD », « électronique grand public », « périphériques », « moniteurs LCD et écrans tactiles » (pièces 16 à 24) ; − des extraits non datés du site internet en français de la société ENERIS IT présentée comme « distributeur officiel HYUNDAI de bornes extérieurs, totems et caissons » ainsi que de tablettes, proposant notamment à la vente des bornes « HYUNDAI 46 pouces », « HYUNDAI 55 pouces » sous les références « H467SSV » et « H557SSV », et dont les conditions générales de vente datées de juin 2016 précisent que « les produits de la marque Hyundai commercialisé par E I sont garantis par le constructeur Hyundai », en l’occurrence des « Bornes/totems et caissons extérieurs » et des « Ecran vitrine » (pièces 25 à 32) ; − des extraits en français du site internet de la société IPOSTORE, « Distributeur de solutions informatiques pour les professionnels », datés de septembre 2015 à juillet 2017 indiquant que « les écrans Hyundai font partie des solutions d’affichage dynamique. La gamme d’écrans Hyundai offre un grand choix de tailles et de types d’écrans », « Moniteur Hyundai Tactile 55 pouces », « Les écrans Hyundai 16h/24 […] simples à utiliser notamment grâce au contrôle à distance » (pièces 34 à 40) ; − diverses factures et bons de commandes émis par la société allemande HYUNDAI IBT EUROPE GMBH, reproduisant en en-tête la marque contestée telle que déposée, et adressées aux sociétés françaises : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

12  BNG SARL en mars 2015, relatifs à deux unités de « caisson mural outdoor HYUNDAI 46 pouces – lecteur média (USB) » pour un montant de 11 500 euros (pièce 78), en août 2016 concernant six unités de « Moniteur 46” 1920x1080 LED » facturées 5 220 euros (pièce 85), et en janvier 2017 s’agissant d’un « totem » – « borne HYUNDAI 46” double face – Lecteur média » pour un montant de 8 345 euros (pièce 96) ;  HDR C S en mars 2015 et septembre 2017, pour des montants de 33 200 euros et 4930 euros relatifs à des produits référencés « D467MB » – « D46EM » et « D55EM » (pièces 79, 48) correspondant à des écrans vitrine haute luminosité et des écrans LED de signalisation numérique (pièces 49 à 51 et 94) ;  EDOX FRANCE SARL en octobre 2015 concernant quatre « Hyundai moniteurs 46” » pour un montant de 7500 euros (pièce 76) ;  CUBE DIGITAL MEDIA SAS en février 2016 et 2017, ainsi qu’en août 2018 et décembre 2019 pour des montants de 12380 euros, 30 270 euros et 5790 euros relatifs à deux unités de « B H 55” simple face – Lecteur média (USB) » et trois unités de « totem » – « Borne tactile HYUNDAI 46” double face – Lecteur média (USB) », un « caisson mural outdoor HYUNDAI 55 pouces – Lecteur média (USB) » ainsi que deux unités de « borne HYUNDAI 75” simple face » pour un montant de 22 400 euros (pièces 88, 95, 99 et 105) ;  CPP SARL en mars 2016 s’agissant de dix unités de « Moniteur pour mur image 55” LED » pour un montant de 17 900 euros (pièce 87) ;  SARL ADTM en juin 2016, octobre 2018 et juillet 2019 concernant un « Ecran 32” extérieur tactile » pour un montant de 4580 euros (pièce 86) et d’un « caisson mural tactile » facturé 6090 euros et 12 180 euros (pièces 98 et 107) ;  IPO TECHNOLOGIE SA en novembre 2016 et 2017 ainsi qu’en février 2018 et avril 2019 concernant quatre unités de « MONITEUR 46” BORD ULTRA FIN » sous la référence « D46DFB » pour un montant de 5107.20 euros (pièce 52), deux unités de « MONITEUR 70” SUR VITRE HYUNDAI » facturés 5 616 euros (pièce 84), six unités de « MONITEUR 86” UHD 4K VERRE FORMAT PAYSAGE » pour un montant de 24 969.60 euros (pièce 92), ainsi que plusieurs unités de « caisson mural O H 55 pouces » facturés 33 475 euros et 19 575 euros (pièces 101 et 108) ;  POBRUN SARL en octobre 2017 et avril 2018 s’agissant de quatre unités d’un « TOTEM TACTILE EXTERIEUR AVEC ECRAN 46” », « équipé d’un système de contrôle de sa température de fonctionnement intelligent qui adapte sa ventilation à l’aide d’un système de circulation d’air très puissant » sous la référence « HYUNDAI H467SSI » pour des montants de 5915 euros et 11 510 euros (pièces 93 et 100) ;  ENERIS IT en avril et novembre 2018 ainsi qu’en janvier et octobre 2019, s’agissant de deux unités de « DS325DMN – ECRAN VITRINE 32” » pour un montant de 3130 euros, d’un « caisson mural tactile HYUNDAI 46 pouces » pour un montant de 5847 euros, et de deux unités de « caisson mural extérieur vidéo avec écran » pour un montant de 21 000 euros (pièces 46, 97, 106 et 109) ; − divers extraits de sites internet rédigés en français, certes pour la plupart non datés, mais reprenant chacune des références des produits précités facturés à ces entreprises et détaillant leur nature et fonction (notamment pièces 29, 33 et 34, 44, 47, 78, 86-88) :  « Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

13  « HYUNDAI D325MN – ECRAN VITRINE HAUTE […] connectiques : 3 x HDMI, Lecteur Media […] Capteur de luminosité […] Télécommande […] connectiques », « L’écran vitrine haute luminosité HYUNDAI 32”D325MN dispose d’un capteur de luminosité ambiante » ;  « Caisson mural HYUNDAI 46 pouces – référence produit H467MSV […] Grâce à leur caisson thermostaté (autorégulation du froid ou de la chaleur), ils résistent aux conditions extrêmes d’une utilisation en extérieur » ;  « MODELE H557SDV Borne/Totem Extérieur / Outdoor Double Face […] résolution 1920x1080 disponible en version tactile […] contrôle de luminosité automatique – Télécommande […] Les écrans des bornes et totems extérieurs HYUNDAI bénéficient de verre trempé sécurit » ;  « Les écrans Hyundai font partie des solutions d’affichage dynamique […] à usage standard, intensif ou haute luminosité […] La marque Hyundai et ses grands écrans d’affichage dynamique propose des solutions répondant à des demandes variées […] Moniteur Hyundai 55 pouces – D55AM usage standard […] Le moniteur dispose de rétroéclairage LED et du contrôle à distance », « L’écran haute luminosité offre une bonne visibilité et lisibilité quelques soient l’angle de vue ou les conditions climatiques » ;  « CAISSON MURAL OUTDOOR H325MSV […] Egalement intégré dans le caisson un système de ventilation qui protège le panel PC des surchauffes […] Lecteur intégré – Notre écran intègre un lecteur multimédia standard supportant de nombreux contenus (vidéo, image …) » ;  « B H 55” simple face […] H557SSV […] le  « HYUNDAI H746SDI TOTEM […] 2x Ecrans placés dos-à-dos, 1x Ecran 46” F H haute luminosité 2500 CDL, 1x Ecran 75” 4K haute luminosité 3000 CDL, 1x Face tactile sur écran 46”, Emplacement de stockage pour player ou lecteur multimédia » ; − des brochures commerciales datées de 2015 à 2020 faisant notamment mention de la société distributrice allemande HYUNDAI IT EUROPE GMBH et reproduisant diverses photographies et références des produits commercialisés sous la marque « HYUNDAI » telle que déposée et retrouvés sur les factures précitées. Bien qu’en langue anglaise, ces documents font néanmoins apparaître des photographies de produits arborant les mentions françaises « GRANDE PHARMACIE GERBAUD […] Ouvert sans interruption », « ISABEL MARANT pour H&M » pouvant ainsi laisser indiquer une installation de ces produits en France (notamment pièce 75, 81 à 83) ; − un document interne dressant la liste de l’ensemble des factures émises en France pour les années 2015 à 2019 s’agissant de différents produits commercialisés sous la marque « HYUNDAI », et faisant état de montants totaux de 376 443 euros pour l’année 2015, ou encore 481 750.10 pour 2017 et 489 415.36 pour 2019. Ce document fait apparaître les entreprises précédemment identifiées dans les factures transmises par le titulaire de la marque contestée, les montants associés à leur nom ainsi que les dates des factures correspondant par ailleurs (pièce 110) ; − un extrait du site internet de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) daté d’octobre 2020 concernant l’emploi de la langue française lors de l’offre de vente de produits au public. Ce document précise que « l’obligation d’employer le français ne s’applique pas aux documents (factures par exemple) échangés par les professionnels, personnes de droit privé françaises et étrangères qui ne sont pas consommateurs ou utilisateurs finaux des biens, produits et services » (pièce 114) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

14 38. Il convient de relever que la plupart des éléments de preuve de l’usage sont bien datés dans la période pertinente à savoir entre le 02 juillet 2015 et le 1^er juillet 2020, contrairement à ce que fait valoir le demandeur. Si quelques éléments de preuve ne sont pas datés ou situés en dehors de cette période, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés de la période pertinente à l’instar des nombreuses factures transmises, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente.

39. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période et la durée de l’usage.

Usage par le titulaire ou avec son consentement 40. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou par une personne autorisée.

41. Les éléments de preuve fournis afin de démontrer un usage de la marque contestée fait par son titulaire ou avec son consentement sont notamment les suivants :

− des certificats notariaux coréens accompagnés de leur traduction en français faisant état des changements successifs de dénomination sociale du prédécesseur en droit du titulaire de la marque contestée. Ces documents indiquent notamment que la société HYUNDAI IT CORPORATION est devenue en avril 2012 la société HYUNDAI IBT CO LTD, elle-même devenue la société HYUNDAI BIOSCIENCE CO LTD en août 2018 (pièces 111 et 111.1 ainsi que 112 et 112.1) ; − un certificat notarial coréen accompagné de sa traduction en français faisant état du fait que la société HYUNDAI BIOSCIENCE CO LTD « fabrique et commercialise […] des solutions d’affichage tel que des moniteurs LCD … par le biais de sociétés locales aux Etats-Unis et en Allemagne », et détient quatre filiales parmi lesquelles la société HYUNDAI IBT EUROPE GMNH, émettrice des factures rapportées précédemment (pièces 113 et 113.1) ; − un certificat notarial coréen également accompagné de sa traduction en français indiquant notamment que le prédécesseur en droit du titulaire de la marque contestée a changé plusieurs fois de nom et particulièrement mars 2006 et avril 2012, devenant ainsi « − des factures listées au point 37 de la présente décision, dont une émise en février 2018 par la société HYUNDAI IBT CO LTD à destination de la société allemande HYUNDAI IBT EUROPE GMBH concernant dix unités de produits sous la référence « D32AMNI » correspondant à un écran tactile (pièce 13), et de nombreuses autres émanant quant à elles de la société allemande HYUNDAI IBT EUROPE GMBH, anciennement dénommée HYUNDAI IT EUROPE GMBH (pièce 116), à destination d’entreprises françaises s’agissant de divers produits informatiques d’affichage ; − des extraits en français non datés du site internet de RAKUTEN proposant à la revente des écrans LED reconditionnés sous les références « Hyundai D46EM » et « Hyundai D55EM » (pièces 50 à 51) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

15 42. En l’espèce, s’agissant des éléments de preuve faisant état du site internet RAKUTEN, le demandeur rappelle que conformément au principe de l’épuisement du droit de marque, des produits d’occasion ont par définition d’ores et déjà été mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement. Dès lors, les extraits de sites internet de cette place de marché spécialisée dans la revente de produits reconditionnés et d’occasion ne démontrent aucunement, d’une part la date de mise en circulation de ces produits sur le marché par le titulaire de la marque contestée, et d’autre part, le fait qu’il ait lui-même géré la revente de ces produits sur le marché de l’occasion. Le demandeur en conclut que ces actes de revente ne peuvent ainsi être qualifiés d’usage sérieux de la marque.

43. Le titulaire de la marque contestée estime quant à lui que ces pièces donnent tout de même des informations sur la nature des produits (des moniteurs) ainsi que sur le territoire sur lequel ils sont commercialisés, en l’occurrence en France.

44. S’agissant de ces documents, il convient de relever que si une première vente des produits n’épuise pas la possibilité d’un usage sérieux ultérieur par le titulaire de la marque contestée pour le marché d’occasion (CJUE, 22 octobre 2021, Ferrari, C-720/18 et C-721/18, points 56 à 60), la seule revente de produits d’occasion par des tiers ne peut bénéficier de manière automatique au titulaire de la marque si celui-ci reste passif et s’il n’en retire aucun avantage économique.

45. Ainsi, dès lors que le titulaire de la marque contestée n’a pas démontré en l’espèce son implication ou son autorisation dans la revente de ces moniteurs par cette plateforme du marché de l’occasion, les pièces n°50 à 51 ne sauraient être retenues aux fins de prouver l’usage sérieux de la marque contestée.

46. Par ailleurs, et ainsi que le souligne le demandeur, il ressort d’un certain nombre des documents transmis que l’usage de la marque contestée n’est pas réalisé directement par son titulaire actuel, à savoir la société HYUNDAI TECHNOLOGY, INC., mais principalement par les sociétés HYUNDAI IT CORPORATION, HYUNDAI IBT CO LTD, HYUNDAI BIOSCIENCE CO LTD et HYUNDAI IBT EUROPE GMBH (anciennement HYUNDAI IT EUROPE GMBH).

47. Il résulte néanmoins de l’ensemble des certificats notariaux et de leurs traductions que la marque contestée était précédemment détenue par la société HYUNDAI IT CORPORATION, devenue par changement de dénomination sociale en avril 2012 et inscrit en juin 2015, la société HYUNDAI IBT CO LTD, ce que le demandeur relève lui-même dans ses observations.

Des suites d’un nouveau changement de dénomination en août 2018, en attestent deux certificats notariaux (pièces 111, 111.1 et 116), la société HYUNDAI IBT CO LTD est devenue HYUNDAI BIOSCIENCE CO LTD, ce que le demandeur ne conteste pas et reprend d’ailleurs lui-même dans son tableau destiné à retracer la chaîne des droits.

48. La marque contestée a finalement été cédée à l’actuel titulaire, la société HYUNDAI TECHNOLOGY, INC.

Cette cession n’ayant été inscrite qu’en janvier 2020, force est dès lors de constater qu’une très large partie de la période pertinente à prendre en considération s’est écoulée sous la titularité de la société HYUNDAI IBT CO LTD devenue en 2018 HYUNDAI BIOSCIENCE CO LTD.

49. Aussi, les pièces comportant mention de ces entités sont parfaitement recevables afin d’apprécier l’usage sérieux qui a été fait de la marque contestée durant cette période puisque qu’elles en étaient les seules titulaires à cette époque. 50. Par ailleurs, il ressort de l’ensemble de ces documents que la société allemande HYUNDAI IBT EUROPE GMBH, anciennement dénommée HYUNDAI IT EUROPE GMBH, n’est autre qu’une filiale détenue par la société HYUNDAI IBT CO LTD devenue HYUNDAI BIOSCIENCE CO LTD. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

16

Il apparaît en outre que cette filiale commercialise notamment en France, pour le compte de sa société mère qui les fabrique, des solutions d’affichage tels que des moniteurs LCD sous la marque « HYUNDAI » (pièce 116 notamment).

51. En application des dispositions de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ».

Il convient de rappeler que l’usage de la marque par des entités économiques liées à son titulaire, à l’instar de filiales, doit être considéré comme étant un usage fait avec le consentement du titulaire (TUE, 30 janvier 2015, NOW, T-278/13, point 38, cité par le titulaire de la marque contestée ; CA Versailles, 29 septembre 2020, n°19/01666).

Il convient d’ajouter que l’usage de la marque d’une société de production, par une société de distribution économiquement liée à celle-ci est présumé être un usage de ladite marque fait avec le consentement du titulaire, et est donc à considérer comme fait par le titulaire (TUE, 17 février 2011, FRIBOI, T-324/09, point 32, cité par le titulaire de la marque contestée).

52. Aussi, bien que la société allemande HYUNDAI IBT EUROPE GMBH ne soit pas directement liée à l’actuel titulaire de la marque contestée, l’ensemble des factures émises par elle ainsi que les brochures sur lesquelles elle apparaît, en tant que filiale du prédécesseur en droit, constituent des éléments de preuve recevables de l’usage sérieux durant la période pertinente, s’agissant de la fraction écoulée avant la cession de la marque au profit de la société HYUNDAI TECHNOLOGY, INC.

53. Le demandeur n’est donc pas fondé à soutenir que ces pièces devraient être écartées au motif que l’actuel titulaire de la marque contestée n’aurait pas démontré l’existence d’un lien juridique ou commerciale entre lui et cette société.

54. En conséquence, il résulte de ces éléments que la marque contestée apparaît avoir été utilisée avec le consentement de son titulaire.

Lieu de l’usage 55. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.

56. Dans ses observations, le demandeur relève que certaines pièces sont rédigées en anglais en sorte qu’elles ne démontrent aucunement en quoi elles seraient destinées au public français. Il rappelle que quelques soient les éventuelles pratiques commerciales entre entreprises, le titulaire de la marque contestée n’est en aucun cas exonéré de fournir des traductions des pièces qu’il produit devant l’Institut, et ce sous peine d’irrecevabilité.

57. Les dispositions de l’article 7 de la Décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque prévoient que « Tout acte ou pièce remis à l’Institut national de la propriété industrielle dans le cadre de la procédure en nullité ou en déchéance doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française ». 58. Force est de constater que la très grande majorité des éléments de preuve produits par le titulaire de la marque contestée est soit en langue française, soit accompagnée de traductions ou d’éléments en français permettant d’en apprécier pleinement la teneur et la portée.

S’agissant par exemple des brochures commerciales (notamment pièce 75, 81 à 83), force est de constater qu’elles comportent principalement des photographies des produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

17 couverts par la marque contestée telle que déposée, ces derniers arborant les messages en français suivants : « GRANDE PHARMACIE GERBAUD […] Ouvert sans interruption », « ISABEL MARANT pour H&M » pouvant dès lors laisser indiquer une installation de ces produits en France.

59. Il ressort ainsi d’une appréciation globale des pièces transmises, et notamment des nombreuses factures émises par la société allemande HYUNDAI IBT EUROPE GMBH adressées à des entreprises françaises, accompagnées de bons de commande et de livraison rédigés en français, concernant la vente de moniteurs, écrans tactiles, bornes et totem, caissons muraux, écrans vitrines etc. sous les mêmes références que celles retrouvées sur les extraits de sites internet en français, que la commercialisation de ces produits sous la marque « HYUNDAI » a été réalisée sur le territoire français avec le consentement de son titulaire.

60. Par conséquent, les preuves produites montrent bien un usage de la marque contestée en France. Nature et importance de l’usage 61. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.

62. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

63. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

64. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, LA MER TECHNOLOGY, C-259 /02).

65. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 66. Le demandeur soutient que les pièces rapportées ne démontrent pas l’apposition de la marque contestée sur les produits.

67. Le titulaire de la marque contestée souligne quant à lui que la nature particulière des produits en cause, et notamment le fait qu’il s’agisse d’écrans très fins, justifie, ou à tout le moins explique, que la marque contestée ne soit pas reproduite sur les produits en eux-mêmes. En tout état de cause il rappelle qu’il a toujours été pris soin d’associer la marque à la référence de la gamme des produits en question, et ce notamment au sein des factures, des brochures commerciales ou encore des contenus de sites internet.

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18 68. Il convient de rappeler que la marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise de sorte que la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. Il n’est donc pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur les produits. Sa représentation sur les emballages, les catalogues, les supports publicitaires ou sur les factures concernant les produits en cause peut donc suffire.

69. En l’espèce, les éléments de preuve transmis par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage à titre de marque du signe « HYUNDAI » aussi bien sous la forme verbale en lettres capitales sous laquelle il a été enregistré, que sous une autre forme verbale modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif et consistant en la représentation du signe en lettres minuscules comme reproduit ci-dessous :

70. En effet, la représentation de la marque sous sa seule forme verbale, en majuscules comme en minuscules, n’en modifie pas l’impression générale.

71. En outre, les factures précédemment évoquées présentent systématiquement des mentions explicites de la marque contestée « HYUNDAI » au sein des colonnes relatives à la description des produits vendus.

72. Elles démontrent également que des quantités relativement importantes de moniteurs, écrans tactiles, bornes et totems, caissons muraux, écrans vitrines et autres équipements d’affichage, qui ne sont pas des produits de consommation courante et dont le coût est non négligeable, ont été vendues sous la marque « HYUNDAI » avec le consentement de son titulaire (points 40 à 54) durant la période pertinente, et ce à plusieurs entités établies en France ainsi qu’en attestent les différentes adresses de livraison.

73. S’y ajoute un document transmis par le titulaire de la marque contestée (pièce 110) dressant la liste de l’ensemble des factures émises en France pour les années 2015 à 2019 s’agissant de différents produits d’affichage commercialisés sous la marque « HYUNDAI ». Ce document fait état de montants totaux annuels et notamment de 376 443 euros pour 2015, ou encore 481 750.10 pour 2017 et 489 415.36 pour 2019, tendant ainsi à démontrer un montant des ventes en France sur ces produits en augmentation depuis 2015.

74. Le demandeur conteste néanmoins la pertinence de cette pièce qu’il considère « auto- constituée » et dont les données « ne sont nullement certifiées par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un autre organisme tiers indépendant ».

75. Il convient à cet égard de rappeler que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque repose sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci.

Or, bien que cette pièce constitue effectivement un document interne au titulaire de la marque contestée, il présente toutefois des informations (noms des entreprises françaises clientes, références des produits vendus sous la marque « HYUNDAI », dates des factures ainsi que leurs montants) dont la valeur probante est corroborée par d’autres éléments de preuves à l’instar des nombreuses factures transmises précitées.

76. Aussi, ces chiffres, ainsi que la prise en compte de la nature particulière des produits et leur coût relativement important, permettent d’établir que l’usage de la marque contestée ne constitue pas un usage à caractère symbolique.

77. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

19 durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait publiquement et vers l’extérieur de la marque contestée avec le consentement de son titulaire au cours de la période pertinente.

Usage pour les produits enregistrés 78. Le demandeur considère qu’en l’espèce les preuves rapportées sont insuffisantes pour démontrer un usage sérieux s’agissant des « ordinateurs, appareils de surveillance d’affichage à cristaux liquides, panneaux, afficheurs à plasma » couverts en classe 09 et sollicite ainsi la déchéance de la marque contestée.

Selon lui, le titulaire de la marque contestée reconnaîtrait lui-même aux points 28 à 30 de ses premières observations en réponse que la marque contestée ne serait pas exploitée pour les « ordinateurs » en retenant seulement qu’il a satisfait à son obligation de prouver l’usage sérieux « pour des appareils de surveillance d’affichage à cristaux liquides et panneaux afficheurs à plasma », et en sollicitant le maintien de l’enregistrement à l’égard de ces produits, occultant ainsi lesdits ordinateurs.

S’agissant des « appareils de surveillance d’affichage à cristaux liquide », le demandeur souligne qu’aucun usage n’a été rapporté s’agissant d’appareils d’affichage utilisés à des fins de surveillance.

Enfin, il soutient que le titulaire de la marque contestée aurait tout au plus démontré un usage pour les « panneaux afficheurs à plasma » si tant est que ces panneaux utilisent bel et bien la technologie plasma, ce qui n’a cependant pas été prouvé.

79. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que l’usage sérieux de la marque a été clairement démontré pour des produits généraux recouvrant l’ensemble de ceux mis en cause en classe 09.

80. Il convient de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contesté est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.

Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré

81. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que celle-ci est utilisée pour désigner des solutions d’affichage consistant en des moniteurs (écrans), des bornes, pupitres, tables et tablettes, totems, tactiles ou non, ainsi que des caissons muraux, écrans vitrine ou encore des murs d’images.

82. Considérer, comme le fait le demandeur, que l’usage de la marque contestée pour les « panneaux afficheurs à plasma » ne serait démontré que dans la mesure où ces produits utiliseraient effectivement la technologie plasma, conduirait à limiter excessivement les droits du titulaire sur la marque dans la mesure où la technologie ainsi employée n’altère en rien la nature et la fonction de ces produits qui demeurent être des panneaux afficheurs.

83. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les « panneaux afficheurs à plasma ». Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré

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20 84. En revanche, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des « ordinateurs » et des « appareils de surveillance d’affichage à cristaux liquides ».

85. En effet, comme le relève le demandeur, force est effectivement de constater qu’aucune preuve d’usage n’a été rapportée s’agissant des ordinateurs.

86. En outre, en ce qui concerne les appareils de surveillance d’affichage à cristaux liquides, le titulaire de la marque contestée ne rapporte aucun élément permettant de démontrer un usage de la marque pour des appareils destinés à la surveillance.

87. Si l’usage sérieux de la marque contestée a certes été démontré pour des appareils d’affichage, ceux-ci demeurent des produits permettant la visualisation de données. Or, les appareils de surveillance d’affichage à cristaux liquides couverts par l’enregistrement se limitent quant à eux aux seuls appareils utilisés à des fins de surveillance à savoir d’observation et de contrôle, et qui n’ont donc pas les mêmes finalités et destination que les produits pour lesquels l’usage sérieux a été démontré.

88. Par conséquence, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « ordinateurs » et les « appareils de surveillance d’affichage à cristaux liquides ».

Conclusion

89. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.

90. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les « panneaux afficheurs à plasma ».

91. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 02 juillet 2020, pour les produits visés au point 88.

B. Sur la répartition des frais

92. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

93. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ».

94. Il indique en outre dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […]

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21 b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance

c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance.». Il précise par ailleurs à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

95. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il ne peut cependant être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en déchéance pour l’intégralité des produits visés.

96. Le titulaire de la marque contestée a également présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Néanmoins, il ne peut cependant être considéré comme partie gagnante dès lors que son enregistrement a été modifié par la décision de déchéance.

97. Ainsi, au regard de ces considérations propres à la présente procédure, les demandes respectives des parties tendant à la répartition des frais sont rejetées.

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : La demande en déchéance DC20-0059 concernant la marque n°99829220 est partiellement justifiée.

Article 2 : La société organisée selon les lois de Puerto Rico, HYUNDAI TECHNOLOGY INC. est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°99829220 à compter du 02 juillet 2020 pour les produits suivants : « ordinateurs ; appareils de surveillance d’affichage à cristaux liquides ».

Article 3 : Les demandes de répartition des frais sont rejetées.

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