OPP 21-0701 Le 14/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EAU MINERALE NATURELLE DE PLANCOET SOURCE SASSAY (Société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 23 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 704 478 portant sur le signe figuratif BREIZH ELIXIR. Le 17 février 2021, la SOCIETE PHARE OUEST (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative antérieure BREIZH COLA renouvelée par une déclaration du 12 avril 2021 sous le n° 3833048. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Sur la preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Sur l’appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée est le 23 novembre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédent cette date, soit du 23 novembre 2015 au 23 novembre 2020, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition.

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Sur l’invitation de la société déposante, la SOCIETE PHARE OUEST a notamment fourni dans le délai imparti, des copies de factures (Annexe 1.a) datées de juin 2016 à juin 2020 portant sur des colas comportant la marque BREIZH COLA et destinées à la France, des éléments de marché datés d’octobre 2016 établis par l’institut Nielsen (Annexe 1.e) montrant qu’en Bretagne, la marque Breizh Cola constitue 30% des ventes moyennes hebdomadaires de Coca et 3,7 fois celles de Pepsi et qu’en région Nord la marque constitue également 30 % des ventes moyennes hebdomadaires de Coca. La société opposante fournit également des éléments de marchés de l’évolution de Breizh Cola entre octobre 2017 et septembre 2018 (Annexe 1.f) montrant que le volume des ventes en France a augmenté de 27,1 % durant cette période et que les ventes se font principalement à Paris et dans les cinq départements bretons. Ce document montre également que Breizh Cola a vendu près de 7 millions de bouteilles de Colas dans les 5 départements bretons entre octobre 2017 et septembre 2018. La société opposante fournit également des extraits d’articles de presse faisant notamment état de ce que Breizh Cola est « la star des colas régionaux » (Annexe 3.c), « qu’en dix ans, le cola breton, né en 2002, a pris 15% du marché dans l’Ouest » (Annexe 3.d). Si cette dernière pièce ne porte pas sur la période pertinente telle qu’établie précédemment, elles peut néanmoins être utilisée dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve pertinents (17/02/2011, T- 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Le déposant conteste les pièces produites au motif « [qu’elles] sont territorialement limitée à la Bretagne et dans une moindre mesure, à la région parisienne ». Il ressort de la jurisprudence que si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82]. Cette jurisprudence communautaire peut être déclinée sur le territoire français. Il n’est donc pas nécessaire que l’usage ait lieu sur l’ensemble du territoire pour démontrer que celui-ci est sérieux. En l’espèce, un usage établi et conséquent sur trois territoires que sont la Bretagne, la région Hauts de France et également Paris doit être considéré comme un usage sérieux, et pas seulement local contrairement à ce que soutient le déposant. Comme démontré précédemment, il ressort des pièces fournies par la société opposante que les « boisson gazéifiée aux extraits végétaux et à l’arôme naturel de cola, sodas » ont fait l’objet d’un usage sérieux en France pour la période pertinente, la société PHARE OUEST ayant démontré que ces produits faisaient l’objet d’une réelle commercialisation en France avec une évolution de ses ventes. En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure BREIZH COLA est exploitée pour les « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les « boisson gazéifiée aux extraits végétaux et à l’arôme naturel de cola, sodas », l’Institut ne prendra en considération, pour l’examen de l’opposition, que les produits précités. Sur le risque de confusion

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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition a été formée contre les produits suivants : « Boissons énergisantes; eaux minérales gazeuses et non gazeuses; eaux de table; eaux de source; eaux aromatisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte sont les suivants : « boisson gazéifiée aux extraits végétaux et à l’arôme naturel de cola, sodas ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux « boisson gazéifiée aux extraits végétaux et à l’arôme naturel de cola, sodas » de la marque antérieure pour lesquels l’usage a été reconnu, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BREIZH ELIXIR, ci-dessous reproduit :

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La marque antérieure porte sur la marque figurative BREIZH COLA, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux selon une présentation particulière. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun l’élément verbal BREIZH placé en position d’attaque. Toutefois, dans le signe contesté, cet élément BREIZH, qui désigne la région Bretagne en langue bretonne, fait référence à l’origine bretonne des produits contrairement à ce qu’indique la société opposante. A ce titre, l’arrêt du Tribunal de Grande Instance de Rennes cité par la société opposante et concernant le signe BREIZH KONFIT portait sur la distinctivité du signe pris dans son ensemble. Si le signe BREIZH KONFIT dans son ensemble a pu être considéré comme distinctif, il n’en demeure pas moins que le terme BREIZH, en ce qu’il renvoie à la région Bretagne, apparait très fortement évocateur en ce qu’il renvoie à l’origine bretonne des produits visés. En outre, les rayures noires et blanches présentes dans le signe contesté sont également susceptibles d’être perçues comme une référence au drapeau breton qui comporte de telles rayures, confortant ainsi, la signification de l’élément BREIZH précité. En outre, si comme le fait valoir la société opposante les éléments COLA et ELIXIR renvoient tous deux à la nature des produits, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de conférer dans le signe contesté à l’élément BREIZH un caractère essentiel contrairement à ce que soutient la société opposante. Dès lors, en présence d’éléments faiblement distinctifs, le consommateur portera son attention sur les différences existant entre les signes en cause. Les signes présentent des différences au niveau de l’écriture (écriture droite pour le signe contesté, penchée pour la marque antérieure). Par ailleurs, l’élément figuratif représentant notamment un dragon dans le signe contesté occupe une place importante dans le signe de telle sorte qu’il renforce les différences d’ensemble entre les signes et notamment les différences intellectuelles, la référence à un dragon étant absente de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de

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similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De même, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Si les pièces produites par la société opposante attestent d’une certaine connaissance par le public de la marque antérieure, cette circonstance ne saurait lui conférer un monopole sur le terme BREIZH utilisé en référence à l’origine bretonne des produits. Il en va de même de l’argument de la société opposante concernant la famille de marque dont elle serait titulaire. En effet, il convient à cet égard de préciser que si l’existence d’une famille de marques peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion, encore faut-il notamment que l’opposant ait justifié de l’existence de ces marques, de leur statut, portée et titulaire, ainsi que de leur réelle présence sur le marché. Si les documents fournis montrent que d’autres marques reprenant la construction BREIZH associé à un autre terme correspondant à l’évocation d’une boisson, sont utilisées, la société opposante n’a pas justifié de l’existence, du statut, de la portée de celles-ci. Enfin, s’il n’est pas contesté que certains produits sont identiques ou fortement similaires, cette seule circonstance ne saurait suffire à compenser les différences entre les signes telles que précédemment démontrées. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré la similarité entre une partie des produits.

CONCLUSION En conséquence, le signe contesté peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.