OPP 21-2952 07/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TDNF AUTO (société par actions simplifiée), (ci-après dénommé le Déposant), a déposé, le 9 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4753339 portant sur le signe alphanumérique 123 BATTERIE qui a vocation à désigner, notamment, les produits et services suivants : « Batteries ; batteries pour véhicules ; Recharge de batteries pour véhicules». Le 30 juin 2021, la société A123 SYSTEMS LLC (société de droit américain), (ci-après dénommé l’Opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale portant sur le signe alphanumérique A123, déposée le 23 juillet 2007, enregistrée sous le n° 931336 et régulièrement renouvelée. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Accumulateurs; produits de stockage d’énergie ». L’opposition a été notifiée au Déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le Déposant déposante a invité l’opposant à démontrer l’usage sérieux du droit antérieur invoqué. Au terme des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION a) Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». b) Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 9 avril 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 9 avril 2016 au 9 avril 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 L’opposante fonde son opposition sur la base des produits suivants : « Accumulateurs; produits de stockage d’énergie ». Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. L’opposante indique que les pièces fournies sont des factures datées de 2016 à 2020, accompagnées de leur traduction. Elle ajoute que toutes « … ces factures portent sur la vente de produits sur lesquels est basée la présente procédure d’opposition. C’est-à-dire, soit des batteries, ensembles d’accumulateurs électriques reliés entre eux de façon à créer un générateur électrique de tension et de capacité désirée, soit des produits servant à la production et au stockage d’énergie électrique, c’est-à-dire des électrolyseurs, cathodes, anodes, cellules, séparateurs, transformateurs NRE ». En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les : « Accumulateurs; produits de stockage d’énergie » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il convient de préciser que l’usage en France, tel que démontré, vaut usage dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les « Accumulateurs; produits de stockage d’énergie », la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition pour les produits précités. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Batteries ; batteries pour véhicules ; Recharge de batteries pour véhicules». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits et services sont les suivants : « Accumulateurs; produits de stockage d’énergie ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Force est de constater que les « Batteries ; batteries pour véhicules » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de produits identiques et similaires, ce que reconnait le Déposant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 Le service de « Recharge de batteries pour véhicules » de la demande contestée est uni par un lien étroit et obligatoire aux « Accumulateurs; produits de stockage d’énergie » de la marque antérieure, dès lors que le premier ne peut être rendu sans le recours aux seconds. Ne peut être retenu l’argument du Déposant relatif à la faiblesse prétendue de ce lien de complémentarité, sachant que le service à précisément pour objet de recharger certains des produits de la marque antérieure. Il s’agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du Déposant selon lesquels il exploite la marque 123 PARE- BRISE en relation avec des centres de remplacement de vitrage automobile et entend développer, de même, un réseau de franchise de remplacement de batteries automobiles sous la demande de marque 123 BATTERIE. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libellés tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des motifs présidant au choix des signes. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe 123 BATTERIE ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique A123. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un signe alphanumérique présenté sur deux lignes accompagnés d’éléments figuratifs et de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’un signe alphanumérique. Les signes ont en commun l’élément numérique 123, dont il résulte de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 Ils diffèrent par leurs éléments verbaux respectifs (BATTERIE pour le signe contesté / A pour la marque antérieure) ainsi que par la présence dans le signe contesté, d’éléments graphiques et de couleurs. Phonétiquement, ne peut être retenu l’argument du déposant tendant à faire valoir que l’élément commun 123 sera lu différemment dans les deux signes en cause, à savoir, « cent vingt-trois » dans la marque antérieure et « un, deux, trois » dans le signe contesté. En effet, en présence des mêmes chiffres selon une présentation analogue, la présentation de l’élément 123 n’altérant aucunement son caractère immédiatement perceptible, rien ne permet d’affirmer qu’ils seront prononcés différemment. Il en résulte qu’intellectuellement, il n’est nullement établi, contrairement à ce qu’indique le Déposant, que le consommateur percevra au sein du seul signe contesté, une référence au jeu « 1,2, 3, soleil », laquelle serait absente de la marque antérieure. A cet égard, le fait que cette évocation figure par le biais d’un « jingle », dans les campagnes publicitaires du Déposant ne peut être retenu en l’espèce, la comparaison devant s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment de toutes circonstances d’exploitations réelles ou supposées. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précédemment relevées. En effet, l’élément numérique commun 123 apparaît distinctif au regard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par le Déposant. Au sein de la marque antérieure, l’élément 123 est immédiatement perceptible, en ce qu’il est simplement précédé de la lettre A qui n’occupe qu’une part minime du signe, et n’altère pas la lisibilité de la suite plus longue123. Cet élément présente en outre un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’il figure en attaque et en grandes caractères et que le terme BATTERIE qui l’accompagne, sur une ligne inférieure, est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause et sera perçu comme la désignation de l’objet ou de la destination des produits et services concernés. Les éléments graphiques ainsi que les couleurs du signe contesté ne sauraient quant à eux altérer le caractère essentiel de l’élément 123, en ce qu’ils apparaissent comme de simple agréments visuels sans incidence sur la lisibilité de ce dernier. Ainsi, en dépit des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre les éléments précités, invoquées par le Déposant, tout risque de confusion ne peut être exclu, le public demeurant susceptible d’associer les deux marques compte tenu de leur élément dominant commun 123. Le signe contesté est donc similaire à la marque antérieure invoquée. Est extérieur à la présente procédure l’argument du Déposant selon lequel il est titulaire d’autres marques incluant la séquence 123 en attaque, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition portant uniquement sur les signes tels que déposés, indépendamment des autres droits antérieurs existants. La décision invoquée par le Déposant, ne peut être transposée à la présente espèce, dès lors que les signes qui partageaient l’élément numérique commun 1888, se distinguaient par la présence au sien du signe contestée d’éléments verbaux distinctifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des produits et services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services en cause. A cet égard, la grande proximité des produits et services peut compenser certaines différences entre les signes en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 CONCLUSION En conséquence, le signe contesté 123 BATTERIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Batteries ; batteries pour véhicules ; Recharge de batteries pour véhicules». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI