OPP 21-3044 12/04/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FRANCHI (Société à responsabilité limitée) (le Déposant), a déposé, le 15 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4755561 portant sur le signe verbal LE GLACIER FRANCHI ayant vocation à designer les produits et services suivants : « Pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; crèmes glacées ; glaces à l’eau (glaces alimentaires); glaces aux fruits (glaces alimentaires) ; sorbets (glaces alimentaires) ; yaourts glacés (glaces alimentaires) ; granités ; Salons de thé; services de restauration (alimentation) ; services de glaciers ».

Le 6 juil et 2021, la société CASA FRANCHI (Société par actions simplifiée) (l’Opposante) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

• la dénomination sociale CASA FRANCHI, • le nom commercial CASA FRANCHI, • l’enseigne GLACIER FRANCHI.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.

Le Déposant puis l’Opposante ont sol icité la suspension de la procédure du fait d’une assignation en contrefaçon et concurrence déloyale déposée devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la demande de la société SARL FRANCHI à l’encontre de la société CASA FRANCHI.

Toutefois, cette action ne portant sur aucun des trois signes invoqués à l’appui de l’opposition, l’Institut n’a pu donner droit à ces demandes de suspension. Au terme des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION

A. Sur le fondement de la dénomination sociale CASA FRANCHI

Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

L’article L 712-4 de ce code dispose en outre, que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. L’Opposante fait valoir qu’el e exerce, sous la dénomination sociale CASA FRANCHI, les activités suivantes : « Exploitation d’un fonds de commerce de café, glacier, salon de thé, petite restauration sur place ou à emporter ».

L’Opposante indique de « dès 2019, la SAS CASA FRANCHI s’est fait connaître aux yeux du public pour son activité de glacier ».

Pour démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale invoquée, l’Opposante a fourni les pièces suivantes :

—  Pièce n°1 : Extrait KBIS - Pièce n°2 : Photographies de la vitrine de la boutique en 2019 et de la nouvelle boutique en 2020 - Pièce n°3 : factures - Pièce n°6 : Extraits des sites internet www.visit.alsace et www.tourisme-obernai.fr - Pièce n°9 : Rapport du président de l’AGO du 14 juin 2021 - Pièce n°10 : Dix photographies - Pièce n°11 : publications Instagram entre août et octobre 2020 Toutefois les documents produits ne sont pas de nature à démontrer l’exploitation de la dénomination sociale antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée.

En effet la fourniture d’un extrait KBIS et d’un rapport du président produit par l’Opposante pour établir sa qualité à agir ne sont pas de nature à démontrer de l’exploitation effective de la dénomination précitée.

Or, ces documents ne sont pas complétés par les autres pièces qui n’apparaissent pas davantage de nature à démontrer la réalité et l’intensité de l’usage de la dénomination sociale CASA FRANCHI pour les activités invoquées, dans sa dimension économique, et ce pour les raisons ci-après énoncées.

A cet égard, les photographies de la vitrine de la boutique sont au nombre de deux. La première n’est pas datée et fait apparaitre un établissement clos. La seconde date de 2019 mais sa qualité ne permet pas de lire clairement la dénomination CASA FRANCHI comme le relève le Déposant. En outre, les factures fournies par l’Opposante sont fort peu nombreuses (3 au total) et concernent, pour l’une, l’année 2020 et, pour les deux autres, l’année 2021. Aucune de ces factures ne mentionne l’objet ni la nature des prestations facturées, ni le moindre montant ou volume de transaction. La première, éditée par CASA FRANCHI, ne fait pas plus apparaitre le destinataire de la facture. Les deux autres sont éditées par des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

prestataires extérieurs (ABAKOM INFORMATIQUE et TECHNICAF) sans plus d’informations quant à leur contenu.

Les extraits des sites internet www.visit.alsace et www.tourisme-obernai.fr font référence à l’existence d’un établissement à Obernai, comme le ferait un simple annuaire.

Les dix photographies de la pièce 10 et les trois photographies de la pièce 11 consistent en des publications sur des comptes Instagram de particuliers ou de l’Opposante, entre juin et octobre 2020. Sur certaines d’entre el es, les termes CASA FRANCHI apparaissent sur des gaufrettes placées dans des pots de glace, sur des gobelets de milk shake et sur une serviette (troisième page de la pièce 10 mais de manière peu lisible). Sur la dernière page de la pièce 11 ce sont les termes MAISON FRANCHI qui figurent sur un pot de glace et non les termes CASA FRANCHI de la dénomination invoquée.

A défaut de fourniture de factures pertinentes, ni de chiffre d’affaire relatifs à ses activités, les éléments précités, même combinés sont insuffisants à démontrer un usage sérieux de la dénomination sociale CASA FRANCHI dans la vie des affaires.

L’affirmation de l’Opposante selon laquel e el e « …bénéfice d’une forte notoriété en Alsace et [que] ses qualités d’artisan glacier sont largement reconnues par sa clientèle » n’est donc corroborée par aucun élément objectif et ne saurait donc être retenu.

En conséquence, l’opposition ne peut être accueillie sur le fondement de l’atteinte de la dénomination commerciale CASA FRANCHI invoquée.

B. Sur le fondement du nom commercial CASA FRANCHI

L’article L. 712-4 du code de la propriété intel ectuel e dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Selon l’article L. 712-4-1 du même code, « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs droits mentionnés à l’article L. 712-4 sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ».

Enfin, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019- 158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposante fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : [… ] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposante et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ».

Le nom commercial étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective.

En outre, ainsi que le précisent expressément les dispositions précitées, l’opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, que la portée du nom commercial n’est pas seulement locale pour les activités invoquées.

Ces dispositions ont pour finalité de limiter le nombre de conflits entre des signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif dans la vie des affaires puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque.

La portée non seulement locale doit ainsi être établie à la fois dans sa dimension économique et géographique.

Il doit en l’occurrence être démontré que le signe invoqué est effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et qu’il présente une étendue géographique qui n’est pas seulement locale, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

ce qui implique que cet usage ait lieu sur une partie importante du territoire (CJUE 29/03/2011, C-96/09 P, « Bud » EU:C:2011:189, § 159).

En particulier, la dimension économique de la portée du signe est évaluée au regard de la durée pendant laquel e il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet (TUE 24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 37).

L’Opposante fait valoir qu’el e exerce, sous le nom commercial CASA FRANCHI, les activités suivantes : « Exploitation d’un fonds de commerce de café, glacier, salon de thé, petite restauration sur place ou à emporter » depuis 2019 et que ce nom est « … reproduit sur certains des produits commercialisés par la SAS CASA FRANCHI, notamment les gaufrettes qui accompagnent les glaces et les gobelets pour les milkshakes ».

Pour démontrer une exploitation effective du nom commercial invoqué dont la portée n’est pas seulement locale, l’Opposante a fourni les pièces suivantes :
- Pièce n°3 : factures - Pièce n°4 : publications Instagram - Pièce n°5 : Comptes Instagram et Facebook - Pièce n°10 : Dix photographies - Pièce n°11 publications Instagram entre août et octobre 2020 Pour les raisons précédemment développées au point A, les trois factures fournies échouent à démontrer une exploitation effective et substantiel e du nom commercial pour les activités invoquées par l’Opposante, et ne donnent aucune indication d’objet, de volume et de montants. El es sont en outre toutes trois localisées dans le Bas-Rhin (67).

L’argument de l’Opposante consistant à déclarer que « la clientèle de la SAS CASA FRANCHI (…) ne se limite pas à OBERNAI (lieu du siège social de la société) mais (…) provient de toute l’Alsace » est à cet égard purement déclaratif.

Concernant les publications extraites de comptes Instagram (pièces 4, 1O et 11), peu de ces pièces sont datées. Seule une des seize photographies de la pièce 4 est datée (du 9 août 2020). En outre, ces photographies consistent exclusivement en des captures d’écran du réseau social précité. Si les termes CASA FRANCHI y apparaissent parfois sur des gaufrettes ou des gobelets, ce document n’établit pas un usage réel et intense pour les activités invoquées tel es que désignées par l’Opposante.

Il en va de même des pièces 10 et 11, fournies dans un second temps, qui consistent également en des publications sur des comptes Instagram de particuliers ou de l’Opposante, entre juin et octobre 2020.

Sur certaines de ces publications, les termes CASA FRANCHI apparaissent sur des gaufrettes plantées dans des pots de glace, sur des gobelets de milk shake et sur une serviette (troisième page de la pièce 10 mais de manière peu lisible). En outre, sur la dernière page de la pièce 11 ce sont les termes MAISON FRANCHI qui figurent sur un pot de glace et non les termes CASA FRANCHI de la dénomination invoquée.

Ces documents, couvrant le seul été 2020, et dont certains sont présentés en doublon d’autres pièces, ne sont pas corroborés par des pièces permettant d’établir une exploitation significative du nom commercial pour les activités invoquées par l’Opposante, ni sa durée, ni sa portée sur une partie importante du territoire. Ces pièces ne donnent notamment aucun élément vérifiable en matière de volume de vente, de chiffre d’affaire.

L’argument de l’Opposante selon lequel les « … publications de nombreux clients de toutes parts … participent à la promotion et à la publicité des produits de la société dans toute la France » n’est donc corroboré par aucun élément objectif et ne saurait donc être retenu.

En outre la page 8 de la pièce 4 indique sans ambiguïté que l’activité se limite à la seule vil e d’Obernai. A cet égard, l’Opposante fait valoir que la vil e d’Obernai est « … une ville très touristique » mais cette circonstance n’est étayée.

La pièce 5 qui porte sur une page Instagram d’un compte qui affiche 2.261 abonnés et un compte Facebook recensant 4.290 abonnés ne sont pas le témoignage d’une présence particulièrement intense sur ces réseaux. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Ces pièces échouent à démontrer, contrairement à ce qu’indique la société opposante, que la « …SAS CASA FRANCHI est très active sur les réseaux sociaux ».

Ces documents ne permettent à l’évidence pas d’établir un usage du nom commercial CASA FRANCHI en France ni même une diffusion médiatique significative du nom commercial auprès du public pour les activités invoquées, ni d’une quelconque notoriété du signe invoqué.

Ainsi, à défaut de pièces datées, chiffrées et permettant d’établir la réalité, la durée et l’intensité de l’usage ainsi que sa couverture territoriale, il n’est pas démontré que le signe CASA FRANCHI est utilisé à titre de nom commercial pour les activités invoquées d’une manière significative dans la vie des affaires ni qu’il puisse être considéré comme n’ayant pas une portée seulement locale à leur égard.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause au regard des produits et services contestés, l’opposition ne peut être accueil ie sur le fondement de l’atteinte au nom commercial CASA FRANCHI invoqué.

C. Sur le fondement de l’enseigne GLACIER FRANCHI

A l’appui de l’opposition, l’Opposante invoque le nom de l’enseigne antérieur GLACIER FRANCHI qu’el e indique être représenté de la manière suivante :

La société CASA FRANCHI a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondements de l’opposition », les informations suivantes :

« Type de fondement : Nom commercial ou enseigne Origine : Enseigne Signe de forme verbale ? Non Désignation du signe : GLACIER FRANCHI Activités qui servent de base à l’opposition : Exploitation d’un fonds de commerce de café, glacier, salon de thé, petite restauration sur place ou à emporter Représentation du signe antérieur : Logo enseigne.pdf – Représentation du signe (nom commercial ou enseigne) »

L’article L. 712-4 du code de la propriété intel ectuelle dispose que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 4° […] une enseigne …, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». De même, l’article L. 712-4-1 du même code dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs droits mentionnés à l’article L. 712-4 sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :[…] : 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L. 712-4 sur le fondement … de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ».

De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019- 158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : [… ] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à … une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ».

Par conséquent, la société opposante doit non seulement démontrer l’existence de l’enseigne mais également son exploitation réel e à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée ainsi que sa portée non seulement locale. En effet, l’enseigne étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires.

A cet égard, l’exploitation doit s’entendre d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés.

Dans l’acte d’opposition, la société opposante soutient faire usage de l’enseigne invoquée dans le domaine de l’«Exploitation d’un fonds de commerce de café, glacier, salon de thé, petite restauration sur place ou à emporter».

En effet, pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire.

Afin de déterminer si tel est le cas il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale (CJUE 29 mars 2011, C-96/09 P, Bud, points 159 et 160).

Pour démontrer une exploitation effective de l’enseigne invoquée dont la portée n’est pas seulement locale, l’Opposante a fourni les pièces suivantes :

- Pièce n°2 : Photographies de la vitrine de la boutique en 2019 et de la nouvelle boutique en 2020 - Pièce n°7 : Photographie des uniformes et du magasin - Pièce n°8 : Page Facebook reprenant l’enseigne

Les photographies de la vitrine de la boutique sont au nombre de deux. La première n’est pas datée et fait apparaitre un établissement clos. La seconde date de 2019 mais sa qualité ne permet pas de lire clairement la dénomination CASA FRANCHI.

La pièce 7 présente trois photographies non datées, la seule mention des mois de mars et avril ne permettant de définir si el es ont été prises dans la période pertinente. La première photographie ne permet pas de définir que les termes inscrits sur le polo d’un employé sont bien GLACIER FRANCHI. Les deux autres pièces portent bien la mention GLACIER FRANCHI sur un tablier et sur un mur.

La pièce 8 consiste en deux photographies non datées.

A supposer même que ces pièces combinées (dont une seule est datée, de 2019) soient de nature à prouver l’existence de l’enseigne GLACIER FRANCHI, el es ne permettent, en tout état de cause, pas d’établir une exploitation intensive de ladite enseigne et une portée qui ne serait pas seulement locale.

Ne saurait être retenu l’argument de l’Opposante relatif à la prétendue notoriété du droit antérieur invoqué, au demeurant non établie, l’exploitation du droit antérieur n’ayant pas été démontré.

A défaut de preuve d’une exploitation effective et significative des éléments GLACIER FRANCHI à titre d’enseigne à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée et en tout état de cause, à défaut de preuve de la portée non seulement locale de ladite enseigne, l’Opposante ne peut faire valoir le droit précité à l’appui de l’opposition.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause au regard des produits et services contestés, l’opposition ne peut être accueil ie sur le fondement de l’atteinte à l’enseigne GLACIER FRANCHI invoquée.

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Le signe verbal contesté FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits invoqués par la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée.

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