OPP 21-3083 10/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N L agissant pour le compte de la société KRISTAL PHARMA (société en cours de formation) a déposé le 14 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 755 223 portant sur le signe verbal KRISTAL PHARMA. Le 7 juil et 2021, la société CRISTALFARMA (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe CRISTALFARMA déposée le 22 décembre 2016 et enregistrée sous le n° 016198046, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.

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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le déposant le libel é à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition contre les services précités de la demande d’enregistrement sur la base des produits et services suivants de la marque antérieure, servant de base à l’opposition : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; Produits hygiéniques pour la médecine ; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; Préparations alimentaires pour nourrissons ; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; Bandes adhésives pour la médecine ; Étoffes pour pansements ; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; Désinfectants ; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; Fongicides ; Désherbants et herbicides ; Désodorisants d’atmosphère ; Produits pour la purification de l’air ; Bracelets antirhumatismaux ; Anneaux antirhumatismaux ; Bracelets à usage médical ; Crayons caustiques ; Désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; Désodorisants ; Couches-culottes ; Couches pour bébés ; Caches oculaires à usage médical ; Coffrets de premiers secours vendus garnis ; Pastil es fumigènes ; Crayons antimigraineux ; Trousses à pharmacie garnies ; Herbes à fumer à usage médical ; Solutions pour verres de contact ; Solvants pour enlever le sparadrap ; Cigarettes sans tabac à usage médical. Viande ; Poissons non vivants ; Gibier avicole ; Extraits de viande ; Gelées comestibles ; Marmelade d’agrumes ; Compotes ; Oeufs ; Aloe vera préparé pour l’alimentation humaine ; Pol en préparé pour l’alimentation ; Graines préparées ; Graines de tournesol préparées ; Extraits d’algues à usage alimentaire. Café ; Thé ; Cacao et succédanés de café ; Riz ; Tapioca et sagou ; Farines et préparations faites de céréales ; Pain ; Pâtisseries et confiseries ; Glaces alimentaires ; Sucre ; Miel ; Sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; Sel ; Moutarde ; Vinaigres ; Sauces (condiments) ; Épices ; Glace à rafraîchir ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ; Propolis ; Câpres ; Graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; Extraits de malt à usage alimentaire ; Maltose ; Gelée royale ; Édulcorants naturels ; Germes de blé pour l’alimentation humaine. Café ; Thé ; Cacao et succédanés de café ; Riz ; Tapioca et sagou ; Farines et préparations faites de céréales ; Pain ; Pâtisseries et confiseries ; Glaces alimentaires ; Sucre ; Miel ; Sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; Sel ; Moutarde ; Vinaigres ; Sauces (condiments) ; Épices ; Glace à rafraîchir ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ; Propolis ; Câpres ; Graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; Extraits de malt à usage alimentaire ; Maltose ; Gelée royale ; Édulcorants naturels ; Germes de blé pour l’alimentation humaine. Services médicaux ; Services vétérinaires ; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; Location d’équipements médicaux ; Préparation d’ordonnances par des pharmaciens ; Consultation en matière de pharmacie ; Location d’instal ations sanitaires ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont invoqués d’autres services de la marque antérieure, à savoir les services suivants : «Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industriel es; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ».

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Or si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « …sous réserve [qu’il] n’invoque [pas] d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e). Il en résulte que les services précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; Préparations alimentaires pour nourrissons; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Bandes adhésives pour la médecine; Étoffes pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles; Fongicides; Désherbants et herbicides; Désodorisants d’atmosphère; Produits pour la purification de l’air; Bracelets antirhumatismaux; Anneaux antirhumatismaux; Bracelets à usage médical; Crayons caustiques; Désodorisants pour vêtements ou matières textiles; Désodorisants; Couches-culottes; Couches pour bébés; Caches oculaires à usage médical; Coffrets de premiers secours vendus garnis; Pastil es fumigènes; Crayons antimigraineux; Trousses à pharmacie garnies; Herbes à fumer à usage médical; Solutions pour verres de contact; Solvants pour enlever le sparadrap; Cigarettes sans tabac à usage médical » de la marque antérieure, dès lors que ces produits et services peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. En effet, l’argument de la société opposante selon lequel les premiers « sont susceptibles d’être adressés à des pharmacies et acteurs du service médical », ne saurait suffire pour démontrer un risque de confusion en l’espèce, dès lors que cette circonstance ne présente aucune caractère obligatoire. En effet, les premiers n’ont pas nécessairement pour objet des seconds, mais peuvent avoir de multiples autres objets. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune contrairement à ce que soutient la société opposante. Les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services médicaux; Services vétérinaires; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Location d’équipements médicaux; Préparation d’ordonnances par des pharmaciens; Consultation en matière de pharmacie; Location d’instal ations sanitaires » de la marque antérieure dès lors que ces services peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. En outre, si ces services s’entendent de « consultations » comme l’indique la société opposante (ce qui n’est au demeurant pas le cas de certains d’entre eux), ce critère, très large, ne saurait suffire à reconnaître une similarité, dès lors que ces services ont des objets très divers et sont rendus par des prestataires différents. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune contrairement à ce que soutient la société opposante. La société opposante soutient que « la demanderesse a pour objet social déclaré au registre du commerce et des sociétés le « Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques » ». Toutefois, et comme el e le souligne el e-même dans son exposé des moyens,

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cet argument est extérieur à la procédure dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Les services de la demande d’enregistrement ne sont donc pas identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KRISTAL PHARMA. La marque antérieure porte sur le signe complexe CRISTALFARMA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination et d’éléments figuratifs. Visuel ement, les signes sont composés de l’ensemble verbal KRISTAL PHARMA pour le signe contesté et de la dénomination CRISTALFARMA pour la marque antérieure, lesquels ont dix lettres en commun, placées dans le même ordre et formant les longues séquences communes –RISTAL – ARMA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les dénominations se prononcent de manière identique en quatre temps [kri-stal-far- ma], ce qui leur confère une identité phonétique. Intel ectuel ement, les dénominations se composent d’un élément faisant référence au cristal suivi d’un élément évoquant le diminutif du terme pharmacie. Il en résulte de grandes ressemblances visuel es et une identité phonétiques et intel ectuel es dans la mesure où ces signes ne diffèrent que la par la subsitution de la lettre K à la lettre C et la séquence PH à la lettre F et à la présence d’un espace au sein du signe contesté. Les dénominations restent ainsi dominées par des séquences de lettres communes ainsi que des sonorités et une évocation identiques, dès lors que les différences ont peu d’incidence visuel e et aucun impact phonétique et intel ectuel. Si les signes en cause diffèrent par la présence d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence.

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En effet la dénomination CRISTALFARMA de la marque antérieure, est distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, cette dénomination est dominante au sein de la marque antérieure dès lorsque les éléments figuratifs seront perçus comme des éléments de décoration et ne retiendront pas l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté KRISTAL PHARMA apparaît donc similaire à la marque complexe antérieure CRISTALFARMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante relève qu’ « il y a lieu de tenir compte du caractère phonétiquement identique des termes en présence dans l’appréciation et la compensation d’un moindre degré de similitude entre les services ». S’il est vrai qu’un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les signes, encore faut-il qu’il existe un degré de similitude suffisant entre les produits et services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La société opposante invoque également la « haute distinctivité per se » de la marque antérieure. Toutefois, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du public, pour des produits et services différents. Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les services, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des signes.

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CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal KRISTAL PHARMA peut être adopté comme marque pour désigner des services différents, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.