OPP 21-3092 Le 17/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HAPPY PROTECT (société par actions simplifiée) a déposé le 16 avril 2021 la demande d’enregistrement n°4756188 portant sur le signe TOM ET LOU TON DOUDOU NE EN FRANCE. Le 7 juil et 2021, la société LUDENDO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale TIM ET LOU déposée le 3 juin 2010, enregistrée sous le n°10 3 743 672 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’institut a notifié à la société déposante un refus provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond, assortie d’une proposition de régularisation. La société déposante a procédé à la régularisation de sa demande dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite au refus provisoire et à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; bal es et bal ons de jeux; tables de bil ard; queues de bil ard; bil es de bil ard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets: tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « jeux ; jouets ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « jeux; jouets; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; bal es et bal ons de jeux; tables de bil ard; queues de bil ard; bil es de bil ard; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes [jouets]; maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique dans le libel é de la marque antérieure ou apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les «jouets pour animaux de compagnie» de la demande d’enregistrement contestée ne relèvent pas de la catégorie générale des «jeux, jouets» de la marque antérieure dès lors que les seconds doivent s’entendre, à défaut de précision dans leur libel é, de produits destinés exclusivement aux êtres humains. Les produits pour animaux ont en effet des caractéristiques spécifiques et distinctes de cel es des produits pour êtres humains au point de ne pas présenter la même nature et de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libel é lorsqu’ils sont revendiqués. Ils ne s’adressent donc pas à la même clientèle et ne relèvent pas du même domaine (accessoires pour animaux pour les premiers, jeux et jouets pour les seconds) ; ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (les premiers se retrouvant dans des animaleries alors que les seconds sont vendus dans des magasins de jeux). Ces produits ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.

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Les « décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; patins à glace; patins à roulettes; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’articles de décoration destinés à être utilisés uniquement pendant la période de Noël et de produits ayant vocation à être utilisés pour des activités physiques et/ou sportives n’appartiennent pas à la catégorie générale des « jeux, jouets » de la marque antérieure qui s’entendent respectivement d’instruments servant à amuser et divertir et des objets dont les enfants se servent pour jouer. Ainsi définis, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination, que les « jeux, jouets » de la marque antérieure. Répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes souhaitant décorer son intérieur à l’occasion de fêtes ou souhaitant pratiquer un sport pour les premiers/enfants ou personnes souhaitant se divertir pour les seconds), ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (magasins de décoration et magasins d’articles de sport pour les premiers, magasins de jouets pour les seconds). Ces produits ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal TOM ET LOU TON DOUDOU NE EN FRANCE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TIM ET LOU, ci-dessous reproduit : La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose de huit éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux.

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Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement les signes en cause ont en commun la même construction fondée sur l’association d’un prénom identique LOU précédé d’un autre prénom visuel ement et phonétiquement proche TOM / TIM reliés par le terme ET, ce qui leur confère des grandes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent également par la présence des termes TON DOUDOU NE EN FRANCE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Les éléments TOM ET LOU du signe contesté apparaissent distinctifs au regard des produits visés. Ils présentent, en outre, un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que les éléments TON DOUDOU NE EN FRANCE apparaissent évocateurs à l’égard de certains des produits visés et ne sont donc pas susceptible d’être retenus par le consommateur à titre de marque. Il résulte de cette structure commune et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes, un risque d’association, le public étant susceptible de croire que ces deux marques appartiennent au même titulaire ou à des entreprises partenaires. En conséquence le signe verbal contesté TOM ET LOU TON DOUDOU NE EN FRANCE est donc similaire à la marque antérieure TIM ET LOU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques et non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION Le signe verbal contesté TOM ET LOU TON DOUDOU NE EN FRANCE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure française TIM ET LOU.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « jeux; jouets; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; bal es et bal ons de jeux; tables de bil ard; queues de bil ard; bil es de bil ard; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes [jouets]; maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.