OPP 21-3153 11/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MALABADİ ORGANİK GIDA ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (société de droit turque) a déposé le 22 janvier 2021, la demande d’enregistrement international désignant la France n° 1590179 portant sur le signe verbal MALABADI. Le 12 juil et 2021, la société KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- La marque verbale de l’Union européenne MALABAR déposée le 1er avril 1996 et enregistrée sous le n° 000031385, dont el e est devenue titulaire à la suite d’un transfert de propriété, sur le fondement du risque de confusion ;

- La marque verbale de l’Union européenne MALABAR déposée le 1er avril 1996 et enregistrée sous le n° 000031385, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée de l’Union Européenne n°000031385 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque verbale MALABAR n° 000031385. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « gommes à mâcher ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure « a fait l’objet d’un usage continu depuis sa création en 1958. La marque MALABAR est ainsi utilisée France pour désigner des gommes à mâcher depuis 63 ans. Depuis 1959, les gommes à mâcher MALABAR sont constamment accompagnées de vignettes/ tatouages éphémères qui ont fait le succès de ce chewing-gum » et que « lors d’un sondage de notoriété réalisé sur la marque MALABAR en 2015 par l’institut IPSOS, 94% de la population française a reconnu connaitre la marque MALABAR » et fournit notamment les pièces suivantes en annexe :

- Annexe 5 : Un extrait du site wikipedia.fr de la marque MALABAR indiquant l’histoire de la marque, l’évolution de son identité visuel e, les promotions de la marque effectuée dans de nombreux magazines notamment des journaux pour enfants tels que le Journal de Mickey, Mickey Parade, Picsou Magazine, Journal de Spirou, Journal de Tintin, J’aime Lire, Okapi… ainsi que les publicités télévisées.

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— Annexe 6 : un document de communication indiquant que « 20 000 malabars sont mâchés par jour ».

- Annexe 7 : un extrait d’un article de 2018 du Figaro Economie indiquant l’évolution de la mascotte MALABAR, le sponsoring du Stade français et précise que le chewing-gum est vendu à 330 mil ions de pièces par an.

- Annexe 8 : un article extrait du journal LES NOUVELLES DE FALAISE en date 20 juin 20219 sur une exposition sur MALABAR au musée des Automates à Falaise.

- Annexe 9 : un extrait de la page Facebook MALABAR montrant 447 393 abonnés.

- Annexe 10 : un document de communication montrant que la marque MALABAR a parrainé l’émission NINJA WARIOR diffusée sur TF1.

- El e fait également état d’un sondage IPSOS sur la marque MALABAR effectué par l’Institut IPSOS en 2015 indiquant que 94% de la population française a reconnu connaître la marque MALABAR. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, lesquel es proviennent principalement de sources externes et indépendantes sur le marché pertinent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue en France du grand public pour désigner des « gommes à mâcher ». Ainsi la marque verbale antérieure invoquée MALABAR a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire français pour les produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MALABADI, présentée en lettres minuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur la dénomination MALABAR présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Il n’est pas contesté, qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations MALABADI du signe contesté et MALABAR de la marque antérieure (longueur proche comprenant six lettres communes, placées dans le même ordre et suivant le même rang (MALABA), formant les séquences et sonorité d’attaque et centrale communes [ma-la-ba-]), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes.

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Le signe verbal contesté MALABADI est donc similaire à la marque verbale antérieure MALABAR Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition, fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure MALABAR, est dirigée à l’encontre des produits de l’enregistrement international contesté suivants : « Café, cacao; produits à boire à base de café ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouil es; pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels turcs en forme d’anneau recouverts de graines de sésame], poğaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas [desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif [desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi [pouding turc], riz au lait, keşkül [pouding turc]; miel, résine d’abeil es pour l’alimentation humaine, propolis à usage alimentaire; condiments pour produits alimentaires, vanil e (aromate), épices, sauces (condiments), sauce tomate; levure, poudre à lever; sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre; thé, thé glacé; confiseries, chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, glaces alimentaires; sel; en-cas à base de céréales, maïs gril é et éclaté, avoine écachée, chips de maïs, céréales pour le petit-déjeuner, blé transformé pour l’alimentation humaine, orge égrugée pour l’alimentation humaine, avoine transformée pour l’alimentation humaine, seigle transformé pour l’alimentation humaine, riz; mélasse à usage alimentaire». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque le fort degré de similitude entre les signes, le degré élevé entre les produits en cause, l’ « intensité de renommée » de la marque antérieure, son caractère distinctif et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, la marque antérieure MALABAR possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée importante dans le domaine des confiseries et plus particulièrement au regard des «gommes à mâcher » tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. La société opposante, invoque un lien entre les produits contestés précités et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée. En effet, el e fait valoir le fait que « les produits à comparer sont tous des produits alimentaires destinés à la même clientèle, proposés dans les mêmes circuits de distribution et par les mêmes opérateurs sur le marché ». Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, les consommateurs, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée pour des « Café, cacao; produits à boire à base de café ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouil es; pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels turcs en forme d’anneau recouverts de graines de sésame], poğaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas [desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif [desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi [pouding turc], riz au lait, keşkül [pouding turc]; miel, résine d’abeil es pour l’alimentation humaine, propolis à usage alimentaire; condiments pour produits alimentaires, vanil e (aromate), épices, sauces (condiments), sauce tomate;

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levure, poudre à lever; sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre; thé, thé glacé; confiseries, chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, glaces alimentaires; sel; en-cas à base de céréales, maïs gril é et éclaté, avoine écachée, chips de maïs, céréales pour le petit- déjeuner, blé transformé pour l’alimentation humaine, orge égrugée pour l’alimentation humaine, avoine transformée pour l’alimentation humaine, seigle transformé pour l’alimentation humaine, riz; mélasse à usage alimentaire», pourront faire un lien avec la marque antérieure. Sur le risque de profit indu ou de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposait fait notamment valoir que l’usage de la demande d’enregistrement contestée « tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure… ». A cet égard, el e indique que « la marque MALABAR dispose d’une image positive et est utilisée en France depuis presque 65 ans. La société opposante a ainsi su forger au fils des années l’image de sa marque comme étant la marque phare du segment des chewing-gums à destination des enfants ». El e ajoute également que « la marque MALABAR a fait l’objet d’un usage intensif en France depuis 65 ans et les investissements effectués pour promouvoir cette marque ont été très importants». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la société opposante a par ail eurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante pour des produits, pour lesquels el e a démontré un lien avec les produits de la demande d’enregistrement contestée. El e a en outre démontré que la marque antérieure MALABAR a effectué d’importants investissements dans la promotion et la publicité de sa marque au fil des années. Ainsi, compte tenu de la renommée de la marque antérieure pour des produits dans le domaine de la confiserie, des similitudes entre les signes, et des relations existantes entre les produits de la marque contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, il existe un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit. Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des « Café, cacao; produits à boire à base de café ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouil es; pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels turcs en forme d’anneau recouverts de graines de sésame], poğaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas [desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif [desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi [pouding turc], riz au lait, keşkül [pouding turc]; miel, résine d’abeil es pour l’alimentation humaine, propolis à usage alimentaire; condiments pour produits alimentaires, vanil e (aromate), épices, sauces (condiments), sauce tomate; levure, poudre à lever; sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre; thé, thé glacé; confiseries, chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, glaces alimentaires; sel; en-cas à base de céréales, maïs gril é et éclaté, avoine écachée, chips de maïs, céréales pour le petit- déjeuner, blé transformé pour l’alimentation humaine, orge égrugée pour l’alimentation humaine, avoine transformée pour l’alimentation humaine, seigle transformé pour l’alimentation humaine, riz;

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mélasse à usage alimentaire», de l’enregistrement international contesté, réduisant la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à son titulaire de bénéficier des efforts commerciaux déployés par la société opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Ces produits pourraient ainsi bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure renommée. Par conséquent, il apparait que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit de la renommée de la marque antérieure. L’usage de l’enregistrement international contesté MALABADI est donc susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure MALABAR, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté. B-Sur le risque de confusion au regard de la marque n° 000031385 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur la base du risque de confusion, l’opposition est formée contre les produits suivants : «pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; desserts à base de farine et chocolat; katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas [desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif [desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi [pouding turc], riz au lait, keşkül [pouding turc]; confiseries, chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, glaces alimentaires; en-cas à base de céréales, maïs gril é et éclaté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «gommes à mâcher». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : «confiserie, gommes à mâcher» de l’enregistrement international contesté apparaissent à l’évidence identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, les produits suivants : « pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; desserts à base de farine et chocolat; katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas [desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif [desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi [pouding turc], riz au lait, keşkül [pouding turc]; chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes; crèmes glacées, glaces alimentaires; en-cas à base de céréales, maïs gril é et éclaté » de la demande internationale contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les «gommes à mâcher» de la marque antérieure, les premiers étant des produits de pâtisserie ou de boulangerie, consommés dans le cadre

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d’un repas, alors que les seconds s’entendent de gomme parfumée destinée à être mâchée, sans être avalée. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits précités de l’enregistrement international contesté, apparaissent, pour certains identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MALABADI, présentée en lettres minuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur la dénomination MALABAR présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des « confiserie, gommes à mâcher» et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de l’enregistrement international contesté reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal MALABADI ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS

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DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Café, cacao; produits à boire à base de café ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouil es; pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels turcs en forme d’anneau recouverts de graines de sésame], poğaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas [desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif [desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi [pouding turc], riz au lait, keşkül [pouding turc]; miel, résine d’abeil es pour l’alimentation humaine, propolis à usage alimentaire; condiments pour produits alimentaires, vanil e (aromate), épices, sauces (condiments), sauce tomate; levure, poudre à lever; sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre; thé, thé glacé; confiseries, chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, glaces alimentaires; sel; en-cas à base de céréales, maïs gril é et éclaté, avoine écachée, chips de maïs, céréales pour le petit-déjeuner, blé transformé pour l’alimentation humaine, orge égrugée pour l’alimentation humaine, avoine transformée pour l’alimentation humaine, seigle transformé pour l’alimentation humaine, riz; mélasse à usage alimentaire ». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est partiel ement refusée, pour les produits précités.