OPP 21-3224 07/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A C a déposé le 7 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4 764 666 portant sur le signe verbal ONLY BOSS LADIES. Le 13 juil et 2021, la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BOSS déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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000049221, dûment renouvelée et dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission totale de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l’Institut, avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « articles de papeterie ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; calendriers ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ». Dans le formulaire d’opposition, la société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « Papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16) ; produits de l’imprimerie ; récipients en plastique, papier ou carton pour l’embal age ». Or, les « produits en ces matières [papier ; carton] (compris dans la classe 16) » qui ne donnent qu’une indication relative à la seule matière de ces produits, ne permettent pas d’identifier avec précision leurs nature, fonction ou destination. Ainsi, le libel é de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Papier, carton ; produits de l’imprimerie ; récipients en plastique, papier ou carton pour l’embal age ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ONLY BOSS LADIES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BOSS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’un unique élément verbal. Les deux signes en présence ont en commun le terme BOSS, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des termes ONLY et LADIES. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, le terme BOSS apparaît distinctif au regard des produits en cause. Ce terme présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme anglais ONLY, qui le précède, apparait comme un simple adjectif qualificatif signifiant « seul » et se rapportant au terme BOSS, le mettant ainsi en exergue. En outre, le terme LADIES, qui le suit, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « dames », apparait descriptif au regard des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’en désigner la destination, de sorte que ce terme ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes. Le signe verbal contesté ONLY BOSS LADIES est donc similaire à la marque verbale antérieure BOSS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal contesté ONLY BOSS LADIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.