OP21-3291 17/08/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EKINOS (société à responsabilité limitée unipersonnelle) a déposé le 28 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4760935 portant sur le signe verbal EKINOS. Le 19 juillet 2021, la société EKYNOX (société par actions simplifiée unipersonnelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe EKYNOX L’ENERGIE EN COMMUN déposée le 17 avril 2020, enregistrée sous le n°4639808, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le 8 décembre 2021, les parties ont demandé la suspension de la phase d’instruction pour une période de quatre mois. La procédure a dès lors été suspendue, ce dont les parties ont été informées. La procédure a repris le 8 avril 2022, au stade où elle se trouvait le 8 décembre 2021, jour de la suspension initiale. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison d’une régularisation matérielle de la demande d’enregistrement et de deux retraits partiels effectués par sa titulaire, inscrits au Registre national des marques respectivement le 2 août 2021 sous le n° 0829551 et le 3 novembre 2021 sous le n°0838150, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Analyse de données et de statistiques d’études de marché ; Collecte d’informations en matière d’études de marché ; Études de marché ; Études de prix ; Études de projets pour entreprises ; Réalisation d’études de faisabilité commerciale ; Service d’aide pour la direction d’affaires ; Services d’études dans le domaine des affaires d’entreprises ; Services de représentation commerciale ; l’ensemble des services de la classe est rendu uniquement et exclusivement en lien avec des prestations d’études, de conseils et d’assistance à maîtrise d’ouvrage de projets techniques ; l’ensemble des services de la classe s’entend à l’exclusion des services rendus dans les domaines de la transformation digitale et de la création de services digitaux, de la communication, du marketing, de la publicité. Formation et enseignement ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation et conduite de séminaires ; l’ensemble des services de la classe s’entend à l’exclusion des services rendus dans les domaines de la transformation digitale et de la création de services digitaux, de la communication, du marketing, de la publicité. Audits en matière d’énergie ; Conduite d’études Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

de projets techniques (à l’exclusion des études de projets techniques rendues dans les domaines de la transformation digitale et de la création de services digitaux, de la communication, du marketing, de la publicité) ; Conseils en matière d’économie d’énergie ; Études de faisabilité technique dans le domaine de l’ingénierie ; Prestation de conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie ; Services de certification en matière d’efficacité énergétique de bâtiments ; Services de conseil en matière d’efficacité énergétique ; Services de conseils concernant la protection de l’environnement ; Services de conseils technologiques (travaux d’ingénieurs) dans le domaine de la production et de l’utilisation d’énergie ; Services de conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie alternative ; Conseils et études techniques en matière de mobilité ; Gestion, suivi, planification et contrôle de projets techniques (à l’exclusion des études de projets techniques rendues dans les domaines de la transformation digitale et de la création de services digitaux, de la communication, du marketing, de la publicité) ; Conseil et études en matière d’infrastructures de charges de véhicules ; Conseils et études en matières d’infrastructures de transport ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion d’affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de conseils relatifs à la gestion d’affaires et à la conduite des affaires pour le financement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, et notamment solaires ; consultations professionnelles d´affaires ; gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires, ces services étant rendus dans le domaine du financement de projets énergétiques ; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs (particuliers ou professionnels) sur le financement de projets énergétiques ; relations publiques ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion et distribution de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d’espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; abonnement à un service de télécommunication ; abonnement à un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données, sons, images, images animées, notamment via un réseau sans fil ; abonnements à des bases de données informatiques ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Divertissement ; divertissement notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication internet ; organisation de concours et d’expositions à buts éducatifs, culturels ou de divertissement ; publication électronique sur Internet. Services informatiques à savoir création d’une plate-forme en ligne pour la prévente et la collecte de fonds pour des projets dans le domaine des énergies renouvelables, et notamment solaires ; services informatiques, à savoir services interactifs d’hébergement de sites internet permettant aux internautes de publier et de partager ses propres contenus et images en ligne ; conception de systèmes informatiques ; télésurveillance de systèmes informatiques ; développement, programmation et implémentation de logiciels ; consultation en matière de logiciels ; élaboration [conception] de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; mise

à

jour

de

logiciels ; programmation pour ordinateurs ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; sauvegarde externe de données ; stockage électronique de données ; location de matériel et d’installations informatiques ; services de consultation, de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

conseil et d’information en matière de technologie de l’information ; sécurité, protection et restauration des technologies de l’information ; récupération de données informatiques ; services de conversion et de copie de données, services d’encodage de données ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’ « Analyse de données et de statistiques d’études de marché ; Collecte d’informations en matière d’études de marché ; Études de marché ; Études de prix ; Études de projets pour entreprises ; Réalisation d’études de faisabilité commerciale ; Service d’aide pour la direction d’affaires ; Services d’études dans le domaine des affaires d’entreprises ; Services de représentation commerciale ; l’ensemble des services de la classe est rendu uniquement et exclusivement en lien avec des prestations d’études, de conseils et d’assistance à maîtrise d’ouvrage de projets techniques ; l’ensemble des services de la classe s’entend à l’exclusion des services rendus dans les domaines de la transformation digitale et de la création de services digitaux, de la communication, du marketing, de la publicité » de la demande d’enregistrement contestée présentent à l’évidence les mêmes nature, fonction ou destination que les services de « gestion d’affaires commerciales ; administration commerciale ; services de conseils relatifs à la gestion d’affaires et à la conduite des affaires pour le financement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, et notamment solaires ; consultations professionnelles d´affaires ; direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires, ces services étant rendus dans le domaine du financement de projets énergétiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la marque antérieure. Contrairement aux arguments de la société déposante, les services de la marque antérieure, tout comme ceux de la demande d’enregistrement contestée désignent tous des prestations visant à aider les entreprises dans leur gestion commerciale et le choix de leurs marchés. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Les services de « Formation et enseignement ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation et conduite de séminaires ; l’ensemble des services de la classe s’entend à l’exclusion des services rendus dans les domaines de la transformation digitale et de la création de services digitaux, de la communication, du marketing, de la publicité » de la demande d’enregistrement présentent à l’évidence les mêmes nature, fonction ou destination que les services d’« organisation de concours et d’expositions à buts éducatifs, culturels » de la marque antérieure, l’ensemble de ces services ayant pour objectif d’instruire et de former le public, contrairement aux affirmations de la société déposante. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Les services d’ « Audits en matière d’énergie ; Conseils en matière d’économie d’énergie ; Prestation de conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie ; Services de certification en matière d’efficacité énergétique de bâtiments ; Services de conseil en matière d’efficacité énergétique ; Services de conseils concernant la protection de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

l’environnement ; Services de conseils technologiques (travaux d’ingénieurs) dans le domaine de la production et de l’utilisation d’énergie ; Services de conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie alternative ; Conseil et études en matière d’infrastructures de charges de véhicules » de la demande d’enregistrement présentent à l’évidence un lien étroit avec les « services de conseils relatifs à la gestion d’affaires et à la conduite des affaires pour le financement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, et notamment solaires ; direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires, ces services étant rendus dans le domaine du financement de projets énergétiques ; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs (particuliers ou professionnels) sur le financement de projets énergétiques » de la marque antérieure, les premiers pouvant être associés aux seconds dans le cadre des mêmes projets énergétiques et tous ayant trait au domaine de l’énergie. Il s’agit donc de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société déposante. A cet égard, les décisions de justice invoquées par la société déposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des services dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. En revanche, les services de « Conduite d’études de projets techniques (à l’exclusion des études de projets techniques rendues dans les domaines de la transformation digitale et de la création de services digitaux, de la communication, du marketing, de la publicité) ; Études de faisabilité technique dans le domaine de l’ingénierie ; Conseils et études techniques en matière de mobilité ; Gestion, suivi, planification et contrôle de projets techniques (à l’exclusion des études de projets techniques rendues dans les domaines de la transformation digitale et de la création de services digitaux, de la communication, du marketing, de la publicité); Conseils et études en matières d’infrastructures de transport » de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas similaires à l’évidence à ceux de la marque antérieure. A défaut d’argumentation de la société opposante relative à leur similarité, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, cette similarité n’est donc pas établie. Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent en partie similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EKINOS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe EKYNOX L’ENERGIE EN COMMUN, ci- dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’une unique dénomination alors que la marque antérieure est composée de plusieurs éléments verbaux accompagnés d’éléments graphiques et figuratifs. Visuellement, les termes EKINOS et EKYNOX sont de longueur identique et ont en commun quatre lettres sur six, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant les séquences EK-NO, ce qui leur confère une physionomie proche. La société déposante relève que « la lettre [x] de la marque antérieure est rarement utilisée en langue française et confère ainsi à la marque antérieure une spécificité qui ne se retrouve pas dans la marque contestée » et soulève également la rareté de la lettre Y. Toutefois, la présence de la lettre X, placée en position finale, et de la lettre Y, sans incidence phonétique, n’est pas suffisante pour écarter la similarité visuelle entre les signes, d’autant que les deux dénominations ont en commun la lettre K, également rare en français. De même, les arguments de la société déposante selon lesquels dans « la comparaison de dénominations verbales brèves, où chaque lettre à son importance, une différence d’une seule lettre ou a fortiori de quelques lettres, modifie l’impression d’ensemble de celles-ci », ne saurait être retenus, en ce que les dénominations EKINOS et EKYNOX ne constituent pas des signes courts. Par ailleurs, si, comme le relève la déposante, les deux termes présentent certaines différences de typographie, celles-ci sont trop légères pour affecter sensiblement leur similarité visuelle. Phonétiquement, ces termes présentent un rythme en trois temps ainsi que des sonorités très proches ([ékinosse / ékinoxe]). A, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « la consonne finale [x] a une sonorité spécifique et très prononcée qui se différence radicalement de la sonorité de la consonne finale [s] qui, placée en fin de mot en langue française, n’est pas ou que très Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

peu prononcée » dès lors que les lettres S et X se terminent toutes deux par une consonance sifflante. Intellectuellement, et contrairement aux affirmations de la société déposante, les signes font tous les deux référence au mot « équinoxe », en raison de leur proximité visuelle et surtout phonétique avec ce mot. Les signes diffèrent par la présence au sein de la marque antérieure d’éléments graphiques et figuratifs et des éléments verbaux L’ENERGIE EN COMMUN. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations EKINOS et EKYNOX apparaissent distinctives au regard des services en cause. En outre, elles présentent un caractère dominant dans chacun des deux signes dès lors que les éléments verbaux L’ENERGIE EN COMMUN de la marque antérieure, sont positionnés sur une ligne inférieure, dans une police de très petite taille, et apparaissent ainsi accessoires en ce qu’ils seront perçus par le consommateur de référence comme un simple slogan. De plus, la présence d’éléments graphiques et figuratifs dans la marque antérieure ne saurait remettre en cause le caractère dominant de la dénomination EKYNOX, n’altérant nullement son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Les décisions de justice ou de l’Institut invoquées par la société déposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Le signe verbal contesté EKINOS est donc similaire à la marque complexe antérieure EKYNOX L’ENERGIE EN COMMUN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En revanche, l’opposition ne peut pas être accueillie pour les autres services de la demande d’enregistrement, en l’absence de démonstration de leur identité ou de leur similarité. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EKINOS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Analyse de données et de statistiques d’études de marché ; Collecte d’informations en matière d’études de marché ; Études de marché ; Études de prix ; Études de projets pour entreprises ; Réalisation d’études de faisabilité commerciale ; Service d’aide pour la direction d’affaires ; Services d’études dans le domaine des affaires d’entreprises ; Services de représentation commerciale ; l’ensemble des services de la classe est rendu uniquement et exclusivement en lien avec des prestations d’études, de conseils et d’assistance à maîtrise d’ouvrage de projets techniques ; l’ensemble des services de la classe s’entend à l’exclusion des services rendus dans les domaines de la transformation digitale et de la création de services digitaux, de la communication, du marketing, de la publicité. Formation et enseignement ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation et conduite de séminaires ; l’ensemble des services de la classe s’entend à l’exclusion des services rendus dans les domaines de la transformation digitale et de la création de services digitaux, de la communication, du marketing, de la publicité. Audits en matière d’énergie ; Conseils en matière d’économie d’énergie ; Prestation de conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie ; Services de certification en matière

d’efficacité

énergétique

de

bâtiments ; Services de conseil en matière d’efficacité énergétique ; Services de conseils concernant la protection de l’environnement ; Services de conseils technologiques (travaux d’ingénieurs) dans le domaine de la production et de l’utilisation d’énergie ; Services de conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie alternative ; Conseil et études en matière d’infrastructures de charges de véhicules ». Article deux : La demande d’enregistrement partiellement est rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI