OPP 21-3335 08/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J B , a déposé le 26 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4759479 portant sur le signe verbal OCHO’S. Le 21 juillet 2021, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne OYSHO_SPORT, enregistrée le 26 mai 2020 sous le n°018141474.

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Par ailleurs, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation acceptée par son titulaire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises à la société opposante. Cette dernière était dès lors invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut et à la proposition de régularisation acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant: « Vêtements ; Jeux; jouets; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; skis; Planche à roulette; planches à roulettes (skate) ; planches à roulettes (Skateboard) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Jeux, jouets; Appareils de jeux vidéo; Articles de gymnastique et de sport; Décorations pour arbres de Noël; Attirail de pêche; Cannes à pêche; Masques de carnaval et de théâtre, maisons de poupées; Baudriers d’escalade; Objets de cotillon; Gants

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[accessoires de jeux]; Gants de base-ball, boxe, escrime et golf; Marionnettes; Appareils pour le culturisme; Arbres de Noël en matières synthétiques; Chambres à air pour ballons de jeu; Protège-coudes et protège-genoux (articles de sport); Cerfs-volants; Hochets; Kaléidoscopes; Chevaux à bascule [jouets]; Jeux de construction; Jeux automatiques [machines] à prépaiement; Cartes à jouer; Ours en peluche; Poupées; Vêtements de poupées; Pistolets à air [jouets]; Jeux d’échecs; Palmes pour nageurs; Ensembles prêt-à-monter de jeux de cerceaux; Supports pour sapins Noël; Matériel pour le tir à l’arc; Flotteurs pour la natation; Attrapes [farces]; Ballons de jeu; Biberons de poupées; Blocs de construction [jouets]; Body boards; Quilles [jeu]; Bicyclettes fixes d’entraînement; Sacs de golf avec ou sans roulettes; Lits de poupées; Billes pour jeux; Filets à papillons; Balançoires; Confettis; Gobelets pour jeux; Dés [jeux]; Jeux de dames; Damiers; Fléchettes; Disques pour le sport; Disques volants [jouets]; Jeux de dominos; Jetons pour jeux; Skis; Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; Tables pour football de salon; Articles de gymnastique; Fers à cheval pour jeux; Crosses de hockey; Bulles de savon [jouets]; Jeux de table; Jouets pour animaux domestiques; Modèles réduits de véhicules; Planches à roulettes; Mobiles [jouets]; Munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; Neige artificielle pour arbres de Noël; Cannes de golf; Queues de billard; Tables de billard; Bottines-patins [combiné]; Patins à roulettes en ligne; Patins à glace; Patins à roulettes; Trottinettes; Peluches [jouets]; Toupies [jouets]; Piñatas; Bassins [piscines, articles de jeu ou de sport]; Punching-balls; Puzzles; Appareils de prestidigitateurs; Raquettes; Jeux de société; Planches de surf et de windsurf; Échiquiers; Lance-pierres (articles de sport); Toboggan [jeu]; Tremplins [articles de sport]; Traîneaux [articles de sport]; Véhicules (jouets); Véhicules télécommandés [jouets]; Drones [jouets]; Écrans de camouflage [articles de sport]; Volants [jeux] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, sont inopérants les arguments du titulaire de la demande d’enregistrement contestée selon lesquels celui-ci compte se tourner « … vers l’univers de la glisse… » contrairement aux produits commercialisés par l’opposant qui sont « …davantage tournés vers l’habillement fitness… ». En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes

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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OCHO’S, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal OYSHO_SPORT , ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal suivi d’une lettre séparés par une apostrophe ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux séparés par un tiret. Visuellement, les signes sont composés des termes OCHO et OYSHO qui sont de longueur proche (quatre lettres / cinq lettres) et partagent trois lettres placés dans le même ordre (O, H et O) ce qui leur confère une physionomie proche. Surtout, phonétiquement, ces termes se prononcent pareillement en deux temps ([O- CHO] ; [OY- CHO]) et partagent des sonorités d’attaque très proches ([O-CHO] ; [OY- CHO]) dans la mesure où la lettre Y, associée à la lettre O, sera faiblement perceptible ainsi que des sonorités finales identiques ([O- CHO] ; [OY-CHO]). Les différences entre ces éléments verbaux qui résident dans la substitution de la lettre C du signe contesté à la lettre S de la marque antérieure et dans la présence de la lettre Y au sein de la marque antérieure ne sont pas susceptibles d’écarter la perception très proche de ces éléments, dès lors qu’elles ont un impact phonétique faible.

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Intellectuellement, le déposant indique que le choix de sa marque résulte de la « référence au chiffre 8 (huit) en espagnol qui est symbolique pour moi sur un plan personnel et que j’avais l’intention d’utiliser ce chiffre afin de la distinguer avec un logo ». En effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des circonstances d’exploitation à venir des marques en cause. Ainsi, ces deux signes présentent de grandes ressemblances d’ensemble. Par ailleurs, s’ils diffèrent par la présence de l’élément « ‘S » au sein du signe contesté ainsi que par la présence des éléments « _SPORT » au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes OCHO et OYSHO apparaissent comme parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. Le terme OCHO présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que l’élément « ‘S » sera appréhendé par le consommateur comme une simple référence à la formation du possessif en langue anglaise comme le soutient la société opposante. A cet égard, ne serait prospérer l’argument du déposant selon lequel « …le « ‘S » fait référence au S de Skateboard… » dès lors que cette circonstance ne sera pas perçue par le consommateur. Par ailleurs, le terme OYSHO présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure dès lors que le terme SPORT qui le suit est susceptible de désigner une caractéristique précise des produits visés, à savoir leur objet. Les éléments précités ne seront donc pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté OCHO’S est donc similaire à la marque verbale figurative OYSHO- SPORT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

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En l’espèce, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité et la similarité des produits en présence. Enfin, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel les marques en présence occupent « des marchés cibles étroitement différents qui ne pourraient être mélangés ou confondus». En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, les conditions d’exploitation particulières ne pouvant pas être prises en considération par l’Institut. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal OCHO’S ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°21 4759479 est totalement rejetée.