OPP 21-3365 10/06/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur F F , a déposé le 28 avril 2021, la demande d’enregistrement n°21 4760701 portant sur le signe verbal O F.

Le 21 juil et 2021, la société ORBIS HOLDINGS Limited (Société de droit des Bermudes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ORBIS, enregistrée le 5 avril 2004 sous le n°000179713.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Le déposant a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage des marques antérieures pour les services revendiqués à l’appui de l’opposition.

La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage des marques antérieures.

A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur la preuve de l’usage de la marque antérieure de l’Union européenne n°000179713

Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée.

L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :

1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […]

3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

Appréciation de l’usage sérieux

Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

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3 Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique les services suivants :

« Classe 36 : Organisation et gestion de fonds communs de placement; gestion de portefeuilles et d’investissements; achat et vente d’obligations et d’actions; services de conseils en investissement; assurances, réassurances et courtage en assurances; services de sociétés d’investissement; aucun des services précités n’incluant des services de développement de biens immobiliers, de crédit-bail de biens immobiliers et d’administration de biens immobiliers »

En revanche, dans l’exposé des moyens fourni ainsi que dans ses observations en réponse, la société opposante n’effectue des comparaisons que sur la base des services d’« Organisation et gestion de fonds communs de placement; gestion de portefeuilles et d’investissements; achat et vente d’obligations et d’actions; services de conseils en investissement; services de sociétés d’investissement; aucun des services précités n’incluant des services de développement de biens immobiliers, de crédit-bail de biens immobiliers et d’administration de biens immobiliers » de la marque antérieure. En conséquence, la preuve de l’usage sérieux n’a à être rapportée que pour ces derniers.

En second lieu, la date de dépôt de la demande contestée est le 28 avril 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure de l’Union européenne n°000179713 a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantiel e de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 28/04/2016 au 28/04/2021 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les services suivants : «Organisation et gestion de fonds communs de placement; gestion de portefeuilles et d’investissements; achat et vente d’obligations et d’actions; services de conseils en investissement; services de sociétés d’investissement; aucun des services précités n’incluant des services de développement de biens immobiliers, de crédit-bail de biens immobiliers et d’administration de biens immobiliers ».

Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuve suivants :

Pièce n°1 : Extrait du site internet orbis.com.

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4 Pièce n°2 : Extraits du site internet de la CSSF – Commission de Surveil ance du Secteur Financier (Luxembourg) « cssf.lu/fr/ ».

Pièce n°3 : Dix contrats – relevés des transactions (ORBIS Contract Notes) dans la période 2016-2021,mentionnant des clients en France et au Royaume Uni, sur lesquels la marque ORBIS apparaît comme désignant un fonds commun de placement.

Pièce n°4 : Vingt-sept relevés mensuels des opérations d’investissement, sur une période al ant de 2016 à 2021, mentionnant un fonds ORBIS SICAV ou un fonds commun de placement ORBIS, adressés à des clients en France, en Espagne, au Luxembourg, au Royaume Uni, en Al emagne, en Belgique, en Suède, en Grèce.

Pièce n°5 : Un document intitulé « présentations des services auprès de prospects ».

Pièce n°6 : Six articles de presse, sur internet, provenant du Royaume Uni, de 2016 à 2020, mentionnant un gestionnaire de fonds de placement ORBIS INVESTISSEMENT.

Sur la période pertinente

Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise.

En outre, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, el es peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33).

Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

Sur le lieu de l’usage

La marque antérieure n°000179713 étant une marque de l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union Européenne.

A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80].

Pour justifier de la pertinence des preuves de l’usage dans le Royaume Uni la société opposante indique que « le Royaume-Uni, … a été membre de l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2020 ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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A cet égard, si le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 01/02/2020, il bénéficiait d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020 et l’usage au Royaume Uni avant la fin de cette période de transition constitue un usage « dans l’Union Européenne ».

Par conséquent, les éléments de preuves relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure au 01/01/2021 sont pertinents et seront donc pris en considération dans le cadre de la présente procédure.

En outre, ne saurait être retenus les seuls arguments du déposant selon lesquels « les pièces produites par la société opposante ne permettent pas d’établir que les services invoqués soient destinés au public français (site Internet ne visant pas le public français et non disponible en français (pièce n°1), pas de bureaux en France (pièce n°1), documents non rédigés en français (pièce n°1 à 6)) » et que « l’opposante n’est pas habilitée par les autorités françaises à exercer son activité sur le territoire français puisque l’opposante n’est pas immatriculée à l’ORIAS – Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance – et n’est donc pas habilitée en France à mener des activités ni dans le domaine des assurances (courtier en assurance, agent général d’assurance, mandataire d’assurance, etc.), ni même dans le domaine de la banque et de la finance (courtier, mandataire et intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, etc.), ni dans le domaine des investissements (conseillers en investissements financiers, agents liés de prestations de services d’investissement, etc.). ».

En effet, s’agissant d’une marque antérieure de l’Union Européenne, il convient d’apprécier l’usage sérieux de cette marque sur le territoire de l’Union Européenne (et non au regard de la France uniquement comme semble l’indiquer le déposant).

A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire de l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit nécessairement démontré dans le pays devant lequel la demande d’enregistrement a été déposée contrairement à ce que soutient le déposant.

Ainsi, les pièces fournies par la société opposante et listées précédemment, mettent en exergue une prestation des services en France, en Espagne, au Luxembourg, au Royaume Uni, en Al emagne, en Belgique, en Suède, en Grèce.

En conséquence, l’usage de cette marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne a été démontré par la société opposante.

Importance de l’usage

La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

En l’espèce, les pièces transmises, et notamment les relevés des transactions (ORBIS Contract Notes) et les relevés mensuels des opérations d’investissement, tel es que précédemment énumérées, fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait des marques antérieures par leur titulaire au cours de la période pertinente.

Sur l’usage pour les services enregistrés

Il convient de préciser que, comme le rappel la société opposante, les preuves d’usage fournis doivent être analysées en combinaison dans le cadre d’une appréciation globale, et non séparément.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le déposant, les extraits du site internet orbis.com (pièce n°1) et de la Commission de Surveil ance du Secteur Financier (pièce n°2) mis en relation avec les relevés mensuels des opérations d’investissement et les articles de presse (pièces n°4 et 6) permettent de démontrer la nature des prestations fournies ainsi que leur étendu.

Plus précisément, la société opposante démontre, par l’intermédiaire de divers contrats et relevés de transaction (Pièce n°3), l’usage de la marque antérieure pour des services de transactions financières durant la période pertinente, de 2016 à 2020 en France et au Royaume Uni.

De plus, au regard des différents relevés mensuels d’opérations d’investissement (Pièce n°4) précédemment mentionnés faisant état de clients en France, en Espagne, au Luxembourg, au Royaume Uni, en Al emagne , en Belgique, en Suède, en Grèce et mentionnant qu’il « … s’agit d’un fonds d’O S (Société d’investissement à capital variable), un fonds luxembourgeois conforme aux OPCVM », la société opposante démontre l’usage de la marque antérieure pour des services d’investissement financier de 2016 à 2021 sur le territoire de l’Union Européenne.

En outre, il convient de relever que certaines des transactions financière relevées dans ces éléments de preuves sont effectuées dans la devise de l’Euro, renforçant ainsi la démonstration d’un usage de la marque antérieure pour des services relevant du secteur financier au sein du territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.

Enfin, les articles de presse britanniques (pièce °6), relevant de la période pertinente et durant laquel e le Royaume uni était partie à l’Union Européenne, sont des articles de presse spécialisée dans le secteur de la finance et mentionnent la marque antérieure à plusieurs reprises, démontrant ainsi une certaine exploitation de la marque antérieure dans ce secteur d’activité.

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7 Ainsi, contrairement aux al égations du déposant, il ressort de l’ensemble des documents fournis par le titulaire de la marque de l’Union européenne n°000179713 que cel e-ci a fait l’objet d’un usage sérieux s’agissant de services de gestion financière et d’investissement, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent et, dès lors, pour les services suivants : « Organisation et gestion de fonds communs de placement; gestion de portefeuilles et d’investissements; achat et vente d’obligations et d’actions; services de conseils en investissement ; services de sociétés d’investissement; aucun des services précités n’incluant des services de développement de biens immobiliers, de crédit-bail de biens immobiliers et d’administration de biens immobiliers ».

En conséquence, il a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure a été suffisamment démontré pour les services précités.

B. Sur l’existence d’un risque de confusion

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services de financement ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Organisation et gestion de fonds communs de placement; gestion de portefeuilles et d’investissements; achat et vente d’obligations et d’actions; services de conseils en investissement; services de sociétés d’investissement; aucun des services précités n’incluant des services de développement de biens immobiliers, de crédit-bail de biens immobiliers et d’administration de biens immobiliers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

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Les « services de financement » de la demande d’enregistrement contestée qui, de par la formulation très générale employée, désignent l’ensemble des services relatifs à la transmission et à la transformation de l’argent, constituent une catégorie générale dont relèvent les services d’ « Organisation et gestion de fonds communs de placement; gestion de portefeuilles et d’investissements; achat et vente d’obligations et d’actions; services de conseils en investissement; services de sociétés d’investissement; aucun des services précités n’incluant des services de développement de biens immobiliers, de crédit-bail de biens immobiliers et d’administration de biens immobiliers » qui désignent des services de gestion et d’administration de valeurs monétaires ou mobilières ainsi que de services de conseils en investissements de ces valeurs.

En effet, ces services relèvent tous du domaine financier et sont rendus par les mêmes prestataires à savoir les établissements bancaires ou encore les courtiers.

Ces services s’adressent en outre aux mêmes publics à savoir des personnes désireuses d’obtenir ou d’investir de l’argent.

A cet égard, il importe peu que, comme le soutient le déposant, « … les « Services de financement » de la demande d’enregistrement ne sont pas retrouvés dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure …», dès lors que ces services de financement englobent tous les services de marque antérieure précisément énumérés.

En effet, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits et services identiques à ceux mentionnés dans son libel é car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits et services identiques ou similaires notamment du fait de leur appartenance à une catégorie de produits ou services, comme c’est le cas en l’espèce.

En outre et pour les mêmes raisons, la précision du libel é de la marque antérieure ne saurait faire échapper les services de la demande d’enregistrement contestée à tout lien d’identité avec ceux invoqués de la marque antérieure contrairement à ce que soutient le déposant.

En conséquence, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ORBIS FINANCES ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal ORBIS ci-dessous reproduit :

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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.

Les signes ont en commun le terme ORBIS, constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.

Ces signes diffèrent par la présence du terme FINANCES au sein du signe contesté.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent.

En effet, le terme ORBIS, apparaît comme parfaitement distinctif au regard des services en cause, le déposant soutenant lui-même dans ses observations que « … le terme latin « ORBIS » signifie cercle selon le dictionnaire Larousse… ». Dès lors, force est de constater qu’il ne présente aucun lien direct et concret avec les services en présence ni n’en désigne une caractéristique précise.

A cet égard, ne saurait être pris en considération l’argument du déposant tiré de l’existence de plusieurs marques comportant le terme ORBIS pour désigner des services identiques ou similaires en classe 36.

En effet, comme le relève la société opposante seules dix-huit marques comprenant le terme ORBIS sont enregistrées en classe 36.

Ainsi, eu égard au nombre important de marque revendiquant la classe 36, l’existence de seulement dix-huit marques déposées dans cette classe et comportant ce terme, dont huit appartiennent à l’opposant, apparaît peu significative et ne saurait permettre de démontrer la banalité du terme ORBIS au regard des services relevant de cette classe.

En revanche, le terme ORBIS présente bien un caractère dominant au sein du signe contesté, compte tenu de sa position en attaque et dès lors que le terme FINANCES qui le suit est descriptif des services visés, en ce qu’il en désigne une caractéristique précise, à savoir leur nature.

Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de services.

Le signe verbal contesté O F est donc similaire à la marque verbale antérieure ORBIS.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ORBIS FINANCES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement n°21/4760701est totalement rejetée.

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