OPP 21-3358 Courbevoie, le 19 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE MONSIEUR S K a déposé le 28 avril 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4 760 661 portant sur le signe BSK PARIS. Le 21 juil et 2021, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne BSK déposée le 27 janvier 1998 et enregistrée sous le n°000 732 610 et régulièrement renouvelée. Le 4 août 2021, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur une irrégularité de fond constatée dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Le titulaire de la demande d’enregistrement a accepté la proposition de régularisation. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 2 novembre 2021, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à l’objection provisoire à enregistrement émise par l’Institut assortie d’une proposition de régularisation acceptée par son titulaire, l’opposition porte sur les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « savons; Parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques ; vêtements confectionnés pour dames, hommes et enfants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France»» de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des produits de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BSK PARIS présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.

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La marque antérieure porte sur le signe BSK reproduit ci-dessous : La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose d’un sigle et d’un élément verbal, la marque antérieure d’un sigle et d’une présentation particulière. Ces signes ont en commun le sigle BSK, présenté en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques ; Ils différent par la présence du terme PARIS au sein du signe contesté et par la présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences ; En effet, le sigle BSK, commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause ; En outre, ce sigle BSK, placé en attaque, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme PARIS apparaît comme désignant une caractéristique des produits en cause, en ce qu’il en désigne leur lieu de fabrication ; en conséquence, ce terme PARIS n’est donc pas distinctif au regard des produits en cause et ne retiendra pas l’attention du consommateur. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure n’altère nul ement le caractère immédiatement perceptible du sigle BSK, qui sera l’élément verbal par lequel le consommateur désignera la marque. Il résulte ainsi des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence ; En conséquence le signe contesté BSK PARIS est donc similaire à la marque antérieure BSK.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des signes en présence est aggravé par la stricte identité des produits en cause. Ainsi en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION Le signe contesté BSK PARIS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure de l’Union européenne BSK. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.