OPP 21-3466 18/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M D, a déposé, le 03 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 762 560 portant sur le signe complexe WB.

Le 27 juillet 2021, la société WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. (société organisée selon les lois de l’état du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque complexe de l’Union européenne WB, déposée le 22 octobre 2003, enregistrée sous le n° 003431467 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque complexe de l’Union européenne WB, déposée le 30 septembre 2003, enregistrée sous le n° 003380169 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque complexe WB n° 003431467 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L 'opposition est formée contre les produits et services suivants : « produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’eau; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « supports d’enregistrement magnétiques; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; produits de l’imprimerie et articles en papier, à savoir, livres contenant des personnages animés, d’action, d’aventure, de comédie et/ou de drame, bandes dessinées, livres pour enfants, magazines contenant des personnages animés, d’action, d’aventure, de comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres d’activités pour enfants; papeterie; cartes de vœux; lithographies; stylos, crayons; affiches; photographies encadrées et/ou non encadrées; calendriers; serviettes en papier; décalques pour broderies ou appliques en tissu; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs en cuir; trousses de toilette; portefeuilles; porte-monnaie de cuir; porte-cartes [portefeuilles]; habits pour animaux; colliers pour animaux; vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; cravates; ceintures; foulards; sous-vêtements; chaussons ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

L es produits et services suivants : « produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, en ce qui concerne les services de « transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’eau; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée la comparaison de ces services sera effectuée avec les services invoqués de la marque antérieure de l’Union européenne n°003380169. Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe WB, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure n° 003431467 porte sur le signe complexe WB, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments figuratifs, dont l’un inclut deux lettres dans une calligraphie particulière, alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément figuratif incluant deux lettres dans une calligraphie particulière. Visuellement et phonétiquement les signes en présence ont en commun les lettres WB, représentées de façon stylisée dans une calligraphie et une présentation de façon accolée très proches, au centre d’un élément figuratif en forme d’écusson ou de bouclier stylisé aux contours clairs et aux proportions voisines. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du déposant selon lesquels « le bouclier […] de WARNER BROS est sur fond noir tandis que celui de WARRIOR BURGER est sur fond blanc », « la forme du bouclier [du signe contesté] est différente de celle de la [marque antérieure] […] le dit bouclier choisit par la société WARRIOR BURGER s’apparente à une forme proche de celle empruntée au bouclier des templiers » et « les parties haute et basse du bouclier de la société WARRIOR BURGER, il appert qu’une marque en forme de triangle noir

e st présente alors qu’elle n’existe pas sur le logo de [la marque antérieure] », dès lors que ces différences apparaissent minimes et risquent d’échapper au consommateur de sorte qu’elles ne sauraient suffire à écarter les très fortes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées. En outre, la présence, au sein du signe contesté, d’un élément figuratif représentant un burger de très petite taille, n’apparaît pas de nature à altérer le caractère essentiel et dominant de l’élément figuratif représentant un bouclier orné des deux lettres WB, contrairement à ce que soutient le déposant. Ainsi, il résulte des ressemblances d’ensemble précitées une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté WB est donc similaire à la marque complexe antérieure WB. A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « courant 2023, pour le centenaire de la maison WARNER BROS, une refondu du logo a été réalisée et celui-ci sera sur fond bleu avec un bouclier beaucoup plus discret et non doublé au niveau du contour de ce dernier » dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de l’exploitation réelle ou envisagée des signes en cause. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. Sur le fondement de la marque complexe n° 003380169 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les services de « transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’eau; distribution d’électricité; distribution

(l ivraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services d’agences d’import-export; transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services de réservation de billets; fourniture d’informations en matière de transports; location de voitures; distribution d’électricité; services d’expédition de fret; location de garages; location de places de stationnement; transport par pipelines; informations en matière de transport; location de véhicules; distribution des eaux; édition et diffusion de supports imprimés et d’enregistrements; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; fourniture de services d’hôtels et de motels; services de restauration et d’approvisionnement; services de fourniture et gestion de café, cafétéria, cantine, café-bar, snack-bar et restaurant et installations; exploitation de terrains de camping et d’emplacements de caravanes; réservation de logements temporaires; services de pensions ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’eau; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour des personnes âgées » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement des prestations rendues par des professionnels de puériculture et consistant à recevoir, exclusivement durant la journée, des enfants de moins de trois ans et des prestations visant à accueillir et loger, pour une durée indéterminée, des personnes retraitées, en leur dispensant les soins nécessaires ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de restauration et d’approvisionnement; hébergement temporaire; fourniture de services d’hôtels et de motels; services de fourniture et gestion de café, cafétéria, cantine, café-bar, snack-bar et restaurant et installations» de la marque antérieure qui désignent respectivement des prestations visant à fournir des plats cuisinés ou des boissons, alcoolisées ou non, ainsi que la gestion des divers établissements proposant ces dernières, des prestations consistant à fournir un hébergement temporaire à des individus, pour une durée déterminée convenue à l’avance, moyennant paiement d’une somme d’argent ainsi que des prestations d’hébergement touristiques au sein d’hôtels et motels.

L es services précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (société spécialisées dans l’accueil et le soin des enfants et des personnes âgées, pour les premiers ; restaurateurs, gérants de restaurant, cafetiers et prestataires hôteliers pour les seconds), ils répondent à des besoins distincts et ne s’adressent pas à la même clientèle. En outre, si certains fournisseurs des services de la demande d’enregistrement sont amenés à proposer, dans le cadre de leur activité, des prestations de fourniture de repas et de boissons, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de prestations annexes à leur activité principale. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations consistant à garder temporairement un animal domestique ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de pension » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations d’hébergement payant en chambres meublées à une clientèle de passage. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « services de pensions pour animaux domestiques » ne sont pas compris dans les services précités de la marque antérieure. En effet, les services pour animaux ont des caractéristiques très spécifiques et bien distinctes de celles des services pour êtres humains, de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libellé lorsqu’ils sont revendiqués. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe WB, ci-dessous reproduit : La marque antérieure n° 003380169 porte sur le signe complexe WB, reproduit ci-dessous :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la proximité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe WB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’eau; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services susvisés.