OPP 21-3610 Courbevoie, le 19 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ALMARE (société à responsabilité limitée) a déposé le 10 mai 2021 la demande d’enregistrement n°21 4 765 281 portant sur le signe complexe TONTON BURGER NANTES. Le 3 août 2021, la société EGETURK WURST UND FLEISCHWARENFABRIKATION GMBH & CO. KG (société de droit al emand), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne verbale TONTON, déposée le 9 mars 2015 et enregistrée sous le n° 013809439. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 15 novembre 2021, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « viande ; volail e ; gibier ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; steaks de viande pour hamburgers ; Steaks de dinde pour hamburgers ; Steaks de boeuf pour hamburgers; steaks végétariens pour hamburgers; plats préparés à base de viande ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « saucisses et préparations à base de viande ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « viande ; volail e ; gibier ; charcuterie ; salaisons ; steaks de viande pour hamburgers ; Steaks de dinde pour hamburgers ; Steaks de boeuf pour hamburgers; steaks végétariens pour hamburgers; plats préparés à base de viande » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « crustacés (non vivants) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des animaux aquatiques et comestibles (crabe, crevette, écrevisse, homard, langouste, langoustine) ne présentent pas les mêmes nature et destination que les "Saucisses et préparations à base de viande" de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de produits de charcuterie, à base de chair hachée et assaisonnée et de produits alimentaires préparés à base de viande. Ces produits n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (poissonneries pour les premiers / charcuteries pour les seconds) ; Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces produits appartiennent à la catégorie des produits alimentaires à base de substance animale ; en effet, en décider autrement sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe TONTON BURGER NANTES reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination TONTON. La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière, la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun le terme TONTON, seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Ces signes diffèrent par la présence des termes BURGER et NANTES, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

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En effet, le terme TONTON, distinctif à l’égard des produits en cause, apparait comme l’élément dominant au sein du signe contesté, en ce que le terme BURGER apparaît comme désignant une caractéristique des produits en cause, à savoir leur destination; ce terme BURGER n’est donc pas distinctif au regard des produits en cause et ne retiendra pas l’attention du consommateur. En outre, le nom géographique NANTES, écrit sur une ligne inférieure en plus petits caractères, n’est pas non plus susceptible de retenir l’attention du consommateur, ce terme n’étant pas distinctif en ce qu’il désigne le lieu de fabrication des produits visés. Enfin, la présentation du signe contesté, les éléments verbaux étant reproduits dans une représentation stylisée d’un hamburger, ne saurait écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que cette présentation n’altère nul ement le caractère immédiatement perceptible de la dénomination TONTON, qui est l’élément distinctif et dominant du signe contesté ; Il résulte ainsi des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence ; En conséquence le signe contesté TONTON BURGER NANTES est donc similaire à la marque antérieure TONTON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION Ainsi en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. Le signe contesté TONTON BURGER NANTES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure de l’Union européenne TONTON.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « viande ; volail e ; gibier ; charcuterie ; salaisons ; steaks de viande pour hamburgers ; Steaks de dinde pour hamburgers ; Steaks de boeuf pour hamburgers; steaks végétariens pour hamburgers; plats préparés à base de viande ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.