OP21-3614 22/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C A a déposé le 16 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4766954 portant sur le signe complexe BIXY. Le 3 août 2021, la société BIRKENSTOCK IP GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : 1

- la marque verbale de l’Union européenne BIRKI déposée le 1er septembre 2010, enregistrée sous le n° 009345497 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.

- La marque complexe de l’Union européenne BIRKI’S déposée le 1er septembre 2010, enregistrée sous le n° 009346677 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n° 009345497 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée, sur la base de la présente marque antérieure, contre les produits et services suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; 2

ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir; travaux de cordonnerie ». 3

Dans l’acte d’opposition, la société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « Vêtements, chapellerie, chaussures, également chaussures de confort et de travail, de loisir, de santé et de sport, y compris chaussures, sandales, bottes, sandales de gymnastique, pantoufles, chaussons, chaussures sanitaires, sandales sanitaires, chaussons et sabots sanitaires, sabots, également avec voûte plantaire et moulages de pied, en particulier avec voûte plantaire anatomique moulée, appui-pied et semelles intérieures, semelles de protection; pièces et accessoires pour ces chaussures, à savoir dessus de chaussures, talons, semelles d’usure, semelles à insérer, semelles intérieures, pièces de semelles, coques pour talons, pelotes, également lits plantaires, appuis de pied, inserts de chaussures, systèmes de semelles extérieures composés d’une semelle d’usure extérieure et d’un lit plantaire, également tous avec voûte plantaire ou voûte plantaire moulée anatomiquement, en particulier en liège naturel, thermoliège, matières plastiques, latex ou mousse de matières plastiques, également sous forme de masses composites élastiques à base de mélanges de mélanges de liège et de latex ou de matières plastiques et de liège ». Toutefois, la société opposante omet une partie du libellé concernant les produits précités. En conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant : « Vêtements, chapellerie, chaussures, également chaussures de confort et de travail, de loisir, de santé et de sport, y compris chaussures, sandales, bottes, sandales de gymnastique, pantoufles, chaussons, chaussures sanitaires, sandales sanitaires, chaussons et sabots sanitaires, sabots, également avec voûte plantaire et moulages de pied, en particulier avec voûte plantaire anatomique moulée, appui-pied et semelles intérieures, semelles de protection; pièces et accessoires pour ces chaussures, à savoir dessus de chaussures, talons, semelles d’usure, semelles à insérer, semelles intérieures, pièces de semelles, coques pour talons, pelotes, également lits plantaires, appuis de pied, inserts de chaussures, systèmes de semelles extérieures composés d’une semelle d’usure extérieure et d’un lit plantaire, également tous avec voûte plantaire ou voûte plantaire moulée anatomiquement, en particulier en liège naturel, thermoliège, matières plastiques, latex ou mousse de matières plastiques, également sous forme de masses composites élastiques à base de mélanges de mélanges de liège et de latex ou de matières plastiques et de liège; tous les produits précités compris dans la classe 25 ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements. Travaux de cordonnerie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 4

En revanche, les services d’ « Entretien, nettoyage et réparation du cuir » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Vêtements, chapellerie, chaussures, également chaussures de confort et de travail, de loisir, de santé et de sport, y compris chaussures, sandales, bottes, sandales de gymnastique, pantoufles, chaussons, chaussures sanitaires, sandales sanitaires, chaussons et sabots sanitaires, sabots, également avec voûte plantaire et moulages de pied, en particulier avec voûte plantaire anatomique moulée, appui-pied et semelles intérieures, semelles de protection; pièces et accessoires pour ces chaussures, à savoir dessus de chaussures, talons, semelles d’usure, semelles à insérer, semelles intérieures, pièces de semelles, coques pour talons, pelotes, également lits plantaires, appuis de pied, inserts de chaussures, systèmes de semelles extérieures composés d’une semelle d’usure extérieure et d’un lit plantaire, également tous avec voûte plantaire ou voûte plantaire moulée anatomiquement, en particulier en liège naturel, thermoliège, matières plastiques, latex ou mousse de matières plastiques, également sous forme de masses composites élastiques à base de mélanges de mélanges de liège et de latex ou de matières plastiques et de liège; tous les produits précités compris dans la classe 25 » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers ne visent pas nécessairement, ni exclusivement la réalisation et la réparation des seconds, lesquels ne font d’ailleurs pas nécessairement appel aux premiers lors de leur mise en oeuvre. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire que les seconds soient susceptibles d’être fabriqués en cuir pour les déclarer similaires. En effet, outre que cette circonstance ne revêt aucun caractère obligatoire, les produits de la marque antérieure pouvant être confectionnés en d’autres matériaux que le cuir, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services et produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BIXY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BIRKI. 5

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal présenté en gras alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun deux lettres identiques en position d’attaque, lesquelles forment la séquence d’attaque BI- et présentent la même sonorité finale [i] en raison de la prononciation identique des lettres finales I/Y des signes en cause. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire pour considérer les signes comme étant similaires dès lors que ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, les signes diffèrent par leur longueur et leur présentation (quatre lettres présentées en gras et étant liées entre elles par un trait à la base desdites lettres pour le signe contesté / cinq lettres pour la marque antérieure), ainsi que par leurs lettres séquences finales qui ne présentent aucune similitude (-XY pour le signe contesté / -RKI pour la marque antérieure). A cet égard, les lettres X et Y présentes dans le signe contesté ainsi que la lettre K dans la marque antérieure sont des lettres particulièrement remarquables compte tenu de leur rareté en langue française. Ainsi, leur présence dans les signes en cause engendre une nette différence de physionomie entre les signes. Phonétiquement, si les signes ont le même rythme en deux temps, ils comportent néanmoins des sonorités différentes dans chacune de leurs syllabes ([bi-xsi] pour le signe contesté lequel se caractérise par une sonorité sifflante qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure / [bir-ki] pour la marque antérieure, laquelle comporte des sonorités dures [r] et [k] qui lui sont propres). Aussi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence des sonorités communes [bi] en position d’attaque et [i] en position finale, n’est pas suffisante pour retenir la similarité entre les signes en cause. A cet égard, les différences visuelles et phonétiques précédemment relevées sont d’autant plus marquantes que les dénominations en cause sont relativement courtes et dès lors facilement mémorisables. 6

Ainsi, les signes en cause suscitent une impression d’ensemble différente tant sur le plan visuel que phonétique. Enfin, intellectuellement, les deux signes ne présentent aucune évocation commune de nature à les rapprocher. Le signe complexe contesté BIXY ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure verbale BIRKI et ne saurait être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes et malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques en présence. B. Sur le fondement de la marque n° 009346677 Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande restant à comparer sont les services d’ « Entretien, nettoyage et réparation du cuir » de la demande d’enregistrement contestée, seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires. Dans l’acte d’opposition, la société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « Vêtements, chapellerie, chaussures, également chaussures de confort et de travail, de loisir, de santé et de sport, y compris chaussures, sandales, bottes, sandales de gymnastique, pantoufles, chaussons, chaussures sanitaires, sandales sanitaires, chaussons et sabots sanitaires, sabots, également avec voûte plantaire et moulages de pied, en particulier avec voûte plantaire anatomique moulée, appui-pied et semelles intérieures, semelles de protection; pièces et accessoires pour ces chaussures, à savoir dessus de chaussures, talons, semelles d’usure, semelles à insérer, semelles intérieures, pièces de semelles, coques pour talons, pelotes, également lits plantaires, appuis de pied, inserts de chaussures, systèmes de semelles extérieures composés d’une semelle d’usure extérieure et d’un lit plantaire, également tous avec voûte plantaire ou voûte plantaire moulée anatomiquement, en particulier en liège naturel, thermoliège, matières plastiques, latex ou mousse de matières plastiques, également sous forme de masses composites élastiques à base de mélanges de mélanges de liège et de latex ou de matières plastiques et de liège ». 7

Toutefois, la société opposante omet une partie du libellé concernant les produits précités. En conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant : « Vêtements, chapellerie, chaussures, également chaussures de confort et de travail, de loisir, de santé et de sport, y compris chaussures, sandales, bottes, sandales de gymnastique, pantoufles, chaussons, chaussures sanitaires, sandales sanitaires, chaussons et sabots sanitaires, sabots, également avec voûte plantaire et moulages de pied, en particulier avec voûte plantaire anatomique moulée, appui-pied et semelles intérieures, semelles de protection; pièces et accessoires pour ces chaussures, à savoir dessus de chaussures, talons, semelles d’usure, semelles à insérer, semelles intérieures, pièces de semelles, coques pour talons, pelotes, également lits plantaires, appuis de pied, inserts de chaussures, systèmes de semelles extérieures composés d’une semelle d’usure extérieure et d’un lit plantaire, également tous avec voûte plantaire ou voûte plantaire moulée anatomiquement, en particulier en liège naturel, thermoliège, matières plastiques, latex ou mousse de matières plastiques, également sous forme de masses composites élastiques à base de mélanges de mélanges de liège et de latex ou de matières plastiques et de liège; tous les produits précités compris dans la classe 25 ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services d’ « Entretien, nettoyage et réparation du cuir » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Vêtements, chapellerie, chaussures, également chaussures de confort et de travail, de loisir, de santé et de sport, y compris chaussures, sandales, bottes, sandales de gymnastique, pantoufles, chaussons, chaussures sanitaires, sandales sanitaires, chaussons et sabots sanitaires, sabots, également avec voûte plantaire et moulages de pied, en particulier avec voûte plantaire anatomique moulée, appui-pied et semelles intérieures, semelles de protection; pièces et accessoires pour ces chaussures, à savoir dessus de chaussures, talons, semelles d’usure, semelles à insérer, semelles intérieures, pièces de semelles, coques pour talons, pelotes, également lits plantaires, appuis de pied, inserts de chaussures, systèmes de semelles extérieures composés d’une semelle d’usure extérieure et d’un lit plantaire, également tous avec voûte plantaire ou voûte plantaire moulée anatomiquement, en particulier en liège naturel, thermoliège, matières plastiques, latex ou mousse de matières plastiques, également sous forme de masses composites élastiques à base de mélanges de mélanges de liège et de latex ou de matières plastiques et de liège; tous les produits précités compris dans la classe 25 » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers ne visent pas nécessairement, ni exclusivement la réalisation et la réparation des seconds, lesquels ne font d’ailleurs pas nécessairement appel aux premiers lors de leur mise en oeuvre. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire que les seconds soient susceptibles d’être fabriqués en cuir pour les déclarer similaires. En effet, outre que cette circonstance ne revêt aucun caractère obligatoire, les produits de la marque antérieure pouvant être confectionnés en d’autres matériaux que le cuir, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors 8

similaires, de nombreux services et produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de la demande d’enregistrement restant à comparer ne sont, ni identiques, ni similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BIXY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe BIRKI’S, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal présenté en gras alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique suivi d’une apostrophe et d’une lettre. Les signes en cause ont en commun deux lettres identiques en position d’attaque, lesquelles forment la séquence d’attaque BI- et présentent la même sonorité finale [i] en raison de la prononciation identique des lettres finales I/Y des signes en cause. 9

Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire pour considérer les signes comme étant similaires dès lors que ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, les signes diffèrent par leur longueur et leur présentation (une dénomination de quatre lettres présentées en gras et étant liées entre elles par un trait à la base desdites lettres pour le signe contesté / une dénomination de cinq lettres suivie d’une apostrophe et d’une lettre seule totalisant ainsi six lettres, lesquelles sont présentées dans une police de caractère particulière pour la marque antérieure) Les signes en cause diffèrent également par leurs séquences finales qui ne présentent aucune similitude (-XY pour le signe contesté / -RKI’S pour la marque antérieure). A cet égard, les lettres X et Y présentent dans le signe contesté ainsi que la lettre K dans la marque antérieure sont des lettres particulièrement remarquables compte tenu de leur rareté en langue française. Ainsi, leur présence dans les signes en cause engendre une nette différence de physionomie entre les signes. Phonétiquement, si les signes ont le même rythme en deux temps, ils comportent néanmoins des sonorités différentes dans chacune de leurs syllabes ([bi-xsi] pour le signe contesté lequel se caractérise par une sonorité sifflante qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure / [bir-kize] pour la marque antérieure, laquelle comporte des sonorités dures [r] et [k] qui lui sont propres). Aussi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence des sonorités communes [bi] en position d’attaque et [i] en position finale, n’est pas suffisante pour retenir la similarité entre les signes en cause. A cet égard, les différences visuelles et phonétiques précédemment relevées sont d’autant plus marquantes que les dénominations en cause sont relativement courtes et dès lors facilement mémorisables. Ainsi, les signes en cause suscitent une impression d’ensemble différente tant sur le plan visuel que phonétique. Enfin, intellectuellement, les deux signes ne présentent aucune évocation commune de nature à les rapprocher. Le signe complexe contesté BIXY ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure complexe BIRKI’S et ne saurait être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des 10

services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les services de la demande restant à comparer n’étant ni identiques, ni similaires aux produits de la marque antérieure et en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe BIXY peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de le la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée 11