OP21-3592 01/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame R N S A et Monsieur J G ont déposé le 14 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4766799 portant sur le signe complexe MEXSA. Le 3 août 2021, la société MBG HOLDING GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MEXARRIBA déposée le 10 juin 2020 et enregistrée sous le n°018251089, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits En raison du retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par ses titulaires, inscrit au Registre national des marques le 2 septembre 2021 sous le n°0832158, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Vins ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons sans alcool ; Préparations pour faire des boissons ; Bière et produits de brasserie. Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; Préparations alcooliques pour la fabrication de boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « vins » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. En revanche, en n’établissant aucun lien entre les « Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces produits et ceux de la marque antérieure ne peut être établie. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent en partie identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes 3

La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MEXSA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe verbal MEXARRIBA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination ainsi que d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Visuellement et phonétiquement les signes ont en commun une séquence très proche (MEXSA, seul élément verbal du signe contesté et MEXA-, séquence d’attaque de la marque antérieure). Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs et par la présence dans la marque antérieure de la séquence finale -RRIBA. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté par les déposants que les éléments verbaux MEXSA et MEXA- sont distinctifs pour désigner les produits en cause. En outre, il n’est pas contesté, comme le soutient la société opposante, que la séquence – RRIBA, formant avec la lettre A de MEXA le terme ARRIBA, de la marque antérieure soit perçue comme « la locution espagnole […] bien connue du grand public pour être l’interjection caractéristique du personnage animé Speedy Gonzalez » et ne soit donc pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de la séquence MEXA. De même, au sein du signe contesté, la présence d’éléments figuratifs et la présentation graphique en couleurs ne saurait remettre en cause le caractère dominant de l’élément MEXSA, n’altérant nullement son caractère immédiatement perceptible. 4

Au vu de l’argumentation non contestée de la société opposante, le signe complexe contesté MEXSA est donc susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure et peut ainsi être considéré comme similaire à la marque verbale antérieure MEXARRIBA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. 5

CONCLUSION En conséquence, le signe complexe MEXSA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « vins » Article 2 : La demande d’enregistrement n°4766799 est partiellement rejetée, pour les produits précités. 6