OP21-3634 15/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ACIEG (société à responsabilité limitée) a déposé le 12 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4766393 portant sur le signe verbal EYSTIA. Le 4 août 2021, la société EXTIA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française EXTIA, déposée le 30 juin 2017, enregistrée sous le n° 4372982, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 21/43 du 29 octobre 2021 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; remorquage ; ; location de véhicules ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services juridiques; médiation; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; recherches judiciaires; conseils en propriété intellectuelle ; services de conciergerie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; rénovation de vêtements ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’uvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; remorquage ; ; location de véhicules ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de conciergerie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les «Services juridiques; médiation ; conseils en propriété intellectuelle » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas à la catégorie des « conseils en organisation et direction des affaires », contrairement à ce que soutient la société opposante Ils ne présentent pas non plus les mêmes nature, objet et destination que les services précités de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent diverses prestations d’aide et d’assistance juridique, notamment en matière de propriété intellectuelle, alors que les seconds désignent des conseils dans le domaine commercial et de la stratégie d’entreprise. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Ils répondent à des besoins différents et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (avocats ou conseillers juridiques pour les premiers / entreprises de conseil en affaires commerciales pour les seconds). A cet égard, si dans le cadre des services précités de la marque antérieure des conseils juridiques peuvent être proposés, cette circonstance ne revêt pas un caractère nécessaire, contrairement à ce que soutient la société opposante. En tout état de cause, il s’agit de prestations accessoires. Ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « recherches judiciaires » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas non les mêmes nature, objet et destination que les services de « recherches scientifiques ; recherches techniques » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des prestations visant à conseiller en matière juridique, alors que les seconds désignent des travaux et activités intellectuelles rendus par des ingénieurs et scientifiques qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles ou à l’élaboration de produits nouveaux. Les premiers sont assurés par des avocats et juristes alors que les seconds relèvent de la compétence de chercheurs, experts scientifiques et ingénieurs. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel tous ces services relèveraient de la catégorie générale des « services de recherche », dès lors que cette catégorie est trop large pour constituer un critère pertinent de similarité en ce qu’elle peut englober des services de nature les plus diverses (recherches médicales et pharmacologiques, recherches judiciaires, recherches industrielles, recherches en marketing, recherches en archéologie… par exemple). Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les «services de sécurité pour la protection des biens et des individus » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EYSTIA. La marque antérieure porte sur le signe complexe EXTIA, déposé en couleur et reproduit ci- après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal, d’un élément graphique, de couleurs et d’une présentation particulière. Visuellement, les dénominations EYSTIA du signe contesté et EXTIA de la marque antérieure sont de longueurs proches (six lettres dans le signe contesté / cinq lettres dans la marque antérieure) et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre, formant la séquence d’attaque et finale E-TIA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps) et des sonorités d’attaques proches, [ès] dans le signe contesté / [èks] dans la marque antérieure, et des sonorités finales identiques [tia]. Ainsi, les signes en cause sont constitués de sonorités très proches, [ès-tia] pour le signe contesté / [èkstia] pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La différence entre ces deux signes, tenant à la substitution des lettres médianes YS au sein du signe contesté à la lettre médiane X de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout de risque de confusion dès lors qu’elle est phonétiquement peu perceptible, ces lettres présentant toutes une sonorité sifflante, et que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré. Enfin, l’élément figuratif (un point orange placé au-dessus de la lettre X), les couleurs et la présentation particulière de la marque antérieure ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’ils n’ont aucune incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme EXTIA par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le signe verbal contesté EYSTIA est donc similaire à la marque complexe antérieure EXTIA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similarité des signes. De même, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EYSTIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; remorquage; location de véhicules ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de conciergerie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI