OPP 21-3736 22/06/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1

La société ANASTASIA NAILS (société à responsabilité limitée) a déposé le 19 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 768 082 portant sur le signe verbal ANASTASIA NAILS. 2

Le 10 août 2021, la société ANASTASIA BEVERLY HILLS, LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal ANASTASIA BEVERLY HILLS, déposée le 26 octobre 2010, enregistrée sous le n° 1058635 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « cosmétiques ; formation ; Services de soins des ongles dans un salon de beauté; Services de soins des ongles; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « cosmétiques; Services de salons de beauté, à savoir épilation, coiffure et coiffure-stylisme ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. 3

Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « cosmétiques ; Services de soins des ongles dans un salon de beauté; Services de soins des ongles; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, ne sauraient être pris en compte les arguments de la société déposante selon lesquels ses activités « ne concerneront que le domaine de l’onglerie et de la beauté des mains » et que « « Anastasia nails » a un objectif local et français et non international comme « ANASTASIA BEVERLY HILLS » », dès lors que dans la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, de l’activité réelle ou supposée des parties et de leur portée géographique. En revanche, les services de « formation » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de salons de beauté, à savoir épilation, coiffure et coiffure-stylisme » de la marque antérieure. En effet, si les premiers peuvent éventuellement porter sur les seconds, ainsi que le fait valoir la société opposante, il n’en demeure pas moins que ce lien n’est pas exclusif, les services de la demande d’enregistrement contestée n’ayant pas nécessairement pour objet les services invoqués de la marque antérieure mais pouvant porter sur bien d’autres domaines. A cet égard, ne saurait être prise en considération la décision d’opposition n° OPP 15-2018 rendue par l’Institut et produite par la société opposante pour reconnaître l’existence d’un tel lien entre les services précités, dès lors que cette décision porte sur des circonstances différentes de celles de la présente espèce, les services visés étant spécifiquement les « services de « formations dans le domaine du massage » ». Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ANASTASIA NAILS, reproduit ci- dessous : 4

La marque antérieure porte sur le signe verbal ANASTASIA BEVERLY HILLS, reproduit ci- dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun le prénom ANASTASIA, situé en attaque. Ils diffèrent par la présence du terme NAILS au sein du signe contesté et des termes BEVERLY HILLS dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le prénom ANASTASIA apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, le prénom ANASTASIA revêt un caractère dominant, en ce qu’il est suivi du terme NAILS, lequel signifie « ongles » en français et ne présente pas de caractère distinctif en ce qu’il désigne l’objet ou la destination des produits et services en cause. De même, le prénom ANASTASIA présente un caractère essentiel dans la marque antérieure, en ce que les termes BEVERLY HILLS, qui désignent une ville de Californie réputée dans le domaine du luxe et de la beauté, peuvent être « évocateurs de la provenance géographique des produits et services », comme l’affirme l’opposant, ou à tout le moins évocateurs de luxe et de beauté. Ces termes BEVERLY HILLS apparaissent donc faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause. A cet égard, la société déposante soutient que les signes se « distinguent ensuite par « Beverlly Hills » faisant référence à la provenance géographique et «Nails» faisant référence 5

à l’activité principale onglerie » et que « le mot «nails» très significatif de la marque […] vient insister sur le fait que la marque est intrinsèquement liée à l’onglerie ». Toutefois, c’est précisément l’absence ou le faible caractère distinctif de ces éléments qui conduira le consommateur à porter son attention sur le prénom commun ANASTASIA, parfaitement distinctif et dominant dans les signes en présence, tel que précédemment démontré. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté ANASTASIA NAILS est donc similaire à la marque verbale antérieure ANASTASIA BEVERLY HILLS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité de signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement qui ne sont pas identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ANASTASIA NAILS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale ANASTASIA BEVERLY HILLS. 6

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « cosmétiques ; Services de soins des ongles dans un salon de beauté; Services de soins des ongles; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 7