OP21-4092 04/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur K D a déposé le 28 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4770989 portant sur le signe complexe K KAMA PARFUM PARIS.

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Le 9 juillet 2021, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Le 2 septembre 2021, la société COSMETIC WARRIORS LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- La marque verbale de l’Union européenne KARMA déposée le 11 novembre 2016, enregistrée sous le n°016021545, sur le fondement du risque de confusion.

- La marque verbale de l’Union européenne KARMA déposée le 11 novembre 2016, enregistrée sous le n°016021545, sur le fondement de la marque de renommée. L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque de renommée La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale de l’Union européenne KARMA n°016021545. Le signe contesté ayant été déposé le 28 mai 2021, la société opposante doit prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date, et que cette renommée a été acquise pour les produits pour 2

lesquels la société opposante a revendiqué une renommée, à savoir : « Sels de bain non médicinaux contenant des produits effervescents, des émollients et des produits hydratants pour la peau; Savons; Produits de parfumerie; Parfums; Parfums solides; Huiles essentielles; Cosmétiques; Eaux de toilette; Colognes et fragrances; Produits de toilette non médicinaux; Cosmétiques; Préparations cosmétiques pour le bain; Lotions, laits, gels, poudres, huiles, mousses, cires et crèmes, tous à utiliser sur la peau; Décolorants à usage cosmétique; Produits solaires (produits cosmétiques); Dentifrices; Bains de bouche; Dépilatoires; Produits de rasage; Déodorants et produits contre la transpiration; Articles de toilette; Produits pour nettoyer et tonifier; Masques pour le visage; Produits pour la douche et le bain; Lotions de soins capillaires; Shampooings; Shampooings en barres; Produits de rinçage pour les cheveux (après-shampooings); Après-shampooings; Barres d’après- shampooing; Gels, vaporisateurs, mousses, baumes et produits fixants pour la coiffure et le soin des cheveux; Spray pour les cheveux; Colorants pour cheveux; Crèmes antipelliculaires (autres que pour traitement médical), Shampooings antipelliculaires (autres que pour traitements médicaux), Lotions antipelliculaires (autres que pour traitement médical), Baumes capillaires antipelliculaires; Fards; Articles de maquillage; Maquillage pour les yeux, crayon pour les sourcils; Eye-liner, crayons pour les yeux et ombres à paupières; Mascara; Fards à paupières; Faux cils, faux ongles et leurs matières adhésives; Rouges à lèvres, brillants à lèvres et produits hydratants; Émaux et vernis pour les ongles; Poudres pour le visage, fonds de teint, fards à joues et rouges à lèvres; Préparations nettoyantes pour produits cosmétiques; Produits abrasifs destinés au visage, au corps et/ou aux ongles; Exfoliants cosmétiques pour le corps; Gels douche pour le corps; Bains moussants [à usage cosmétique]; Bains moussants; Huiles de bain; Huiles pour le bain non à usage médical; Boules de bain effervescentes; Perles de bain; Sels et cristaux de bains; Gels douche; Gelées de douche; Gels de bain; Crème de massage; Lotions de massage; Huiles de massage; Crèmes pour la peau; Produits nettoyants pour la peau; Lotions toniques pour la peau; Traitements pour le teint; Hydratants pour la peau; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Traitements et crèmes pour le soin des ongles; Poudres; Crèmes pour les yeux; Savons hydratants et revitalisants pour le bain; Savons parfumés; Savons de toilette; Savons parfumés; Savons liquides; Pierres ponces à usage cosmétique; Préparations d’aromathérapie; Encens; Pots-pourris odorants; Parfums d’ambiance; Tampons nettoyants, serviettes, tampons et bâtonnets ouatés; Serviettes et lingettes imprégnées de produit de toilette; Motifs décoratifs et bijoux pour la peau à usage cosmétique; Papier parfumé, sachets et serviettes ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure dans l’Union européenne, la société opposante a fourni les éléments de preuve suivants :  A nnexe 4 : recherche Karma et rapport de trafic issus du service « google analytics » pour la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.  A nnexe 4bis : nombreuses factures du licencié LUSH de la société opposante de 2016 à 2021 pour divers territoires de l’Union européenne. 3

 A nnexe 5 : divers numéros du magazine LUSH TIMES distribué par le licencié LUSH de la société opposante.  A nnexe 6 : captures d’écran du site internet archive.org concernant des recherches effectuées sur le site internet du licencié LUSH de la société opposante.  A nnexe 7 : dossier de presse comportant de nombreux articles en différentes langues étrangères et notamment anglais, italien espagnol.  A nnexe 8 : communiqués de presse publiés par le licencié LUSH de la société opposante.  A nnexe 9 : tableau Excel répertoriant des ventes de produits.  A nnexe 10 : une liste d’adresses internet de divers réseaux sociaux et quelques captures d’écran de ces réseaux sociaux.  A nnexe 11 : capture d’écran d’un site contenant la liste des magasins du licencié LUSH de la société opposante. En premier lieu et conformément à l’article 7 de la décision n°2019-158 du Directeur de l’Institut, « Toute pièce versée à l’appui d’une opposition doit, si elle est rédigée en langue étrangère, doit être accompagnée par sa traduction en français ». Or, de nombreuses pièces communiquées par la société opposante sont rédigées en langues étrangères, et seules deux pages de l’annexe 5 sont partiellement traduites ainsi qu’un communiqué de presse de l’annexe 8 également partiellement traduit. Aussi et au regard de ce seul élément, l’ensemble des pièces non traduites ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la majeure partie des pièces communiquées par la société opposante ne sont recevables. A cet égard, la société opposante traduit, dans son exposé des moyens, certains mots contenus dans ses pièces à savoir les termes « parfums », « savons », « crèmes ». Toutefois, si la traduction de ces mots permet d’indiquer que les pièces fournies évoquent des produits tels que des « parfums », « savons », « shampoing », « fragrance » et « crèmes », ces traductions ne permettent pas de savoir si la marque antérieure est connue sur le territoire requis. Concernant les pages partiellement traduites de l’annexe 5 (à savoir la page 55 traduite dans l’exposé des moyens et la page 75 traduite en page 76 de l’annexe), ainsi que la traduction partielle du premier communiqué de presse de l’annexe 8, ces pièces, si elles présentent certains produits portant la marque antérieure et évoquent notamment l’histoire de ces produits, ne démontrent pas que la marque antérieure est connue du public. 4

De même, si l’annexe 6 démontre « l’utilisation de la marque KARMA sur divers sites Internet de Lush » dans l’Union Européenne comme le souligne la société opposante, elle ne permet pas davantage d’établir la connaissance de cette marque auprès du public. 5

En outre, ces annexes émanent toutes du licencié de la société opposante titulaire de la marque antérieure, de sorte que ces pièces ne suffiraient pas, à elles seules, à apporter la preuve objective de la connaissance de la marque antérieure. Ainsi, les pages 1 à 35 de l’annexe 5, concernant la France, outre qu’elles ne sont pour la plupart pas datées, ne permettent pas d’établir une mise en relation avec le public du magazine promotionnel édité par la société Lush. A cet égard, il est rappelé que l’ensemble des pièces émanant de sources indépendantes par rapport à la société opposante n’est pas traduit et ne peut donc être pris en compte (annexes 7 et 10). A cet égard, concernant les pièces en français, la page 350 de l’annexe 7, en français est illisible et la citation d’un parfum solide KARMA dans un article du « magazine de Sophie Davant » de mai 2021 n’est pas suffisante pour apporter la preuve de la renommée de cette marque après du public. La société opposante communique également des pièces chiffrées (annexes 4, 4bis et 9). Outre le fait que ces pièces ne sont pas traduites, l’annexe 4 apparaît dénuée de pertinence dès lors que certaines parties de cette annexe sont difficilement lisibles et pour certaines (les quatre premières pages), la période de recherche indiquée par la société opposante dans son exposé des moyens, ne ressort pas à la lecture de la pièce. Ainsi, il n’est pas possible de déterminer si ces chiffres représentent ou non une forte consultation des produits KARMA par les consommateurs sur internet. En outre, si l’annexe 4 bis relative à diverses factures émises par la société LUSH aux sociétés LUSH nationales dans divers pays de l’Union Européenne, atteste d’un usage de cette marque KARMA pour des produits cosmétiques, elle ne permet toutefois pas d’établir la connaissance de cette marque par le public, étant de surcroît souligné la faible quantité de produits figurant dans chacune de ces factures. Concernant l’annexe 9, l’opposante indique que cette pièce contient les chiffres de vente des produits KARMA entre septembre 2016 et septembre 2021. Toutefois, cette pièce n’apporte aucun élément permettant de déterminer que ces chiffres portent sur les produits de la marque antérieure invoquée KARMA. En tout état de cause, et quand bien même ces annexes auraient été considérées comme étant pertinentes, elles l’auraient été pour démontrer un éventuel usage de la marque antérieure et non pour démontrer la connaissance de cette dernière. L’annexe 10 comporte les adresses de certains réseaux sociaux pour lesquels la société opposante indique que la marque KARMA est citée, ainsi que quelques captures d’écran de ces publications. 6

Toutefois, au regard des publications dont la liste d’adresses est fournie, rien ne permet d’apprécier si la marque KARMA apparaît réellement, la simple capture d’écran de quelques pages de trois comptes ne saurait apporter la preuve de la renommée de la marque. La liste des magasins de la société LUSH (annexe 11) ne permet pas davantage de déterminer si la marque antérieure est renommée. Enfin, les pièces portant sur une exploitation au Royaume-Uni ne peuvent être prises en compte. En effet, le Royaume-Uni n’étant plus membre de l’Union Européenne, les pièces relatives à son territoire, même antérieures à la date du Brexit, ne peuvent être prises en considération pour prouver la renommée dans l’Union Européenne dans le cadre de la présente procédure En conséquence, l’ensemble des pièces communiqué par la société opposante ne permet pas d’établir la renommée de la marque antérieure invoquée au regard des produits invoqués. La renommée étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée, celle-ci n’ayant pas été démontrée, la marque antérieure invoquée à ce titre ne peut donc pas bénéficier de cette protection et il n’y a pas lieu d’apprécier les autres critères de ce fondement. B. Sur le fondement du risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « préparations pour polir; parfums; huiles essentielles. Huiles industrielles ». 7

Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « préparations pour polir; parfums; huiles essentielles : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Huiles industrielles ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Sels de bain non médicinaux contenant des produits effervescents, des émollients et des produits hydratants pour la peau; Savons; Produits de parfumerie; Parfums; Parfums solides; Huiles essentielles; Cosmétiques; Eaux de toilette; Colognes et fragrances; Produits de toilette non médicinaux; Cosmétiques; Préparations cosmétiques pour le bain; Lotions, laits, gels, poudres, huiles, mousses, cires et crèmes, tous à utiliser sur la peau; Décolorants à usage cosmétique; Produits solaires (produits cosmétiques); Dentifrices; Bains de bouche; Dépilatoires; Produits de rasage; Déodorants et produits contre la transpiration; Articles de toilette; Produits pour nettoyer et tonifier; Masques pour le visage; Produits pour la douche et le bain; Lotions de soins capillaires; Shampooings; Shampooings en barres; Produits de rinçage pour les cheveux (après-shampooings); Après-shampooings; Barres d’après- shampooing; Gels, vaporisateurs, mousses, baumes et produits fixants pour la coiffure et le soin des cheveux; Spray pour les cheveux; Colorants pour cheveux; Crèmes antipelliculaires (autres que pour traitement médical), Shampooings antipelliculaires (autres que pour traitements médicaux), Lotions antipelliculaires (autres que pour traitement médical), Baumes capillaires antipelliculaires; Fards; Articles de maquillage; Maquillage pour les yeux, crayon pour les sourcils; Eye-liner, crayons pour les yeux et ombres à paupières; Mascara; Fards à paupières; Faux cils, faux ongles et leurs matières adhésives; Rouges à lèvres, brillants à lèvres et produits hydratants; Émaux et vernis pour les ongles; Poudres pour le visage, fonds de teint, fards à joues et rouges à lèvres; Préparations nettoyantes pour produits cosmétiques; Produits abrasifs destinés au visage, au corps et/ou aux ongles; Exfoliants cosmétiques pour le corps; Gels douche pour le corps; Bains moussants [à usage cosmétique]; Bains moussants; Huiles de bain; Huiles pour le bain non à usage médical; Boules de bain effervescentes; Perles de bain; Sels et cristaux de bains; Gels douche; Gelées de douche; Gels de bain; Crème de massage; Lotions de massage; Huiles de massage; Crèmes pour la peau; Produits nettoyants pour la peau; Lotions toniques pour la peau; Traitements pour le teint; Hydratants pour la peau; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Traitements et crèmes pour le soin des ongles; Poudres; Crèmes pour les yeux; Savons hydratants et revitalisants pour le bain; Savons parfumés; Savons de toilette; Savons parfumés; Savons liquides; Pierres ponces à usage cosmétique; Préparations d’aromathérapie; Encens; Pots-pourris odorants; Parfums d’ambiance; Tampons nettoyants, serviettes, tampons et bâtonnets ouatés; Serviettes et lingettes imprégnées de produit de toilette; Motifs décoratifs et bijoux pour la peau à usage cosmétique; Papier parfumé, sachets et serviettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 8

Les « préparations pour polir; parfums; huiles essentielles : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « Huiles industrielles » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de matières grasses visqueuses à l’état liquide utilisées dans l’industrie et d’origine végétale (constituée d’acide gras), animale, minérale (mélange d’hydrocarbures, issue notamment du pétrole) ou de synthèse ne constituent pas une catégorie générale dont relèvent les « huiles essentielles » de la marque antérieure, qui s’entendent de substances volatiles obtenues par distillation de substances aromatiques contenues dans diverses plantes, lesquelles sont utilisées notamment pour la fabrication de parfums. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « huiles industrielles » sont des huiles destinées à l’industrie et qui ne sont ni des huiles comestibles, ni des huiles qui peuvent être appliquées sur le corps.

Ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises et ne sont pas fournies par les entreprises, contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « l’ensemble des produits en conflit s’entendant de substances grasses liquides à la température ordinaire et insoluble dans l’eau, d’origine végétale, animale ou minérale, employées à de nombreux usages » ne saurait être retenu pour déclarer ces produits similaires. En effet, outre que les « huiles essentielles » de la marque antérieure ne contiennent aucun corps gras, ces produits n’ont pas les mêmes fonction, ne s’adressent pas à une même clientèle, ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (huiles utilisées dans l’industrie, pour les moteurs notamment pour les produits de la demande d’enregistrement, huiles utilisés pour leurs molécules aromatiques et leurs principes actifs dans l’industrie cosmétique ou dans l’aromathérapie pour les produits de la demande d’enregistrement) . Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe K KAMA PARFUM PARIS, ci- dessous reproduit : 9

Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal KARMA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une lettre stylisée, de trois éléments verbaux et de couleurs et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les dénominations KAMA du signe contesté et KARMA de la marque antérieure ont en commun quatre lettres formant les mêmes séquences KA-MA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme en deux temps et comportent des sonorités identiques en attaque et en position finale [ka-ma], ce qui leur confère une prononciation très proche. La seule différence entre ces dénominations réside dans la présence de la lettre R dans la dénomination KARMA de la marque antérieure. Toutefois, et en raison de sa position centrale, cette différence est faiblement perceptible visuellement et phonétiquement. Les signes en cause diffèrent en outre, dans le signe contesté, par la présence de la lettre K très stylisée, des termes PARFUM PARIS et d’une présentation stylisée en couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. 10

En effet, dans le signe contesté le terme KAMA apparaît distinctif au regard des produits en cause. Ce terme est également dominant dans le signe contesté, dès lors que les termes PARFUM PARIS qui le suit, apparaissent descriptifs des produits en cause et présentent en outre un caractère secondaire en raison de leur présentation en plus petits caractères sur une ligne inférieure. Enfin, la lettre K présentée en position d’attaque du signe contesté étant très stylisé, il est probable que le consommateur d’attention moyenne perçoive cet élément comme un simple élément figuratif. En tout état de cause, cet élément figuratif n’altère pas les ressemblances relevées précédemment entre les signes et tenant à la présence d’un élément verbal très proche KAMA/KARMA. Le signe complexe contesté K KAMA PARFUM PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure KARMA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues. La société opposante invoque la renommée de la marque antérieure qui viendrait renforcer le risque de confusion.

Toutefois, et comme indiqué précédemment au point A, la société opposante n’ayant pas démontré la grande connaissance de la marque antérieure auprès du public, le risque de confusion entre les marques en cause ne saurait être apprécié plus largement. 11

CONCLUSION En conséquence, le signe complexe K KAMA PARFUM PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « préparations pour polir; parfums; huiles essentielles : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 12