OP21-4088 17/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE

2

Monsieur J L F a déposé, le 9 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 775 156 portant sur le signe verbal AIE PHONE. Le 2 septembre 2021, la société APPLE INC. (société de droit de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination IPHONE, déposée le 8 février 2007, renouvelée par déclaration publiée le 22 décembre 2016 sous le n° 005 673 884, et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque internationale portant sur la dénomination IPHONE, enregistrée le 16 janvier 2015 sous le n° 1 278 950, et désignant l’Union Européenne depuis le 22 novembre 2019, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque internationale portant sur la dénomination IPHONE, enregistrée le 9 février 2016 sous le n° 1 305 325, et désignant l’Union Européenne depuis le 22 novembre 2019, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination IPHONE, déposée le 8 février 2007, renouvelée par déclaration publiée le 22 décembre 2016 sous le n° 005 673 884, et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils

3

d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de

4

logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 005 673 884 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 005 673 884 est formée contre les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; casques de réalité virtuelle; Publicité; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; services d’affichage électronique (télécommunications); location d’appareils de télécommunication;

5

radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Téléphones portables ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Comme le démontre la société opposante, les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; périphériques d’ordinateurs; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; services d’affichage électronique (télécommunications); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Téléphones portables » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement ni exclusivement destinés à être utilisés avec les seconds. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « casques de réalité virtuelle » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Téléphones portables » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement ni exclusivement destinés à être utilisés avec les seconds. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication

6

(publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Téléphones portables » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement fournis au moyen des seconds, lesquels ne sont pas exclusivement l’objet des premiers. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Téléphones portables » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; logiciels en tant que services (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Téléphones portables » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds, et n’étant pas nécessairement ni exclusivement destinés à l’utilisation des seconds. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « informatique en nuage » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Téléphones portables » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas nécessairement ni exclusivement destinés à permettre la réalisation des premiers, lesquels peuvent être mis en œuvre au moyen de divers supports. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AIE PHONE, ci-dessous reproduit :

7

La marque antérieure porte sur la dénomination IPHONE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles prépondérantes et une identité phonétique entre les éléments AIE PHONE et IPHONE constitutifs des signes en présence (longueur proche, six lettres identiques placées dans le même ordre et selon un rang très proche à savoir la lettre I et la séquence finale -PHONE ; rythme et sonorités identiques [aille- fonne]). Il en résulte ainsi une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. Le signe verbal contesté AIE PHONE est donc similaire à la marque verbale antérieure IPHONE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Ce risque de confusion est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure pour des appareils de téléphonie, comme le démontre la société opposante. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque

8

antérieure et ce, malgré la similitude des signes et la connaissance particulière de la marque antérieure. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 1 278 950 Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 1 278 950 est formée contre les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Installation, maintenance, réparation et entretien d’appareils électroniques grand public, lecteurs audio et vidéo numériques, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques et bloc-notes électroniques; mise à disposition de services d’assistance technique, à savoir conseils techniques dans le domaine de l’installation, de la maintenance, de la réparation et de l’entretien d’appareils électroniques grand public et accessoires correspondants; services d’assistance technique, à savoir services de dépannage sous forme de réparation de matériel informatique et problèmes électroniques; informations en matière d’installation, maintenance, réparation et entretien d’ordinateurs ». Comme le démontre la société opposante, les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; périphériques d’ordinateurs; lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique » de la

9

demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Installation, maintenance, réparation et entretien d’appareils électroniques grand public, lecteurs audio et vidéo numériques, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques et bloc-notes électroniques; services d’assistance technique, à savoir services de dépannage sous forme de réparation de matériel informatique et problèmes électroniques » de la marque antérieure, les premiers ne constituant pas l’objet des seconds. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AIE PHONE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination IPHONE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

10

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Ce risque de confusion est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure pour des appareils de téléphonie, comme le démontre la société opposante. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure invoquée et ce, malgré la similitude des signes et la connaissance particulière de la marque antérieure. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 1 305 325 Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 1 305 325 est formée contre les produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement; équipements de traitement de données; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de conseillers en matériel et logiciels informatiques; services de conseillers en logiciels multimédias et audiovisuels; fourniture d’assistance technique pour le dépannage d’applications, bases de données et systèmes informatiques; prestation de services de conseillers pour le développement d’applications, de bases de données et de systèmes informatiques; d’information en matière de technologie informatique fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; mise à disposition de moteurs de recherche pour l’obtention de données par le biais de réseaux de communication; mise à disposition de

11

moteurs de recherche de données sur réseau informatique mondial; services informatiques, à savoir création d’index d’informations, et d’autres ressources mises à disposition sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; services de recherche personnalisée sur demande spécifique d’utilisateurs finaux, leur permettant de consulter et d’extraire des informations, sites et autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux; et services de conseillers se rapportant à tous les services précités ». Comme le démontre la société opposante, les produits et services suivants : « équipements de traitement de données; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « appareils et instruments pour l’enseignement » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de conseillers en matériel et logiciels informatiques; services de conseillers en logiciels multimédias et audiovisuels » de la marque antérieure, les premiers ne constituant pas nécessairement ni exclusivement l’objet des seconds. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de conseillers en matériel et logiciels informatiques; prestation de services de conseillers pour le développement d’applications, de bases de données et de systèmes informatiques » de la marque antérieure, les premiers ne constituant pas l’objet des seconds. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes

12

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AIE PHONE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination IPHONE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Ce risque de confusion est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure pour des appareils de téléphonie, comme le démontre la société opposante. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure invoquée et ce, malgré la similitude des signes et la connaissance particulière de la marque antérieure. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D. Sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée n° 005 673 884 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une

13

marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination IPHONE sous le n° 005 673 884. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Téléphones portables ». La société opposante fait valoir que la marque antérieure jouit « d’une renommée exceptionnelle ». Elle soutient notamment que :

- « la renommée exceptionnelle des marques APPLE / rejaillit sur l’ensemble des activités de l’Opposante » et que « Parmi les produits emblématiques d’Apple figurent la ligne de smartphones commercialisée sous la marque « IPHONE », sur laquelle l’Opposition est fondée »
- « Depuis leur introduction sur le marché 2007, les produits « IPHONE » se seraient écoulés à plus de 2 milliards d’unités et font partie des produits d’Apple les plus populaires de l’histoire »

14

— « D’après le rapport annuel pour l’exercice 2020 présenté par Apple à la « Securities and Exchange Commission » aux Etats-Unis, les chiffres de ventes des produits « IPHONE » dans le monde dépassaient les 142 milliards de dollars en 2019 et les 137 milliards de dollars américains en 2020 »
- « Les classements des smartphones les plus vendus témoignent également de ce succès, les produits « IPHONE » se retrouvant très souvent en-tête des ventes »
- « Pour parvenir à de tels résultats et afin de maintenir la renommée de la marque « IPHONE » auprès du public, les efforts marketing et publicitaires d’Apple sont incontestables »
- « D’ailleurs, selon un sondage mené par M S d’avril 2017, Apple jouit du taux de fidélité le plus élevé de toute l’industrie du smartphone, 92% des utilisateurs d’iPhone comptant le remplacer par un nouvel iPhone »
- « Cette popularité des produits « IPHONE » auprès des consommateurs se retranscrit également par le nombre exponentiel de publications faisant référence auxdits produits, notamment sur les réseaux sociaux, par exemple à travers l’utilisation du Hashtag « #appleiphone » qui comportent 3,7 millions de publications sur Instagram »
- « Un Hashtag « #shotoniphone » a même été crée par l’Opposante afin que les utilisateurs publient des photographies prises avec les produits « IPHONE », permettant ainsi de mettre en avant la qualité des appareils photos et caméras de ses appareils. Cette page dédiée contient 22,3 millions de publications sur Instagram »
- « Un autre indice de la renommée de la marque « IPHONE » est leur utilisation répandue par des célébrités du monde entier »
- « la renommée de la marque « IPHONE » a déjà été reconnue dans de nombreuses décisions à travers le monde, dont plusieurs décisions de l’EUIPO et d’autres pays membres de l’UE tels que l’Allemagne, la Hongrie et l’Espagne » Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit de nombreuses pièces, parmi lesquelles : Annexe 2-D :

- https://www.lesechos.fr, « Avec 10 millions de ventes en trois jours, l’iPhone 6 bat tous les records », 22/09/2014 « Opération marketing réussie pour Apple. Durant les trois premiers jours de vente, l’iPhone 6 et 6 Plus ont atteint un record : plus de 10 millions d’exemplaires vendus dans le monde ».

- https://lexpansion.lexpress.fr, « Des ventes record de l’iPhone offrent à Apple un bénéfice historique », 27/01/2015 « Des ventes record de son produit vedette, l’iPhone, ont offert mardi à Apple un bénéfice trimestriel historique de plus de 18 milliards de dollars ».

15

— https://www.presse-citron.net, « Cinq chiffres pour comprendre le succès de l’iPhone», 01/08/2016 « 26700 C’est le nombre d’iPhone vendus par heure dans le monde en 2015. Un chiffre incroyable qui a permis à Apple de réaliser une année record avec un total de 231 millions d’iPhone écoulés ».

- https://www.zdnet.fr, « 10 ans d’iPhone illustrés en 10 chiffres », 29/06/2017 « Un milliard, et même bien plus désormais. Il s’agit du nombre d’iPhone vendus par Apple depuis son lancement commercial en 2007. […] Une performance hors-norme pour une firme entrée sur le marché de la téléphone mobile il y a seulement 10 ans ».

- https://www.ecranmobile.fr, « Apple : 2 milliards d’iPhone déjà vendu depuis son lancement en 2007 », 24/09/2021
- https://www.lefigaro.fr, « Le nouvel iPhone aide Apple à pulvériser ses records de ventes », 28/01/2021 « Apple continue de surmonter la pandémie de manière spectaculaire. Son nouvel iPhone, dit «iPhone 12», est tellement bien accueilli que la société californienne annonce un chiffre d’affaires trimestriel record de plus de 111 milliards de dollars ».

- https://www.20minutes.fr, « Apple de nouveau en tête des ventes de smartphones en 2020 grâce à l’iPhone 12 », 23/02/2021 « Apple a récupéré la première place des ventes de smartphones en 2020. L’entreprise a vendu 80 millions d’iPhones au quatrième trimestre ».

- https://www.clubic.com, « « Pourquoi l’iPhone est une révolution », une tribune de Caroline Noublanche », 15/09/2008 « Au-delà du buzz énorme créé par le lancement de la seconde version de l’iPhone, cet outil très performant révolutionne l’usage du téléphone mobile. […] Grâce à l’arrivée de ce miracle de la technologie, les usages du téléphone mobile vont être modifiés d’une manière significative en créant des services multimodaux ».

- https://www.01net.com, « Toutes les innovations qui ont fait le succès de l’iPhone », 09/01/2017 « En dix ans, chaque génération d’iPhone a introduit une nouveauté ».

- https://www.lesechos.fr, « L’iPhone dix ans de révolutions », 13/01/2017 « l’iPhone a changé nos vies en rendant Internet véritablement mobile. Retour sur une décennie qui a vu la créature d’Apple devenir l’icône de la révolution numérique ».

- https://www.lemonde.fr, « Apple : le téléphone qui a changé le monde », 29/06/2017 « En dix ans, le groupe américain a vendu plus de 1 milliard d’iPhone. La révolution des applications a permis à ce smartphone d’en faire un succès planétaire ».

- https://www.lepoint.fr, « L’iPhone fête ses 10 ans », 29/06/2017 « L’iPhone a été présenté au grand public le 9 janvier 2007 par S J, aujourd’hui décédé. Il a bouleversé les habitudes de millions d’utilisateurs ». Annexe 2-E :

- https://labo.fnac.com, « L’iPhone est le produit high-tech le plus vendu en 2017 », 02/01/2018
- https://www.phonandroid.com, « L’iPhone X est le smartphone le plus vendu de 2018», 01/05/2019
- https://www.presse-citron.net, « En 2019, l’iPhone XR est le smartphone le plus vendu au monde », 25/12/2019
- https://www.phonandroid.com, « 90% des smartphones les plus vendus à Noël 2020 sont des iPhone », 29/12/2020

16

— https://www.frandroid.com, « Les smartphones les plus vendus en 2020 sont toujours des iPhone », 25/02/2021
- https://www.melty.fr, « L’iPhone 12, le smartphone le plus vendu au monde en ce début d’année », 10/04/2021 Annexe 2-H :

- https://newsimages.fr, « Paris : le quai des Orfèvres support de pub pour l’iPhone », 21/12/2013
- https://www.macg.co, « L’iPhone X s’affiche sur les gares parisiennes », 05/10/2017
- https://www.liberation.fr, « Une pub pour iPhone est-elle affichée sur la façade du ministère de la Justice ? », 27/01/2020 Annexe 2-I :

- https://osxdaily-com, « La nouvelle publicité iPhone 4S présente Martin Scorsese », 23/07/2012
- https://www.mac4ever.com, « iPhone 6s : Apple a fait le plein de people pour sa pub», 10/09/2015
- https://plugin.01net.com, « The Rock et Siri, stars de la nouvelle pub iPhone 7 », 24/07/2017 Annexe 2-J :

- https://www.phoneandroid.com, « Apple : 92% des utilisateurs d’iPhone comptent acheter un nouvel iPhone », 18/05/2017
- https://www.bfmtv.com, « Files d’attente devant les Apple Stores pour la sortie des nouveaux iPhone », 20/09/2013
- https://www.lenouvelliste.ch, « Smartphone: files d’attente dans le monde entier pour la sortie de l’iPhone X », 03/11/2017 Annexe 2-L :

- https://www.liberation.fr, « Dans les salles, un film tourné avec un iPhone », 11/01/2011
- https://www.bfmtv.com, « Pourquoi S S a tourné son nouveau film Unsane entièrement avec un iPhone », 22/02/2018
- https://www.bfmtv.com, « Comment C L est tombé amoureux de l’iPhone pour réaliser ses films », 19/05/2019 Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure IPHONE fait l’objet d’un usage intensif, qu’elle jouit d’une position consolidée parmi les marques dominantes dans le secteur des téléphones mobiles et intelligents, et qu’elle bénéficie d’un degré de connaissance très élevé auprès du public notamment européen et français, y compris le grand public, notamment pour les produits invoqués : « Téléphones portables ». Les pièces démontrent également que la marque IPHONE a développé une image de qualité, de fiabilité et de popularité auprès des consommateurs concernés, envers lesquels la marque antérieure bénéfice d’un très fort taux de fidélité.

17

Ainsi, comme le fait valoir la société opposante, la marque antérieure invoquée IPHONE a acquis une renommée exceptionnelle dans l’Union Européenne, et notamment en France, pour les produits précités. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AIE PHONE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination IPHONE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Il est constant que pour déterminer si l’utilisation du signe contesté risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s’établira dans l’esprit du public concerné. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure IPHONE est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; installation, entretien et

18

réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données » ont précédemment été considérés comme identiques et similaires aux marques antérieures invoquées sur le fondement d’un risque de confusion. Les produits et services de la demande d’enregistrement restant à comparer sont donc les suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); articles de lunetterie ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien,

19

nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale ;agences de presse; agences d’informations (nouvelles); Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; numérisation de documents; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie ». Comme il l’a été précédemment relevé, il existe une certaine similitude entre les signes en cause et la marque antérieure possède, dans le domaine des téléphones mobiles et intelligents, un caractère distinctif intrinsèque accru par sa grande connaissance auprès du public. La société opposante fait valoir que « tous les produits et services comparés [précédemment] relèvent des domaines électroniques, informatiques, ou des télécommunications, et donc des mêmes segments de marché ou de segments voisins de ceux de l’Opposante ». Elle soutient également que « les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé en classes 9 et 42 consistent en différents appareils et services électroniques et informatiques. Une entreprise notamment spécialisée dans les appareils de télécommunication et l’informatique telle que l’Opposante pourrait facilement étendre sa marque aux produits et services contestés, y compris ceux relevant des mêmes segments de marché ou de segments voisins ». Elle ajoute que « S’agissant de la classe 35, tenant compte de la nature et des secteurs de marché pertinents des produits et services, il est fort probable que le signe contesté rappelle la marque antérieure aux consommateurs concernés. En effet, le marketing téléphonique (publicité et services connexes) est utilisé par les entreprises car il s’agit de la deuxième forme de marketing direct la plus courante après le publipostage. […] De même, l’Opposante propose divers services de publicité et de communication d’entreprise via l’Apple Business Chat, qui utilise la fonction de messagerie des appareils iPhone. […] La marque « IPHONE » est également un outil marketing précieux pour les partenaires de l’Opposante dans la promotion de leurs propres produits et services ». Elle fait également valoir que « Concernant la classe 37, l’Opposante est connue pour fournir des services d’installation et de réparation d’appareils, ce qui crée une connexion évidente avec ces services ». Enfin, elle soutient que « Les services contestés en classe 38 relèvent tous du domaine des télécommunications. Le lien est donc évident avec les téléphones portables, pour lesquels la marque antérieure de l’Opposante jouit d’une renommée. De plus, certains services contestés peuvent être complémentaires ». Ainsi, au vu de l’ensemble des facteurs précités, des arguments et des pièces fournies par la société opposante, il peut être admis que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « machines à calculer; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts,

20

prospectus, imprimés, échantillons); publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); numérisation de documents », certains pouvant être destinés à être fournis au moyen de téléphones portables et d’autres relevant du domaine technologique, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, il en va différemment pour tous les autres produits et services, objets de l’opposition, à savoir : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); articles de lunetterie ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale ;agences de presse; agences d’informations (nouvelles); Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie ». En particulier, concernant les « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée;

21

gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); articles de lunetterie » de la demande d’enregistrement, rien ne permet d’affirmer que la société opposante pourrait diversifier ses activités sous la marque antérieure à de tels produits, lesquels ne sont en outre pas complémentaires aux produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été démontrée. Au regard des services de « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement, qui ne revêtent pas une nature publicitaire, la société opposante ne fournit aucune argumentation de nature à justifier d’un lien dans l’esprit du public entre les signes. De même, concernant les services de « Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale » de la demande d’enregistrement, la société opposante ne justifie pas proposer de tels services et ne fournit ainsi aucune argumentation de nature à justifier d’un lien dans l’esprit du public entre les signes. Par ailleurs, contrairement aux arguments de la société opposante, les services d’ « agences de presse; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement ne relèvent pas du domaine des télécommunications et ne sont pas non plus complémentaires aux produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été démontrée. Enfin, au regard des services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement, rien ne permet d’affirmer que la société opposante pourrait diversifier ses activités sous la marque antérieure à de tels services ne relevant pas nécessairement des domaines de l’électronique ou de l’informatique, ces services n’étant en outre pas complémentaires aux produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été démontrée.

22

Ainsi, au regard des produits et services précités, qui sont très éloignés des produits pour lesquels une renommée de la marque antérieure a été admise, il n’est pas démontré que le signe contesté puisse évoquer cette dernière dans l’esprit des consommateurs concernés. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant l’une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît dès lors pas fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour ces produits et services. En conséquence, au vu de l’ensemble des facteurs pertinents et des éléments fournis par la société opposante, il ne peut être admis de lien entre les signes dans l’esprit du public concerné qu’au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « machines à calculer; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); numérisation de documents ». Sur le risque de préjudice L’atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée. Il appartient à la société opposante d’établir que ce profit indu ou préjudice est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante fait notamment valoir que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure jouit, dans le domaine des téléphones mobiles et intelligents, d’un caractère distinctif intrinsèque accru par sa connaissance auprès du public, les signes présentent des similitudes, et un lien entre ceux-ci dans l’esprit du public a été admis au regard de certains des produits et services de la demande d’enregistrement. En outre, la société opposante souligne que « l’Opposante a réussi à créer une gamme innovante, qualitative et fonctionnelle de smartphones, qui rencontre un succès incontestable

23

(plus de 2 milliards d’unités vendues depuis 2007) et dont les caractéristiques techniques font l’objet de nombreux articles de presse ». Elle fait valoir que « les consommateurs qui feront le lien entre la marque antérieure et la marque contestée vont supposer que les produits et services du déposant présentent des caractéristiques similaires, en termes notamment d’innovation, de qualité, et de fonctionnalités. Pour ces raisons, le déposant obtiendra un avantage commercial sur ses concurrents sur le marché en exploitant l’image et la renommée de la marque « IPHONE » de l’Opposante et les caractéristiques positives qu’elle projette, et ce, sans aucun effort de marketing ni aucun investissement propre. Cette image et ces caractéristiques seront transférées à la marque contestée et cela influencera positivement le consommateur au moment de choisir les produits du déposant par rapport à ceux offerts par d’autres opérateurs économiques, facilitant ainsi l’introduction sur le marché des produits et services du déposant. En d’autres termes, une partie substantielle des consommateurs pourrait décider de se tourner vers les produits et services contestés en croyant que le signe contesté « AIE PHONE » est lié d’une manière ou d’une autre à la marque de renommée « IPHONE » de l’Opposante, détournant ainsi son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire ». Elle ajoute également que « L’usage du signe contesté « AIE PHONE » par le déposant est révélateur de la volonté de ce dernier de créer une confusion dans l’esprit du public et de se placer dans le sillage de la marque renommée de l’Opposante afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction. Le déposant promeut d’ailleurs principalement des accessoires destinés aux produits IPHONE et autres services. En outre, le déposant n’hésite pas à inclure dans son logo l’image immédiatement reconnaissable des produits IPHONE de l’Opposante, identique à celle utilisée sur le site de cette dernière ». Enfin, elle indique que « l’usage de la marque contestée risque d’affaiblir l’aptitude de la marque antérieure à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée, et d’entraîner une dispersion de son image et de son identité, en ce sens que les consommateurs seront moins enclins à l’associer immédiatement avec l’Opposante qui a construit la réputation de sa marque ». Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux produits et services précités de la demande d’enregistrement, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée. Ainsi, la demande d’enregistrement apparaît de nature à porte atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée pour ces produits et services, en ce que son usage risque de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de cette marque. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure IPHONE n° 005 673 884, la demande d’enregistrement contestée doit être partiellement rejetée, pour les produits et services suivants : « machines à calculer; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires;

24

conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); numérisation de documents ». CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AIE PHONE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains des produits et services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants: « appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps

25

d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 775 156 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.