OP21-4106 10/06/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Guangzhou Centurybegin Development Co., Ltd. (société de droit chinois) a déposé le 14 juillet 2021 la demande d’enregistrement n° 21 / 4785196 portant sur le signe complexe ÉTONNER.

2

Le 3 septembre 2021, la société Eton AB (société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ETON, déposée le 31 mai 2011, enregistrée sous le n° 010872158 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. A l’issue des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION a) Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

3

Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 14 juillet 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 14 juillet 2016 au 14 juillet 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les « Vêtements et chapellerie, n’incluant pas les vêtements de sport ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni notamment les pièces suivantes :

- Pièce 10 « Captures écran du site internet https://www.etonshirts.com/fr »
- Pièce 11 « Catalogue Automne / Hiver de 2017 d’ETON »
- Pièce 12 « Captures écran du compte Instagram « etonshirts » »
- Pièce 13 « Captures écran de la page Facebook « Eton Shirts » »
- Pièce 14 « Captures écran de la page LinkedIn « Eton Shirts » »
- Pièce 15 « Captures écran de la page Youtube « Eton Shirts » »
- Pièce 16 « Captures écran du compte Twitter « ETON » »
- Pièce 17 « Exemple de newsletter envoyée aux consommateurs »
- Pièce 18 « Captures écran des Friends of ETON du compte Instagram « ETON » »
- Pièce 19 « Analyse établie par Google Analytics sur l’audience du site internet www.etonshirts.com »
- Pièce 20 « Captures écran des sites internet proposant à la vente les produits de marque « ETON » »
- Pièce 21 « Echantillons de factures adressées à certains distributeurs d’ETON en France »

4

— Pièce 22 « Chiffres de vente de produits ETON en Allemagne en 2018 et 2019 »
- Pièce 23 « Chiffres de vente de produits ETON en Suède en 2018 »
- Pièce 24 « Chiffres de vente de produits ETON aux Pays-Bas en 2018 et 2019 »
- Pièce 25 « Chiffres de vente de produits ETON en France en mars et avril 2020 et 2021 »
- Pièce 26 « Chiffres de vente de produits ETON en France en octobre et novembre 2020 et 2021 »
- Pièce 27 « Articles de presse sur la marque « ETON » ». Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont datées dans la période pertinente, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. En outre, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en compte en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. La possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante et listées précédemment, mettent en exergue une exploitation de la marque sur différents pays de l’Union européenne, dont la France. Ainsi, l’usage de la marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne a été démontré par la société opposante. Importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs

5

facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). En l’espèce, les pièces transmises, telles que précédemment énumérées, fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par sa titulaire au cours de la période pertinente. Sur l’usage pour les produits enregistrés La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, à savoir les « Vêtements et chapellerie, n’incluant pas les vêtements de sport ». En l’espèce, il ressort clairement des nombreuses pièces fournies par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour les produits précités. Conclusion La société opposante a apporté la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans le territoire où elle est protégée au regard des produits sur lesquels l’opposition est fondée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits

6

L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés dans la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Bourses; Serviettes d’écoliers; Coffres de voyage; Sacs à dos; Portefeuilles; Sacs à provisions; Sacs à main; Sacs de voyage; Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Trousses de voyage [maroquinerie]; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Malles; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Étuis pour clés; Mallettes; Randsels [sacs à dos d’écolier japonais]; Imitations de cuir; Parapluies; Cannes; Habits pour animaux de compagnie ; Chemises; Vêtements; Sous-vêtements; Vêtements pour enfants; Maillots de bain; Manteaux de pluie; Articles chaussants; Bottes; Chaussures de sport; Bonnets; Bas; Chaussettes; Collants; Gants [habillement]; Châles; Cravates; Foulards; Noeuds papillon; Gaines [sous-vêtements]; Ceintures [habillement]; Masques pour dormir ». Les produits de la marque antérieure invoqués à l’appui de l’opposition sont les suivants : « Vêtements et chapellerie, n’incluant pas les vêtements de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « Chemises; Vêtements; Sous-vêtements; Vêtements pour enfants; Maillots de bain; Manteaux de pluie; Bonnets; Bas; Chaussettes; Collants; Gants [habillement]; Châles; Cravates; Foulards; Nœuds papillon; Gaines [sous-vêtements]; Ceintures [habillement]; Masques pour dormir » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des « Vêtements et chapellerie, n’incluant pas les vêtements de sport » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. Les « Articles chaussants; Bottes; Chaussures de sport » de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux « Vêtements et chapellerie, n’incluant pas les vêtements de sport » de la marque antérieure en ce qu’il s’agit d’articles d’habillement qui sont utilisés pour recouvrir le corps en tout ou partie pour le protéger contre diverses agressions et de le parer. Ils partagent donc la même utilisation et la même destination. En outre, ils sont produits par les mêmes entreprises, sont vendus dans les mêmes points de vente et sont destinés au même public. A cet égard, le fait que le libellé de la marque antérieure soit précisé par la mention « Vêtements et chapellerie, n’incluant pas les vêtements de sport » est sans incidence sur la similarité de ces derniers avec les « Chaussures de sport » de la demande d’enregistrement contestée, en ce qu’ils présentent les mêmes nature, fonction et destination, indépendamment de leur caractère sportif ou non. Il s’agit donc de produits similaires. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « Bourses; Serviettes d’écoliers; Coffres de voyage; Sacs à dos; Portefeuilles; Sacs à provisions; Sacs à main; Sacs de voyage; Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Trousses de voyage [maroquinerie]; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Malles; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Étuis

7

pour clés; Mallettes; Randsels [sacs à dos d’écolier japonais]; Imitations de cuir; Parapluies; Cannes; Habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée ne relèvent pas de la catégorie générale des « Vêtements et chapellerie, n’incluant pas les vêtements de sport » de la marque antérieure, et ne présentent pas plus les mêmes nature, fonction et destination. En particulier, les « Habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas à l’évidence la même destination que les « Vêtements et chapellerie, n’incluant pas les vêtements de sport » de la marque antérieure, qui désignent des articles destinés à vêtir les êtres humains. Les produits pour animaux ont en effet des caractéristiques spécifiques et distinctes de celles des produits pour êtres humains, de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libellé lorsqu’ils sont revendiqués. Ils ne s’adressent donc pas à la même clientèle et ne relèvent pas du même domaine. Ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (les premiers se retrouvant dans des animaleries alors que les seconds sont vendus dans des magasins d’habillement). Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ÉTONNER, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal ETON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

8

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif. La marque antérieure est quant à elle composée d’une dénomination unique. S’il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, que le signe contesté comprend la séquence ETON, constitutive de la marque antérieure, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public. En effet, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer nettement. Visuellement, le signe complexe contesté ÉTONNER et la marque verbale antérieure ETON présentent une structure différente, le signe contesté comportant un élément figuratif sur une ligne supérieure et un élément verbal sur une ligne inférieure. En outre, ils sont de longueur différente (sept lettres pour le signe contesté et quatre lettres pour la marque antérieure) et diffèrent par la séquence finale –NER au sein du signe contesté. Phonétiquement, ils présentent des différences de rythme (prononciation en trois temps du signe contesté et prononciation en deux temps de la marque antérieure) et des sonorités différentes dues à l’accent aigu sur la première lettre É du signe contesté, à la répétition de la lettre médiane N et à sa séquence finale –NER, qui se prononcera dans son ensemble [é-to-né] alors que la marque antérieure se prononcera [e-ton] ou [é-ton]. Intellectuellement, le signe contesté est composé de l’élément verbal ÉTONNER, verbe français qui désigne ce qui cause une surprise à quelqu’un. Cette évocation est absente de la marque antérieure, qui peut évoquer quant à elle une école britannique prestigieuse. Ainsi, en raison de l’impression d’ensemble distincte entre les signes en présence, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. Le signe complexe contesté ÉTONNER n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ETON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En ce qui concerne les « Bourses; Serviettes d’écoliers; Coffres de voyage; Sacs à dos; Portefeuilles; Sacs à provisions; Sacs à main; Sacs de voyage; Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Trousses de voyage [maroquinerie]; Boîtes en cuir ou en carton- cuir; Malles; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Sacs- housses pour vêtements pour le voyage; Étuis pour clés; Mallettes; Randsels [sacs à dos d’écolier japonais]; Imitations de cuir; Parapluies; Cannes; Habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée et les « Vêtements et chapellerie,

9

n’incluant pas les vêtements de sport » de la marque antérieure, la société opposante invoque la diversification des activités du secteur de la mode pour établir un risque d’association entre ces produits. Toutefois, les documents fournis par la société opposante ne démontrent pas que l’ensemble de ces produits sont commercialisés sous la même marque, et ce par plusieurs opérateurs économiques. Ils ne permettent donc pas d’établir la généralisation d’une telle pratique pour les produits en cause. A cet égard, la citation de décisions statuant sur des oppositions ne saurait apporter la preuve de cette diversification, la société opposante ne pouvant se dispenser d’apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser une telle pratique et ainsi permettre à la société déposante d’y répondre utilement. En outre, pour qu’il existe un risque de confusion sur l’origine des produits dans le cadre de la diversification des activités des entreprises, cette circonstance doit nécessairement se conjuguer à l’identité ou à une très grande similitude des signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité de de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ÉTONNER peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.