OP21-4098 24/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PHARM-LUX (SAS) a déposé le 7 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 774 258 portant sur le signe complexe FRUIZEE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 Le 2 septembre 2021, la société STARBUZZ TOBACCO, INC (société de droit états- unien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne FREEZE, déposée le 9 octobre 2020 et enregistrée sous le n° 018 319 583, sur le fondement du risque de confusion L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Batteries pour cigarettes électroniques et chargeurs pour cigarettes électroniques ; Tabac ; articles pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs .Liquide de recharge pour cigarette électronique. Cartouche de recharge pour cigarette électronique. Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs, autres d’huiles essentielles, à utiliser dans les cigarettes électroniques. Liquides de remplissage pour cigarettes électroniques. Réservoirs pour cigarettes électroniques. inhalateurs destinés à être utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac. e-liquide à savoir solutions liquides pour cigarettes électroniques. Vaporisateur oraux pour fumeurs. Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartomiseurs pour cigarettes électroniques, clearomiseurs pour cigarettes électroniques. e-liquide à savoir solutions liquides pour cigarettes électroniques avec ou sans nicotine; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Services de vente en gros et au détail y compris en ligne de : cigarettes électroniques, pipe électronique, chicha électronique, liquides de recharge pour cigarette électronique, e-liquide à savoir solutions liquides pour cigarettes électroniques, arôme alimentaire, dispositifs électroniques de vapotage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Houkas; Narguilés [hookahs] électroniques; Produits du tabac; Tabac; Succédanés du tabac; Tabac à cigarette; Tabac à chiquer; Tabac à pipe; Tabac pour narguilé; Articles à utiliser avec le tabac; Allumettes; Cigares; Cigarillos; Cigares électroniques; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, et arômes et solutions pour ceux-ci; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Pipes; Pierres à vapeur pour narguilé (hookah); Aérosols inhalateurs et leurs substances porteuses utilisées dans les pipes à eau; Substances à inhaler au moyen de pipes à eau, en particulier substances aromatiques; Thé à fumer en tant que succédané du tabac ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Batteries pour cigarettes électroniques et chargeurs pour cigarettes électroniques ; Tabac ; articles pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs .Liquide de recharge pour cigarette électronique. Cartouche de recharge pour cigarette électronique. Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs, autres d’huiles essentielles, à utiliser dans les cigarettes électroniques. Liquides de remplissage pour cigarettes électroniques. Réservoirs pour cigarettes électroniques. inhalateurs destinés à être utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac. e-liquide à savoir solutions liquides pour cigarettes électroniques. Vaporisateur oraux pour fumeurs. Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs. atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartomiseurs pour cigarettes électroniques, clearomiseurs pour cigarettes électroniques. e-liquide à savoir solutions liquides pour cigarettes électroniques avec ou sans nicotine; Services de vente en gros et au détail y compris en ligne de : cigarettes électroniques, pipe électronique, chicha électronique, liquides de recharge pour cigarette électronique, e-liquide à savoir solutions liquides pour cigarettes électroniques, arôme alimentaire, dispositifs électroniques de vapotage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique » de la demande d’enregistrement ne sont manifestement pas similaires aux « Cigarettes électroniques ; narguilés électroniques ; pipes ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; arômes ; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, et arômes et solutions pour ceux-ci; solutions liquides pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 cigarettes électroniques » de la marque antérieure, ces derniers désignant des produits et non des services. En outre, les services susvisés de la demande d’enregistrement ne se trouvent pas en étroite relation avec les produits invoqués de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement et obligatoirement pour objet les seconds. A cet égard, la société opposante ne saurait valablement soutenir pour les déclarer similaires que « les points de vente ou boutiques proposant ces produits [cigarettes électroniques ; narguilés électroniques ; pipes ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; arômes ; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, et arômes et solutions pour ceux-ci; solutions liquides pour cigarettes électroniques] fassent de la publicité pour les produits visés par la marque antérieure par différents biais afin d’attirer des consommateurs » ; en effet, en décider ainsi reviendrait à considérer similaires aux services de précités de la demande d’enregistrement tous les produits et services susceptibles de faire l’objet de ces prestations, c’est-à-dire une grande partie des produits et services de la classification internationale, alors mêmes qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires et dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe FRUIZEE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal FREEZE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, de couleurs et d’une typographie particulière et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations FREEZE et FRUIZEE en présence (dénominations de longueur comparable comportant cinq lettres en commun dont quatre sont placées dans le même ordre et selon le même rang et forment les séquences FR- / -ZE, sonorités d’attaque proches [fri] / [frui] et finales comportant le son sifflant [z]) dont il résulte une impression d’ensemble proche. Si ces signes se distinguent par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments verbaux FREEZE / FRUIZEE apparaissent tous deux distinctifs au regard des produits et services en cause. Par ailleurs, le terme FRUIZEE revêt un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en tant que seul élément verbal par lequel celui-ci sera désigné, la présence de couleurs et d’une typographie particulière n’étant pas de nature à altérer son caractère lisible et immédiatement perceptible. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe complexe contesté FRUIZEE est donc similaire à la marque verbale de l’Union européenne antérieure FREEZE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe donc globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté FRUIZEE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Batteries pour cigarettes électroniques et chargeurs pour cigarettes électroniques ; Tabac ; articles pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs .Liquide de recharge pour cigarette électronique. Cartouche de recharge pour cigarette électronique. Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs, autres d’huiles essentielles, à utiliser dans les cigarettes électroniques. Liquides de remplissage pour cigarettes électroniques. Réservoirs pour cigarettes électroniques. inhalateurs destinés à être utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac. e-liquide à savoir solutions liquides pour cigarettes électroniques. Vaporisateur oraux pour fumeurs. Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs. atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartomiseurs pour cigarettes électroniques, clearomiseurs pour cigarettes électroniques. e-liquide à savoir solutions liquides pour cigarettes électroniques avec ou sans nicotine; Services de vente en gros et au détail y compris en ligne de : cigarettes électroniques, pipe électronique, chicha électronique, liquides de recharge pour cigarette électronique, e-liquide à savoir solutions liquides pour cigarettes électroniques, arôme alimentaire, dispositifs électroniques de vapotage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.

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