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OPP 21-4158 10/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée KEA PARTNERS a déposé, le 18 juin 2021, la demande d’enregistrement n°4778208 portant sur le signe verbal POSITIVE IMPACT CANEVAS. La société par actions simplifiée INSIGN a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale POSITIVE IMPACT, déposée et enregistrée le 9 juillet 2018 sous le numéro 4467878. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

2 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); stockage électronique de données ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les services suivants de la marque antérieure : « Gestion des affaires commerciales ; assistance et consultations professionnelles d’affaires en matière de comportement humain, interaction humaine et coopération, relations humaines, interdépendance globale, innovation, relations publiques ; publicité, agence de publicité ; promotion des ventes (pour des tiers) ; location d’espaces publicitaires ; études de marchés ; bureaux de placement ; conception et diffusion de

3 c ourriers, d’annonces et de matériels publicitaires (catalogues, albums, livrets, brochures, imprimés, prospectus, tracts, échantillons) ; parrainage publicitaire ; gestion administrative et fourniture d’informations commerciales sur des sites portails sur le réseau Internet permettant d’obtenir des informations et des conseils en matière de comportement humain, interaction humaine et coopération, relations humaines, interdépendance globale, sondages d’opinion ; études, conseils, audits et évaluations en mercatique (études qualitatives et quantitatives) ; abonnements à un serveur de bases de données ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion en ligne de réseaux informatiques et sites Web ; services d’achat d’espace médias ; services de location d’espaces publicitaires sur des médias de communication ; organisation et conduite de forums, d’expositions et de salons professionnels ou grand public, de foires, à buts commerciaux ou de publicité ; constitution, conception (élaboration) et exploitation de banques de données administratives ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; conseils, informations, et renseignements d’affaires ; conseils en publicité, en communication publicitaire (relations publiques), en communication publicitaire marketing ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; établissement de statistiques ; expertises en affaires ; recherche de marché ; recherche de parraineurs ; recherches pour affaires ; projets [aide à la direction des affaires] ; services de revues de presse ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; exploitation de banques de données et de bases de données commerciales ; Services de forums en ligne grâce auxquels les utilisateurs d’ordinateurs peuvent interagir avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs sur des sujets d’ordre général ainsi qu’en en matière de comportement humain, interaction humaine et coopération, relations humaines, connectivité globale, interdépendance globale, innovation, entreprenariat, créativité, réseautage sondages d’opinion (fourniture de forums de discussion sur l’Internet) ; fourniture d’accès multi-utilisateurs à des recueils d’informations de propriété exclusive par le biais de réseaux informatiques mondiaux ; services de messagerie électronique et de diffusion (transmission) d’informations par voie électronique, en particulier pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; fourniture d’accès à des infrastructures en ligne permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant des informations sociales de réseaux et le transfert et le partage de ces informations sur plusieurs sites Internet ; services d’agences de presse et d’informations (nouvelles) ; services de communication (transmission) par réseaux, par terminaux informatiques, par réseaux de fibres optiques ; transmission d’oeuvres multimédias interactives via les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), via les réseaux de télécommunications, les réseaux de type hertzien, les satellites ou tout réseau numérique ; Edition de logiciels, de progiciels, de bases et de banques de données informatiques permettant d’obtenir des informations et des conseils en matière de comportement humain, interaction humaine et coopération, relations humaines, connectivité globale, interdépendance globale, innovation, entreprenariat, créativité, réseautage sondages d’opinion ; information en matière de divertissement, à savoir compilation et mise à disposition d’informations dans les domaines des groupements d’intérêts d’affiliés, de collègues, sociaux et communautaires par le biais de la télévision, de la radio, du cinéma, de la télévision par câble, de la télévision par satellite, d’Internet et d’un site Web interactif ; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables ; mise à disposition de publications électroniques, non téléchargeables, à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet ; services de publication en ligne pour le partage de photos et de vidéos ; services d’édition de revues, de livres, de plaquettes, de guides, d’annuaires, de journaux, de périodiques, de magazines, de tous types de publications, de plaquettes, de tous documents imprimés (autres que publicitaires) ; édition de presse professionnelle, de presse grand public ; organisation et conduite de conférences, séminaires, colloques, d’événements à buts culturels et éducatifs ; production de films, montage de bandes vidéo ; services d’imagerie numérique ; publication en ligne de livres et de périodiques, publication de textes (autres que textes publicitaires) ; conduite de séminaires et programmes de formation dans le domaine de la recherche assistée par ordinateur ; planifications de réceptions (divertissements) ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; Conception (élaboration) de banques de données et de bases de données ; extraction et récupération d’informations et exploration de données par le biais de réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition d’informations extraites d’index et de bases de données d’informations consultables, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, d’informations graphiques et audiovisuelles, par le biais de réseaux informatiques mondiaux ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; services de recherche assistée par ordinateur ; gestion administrative de lieux d’expositions ; création (conception) d’images, de sons ou de mots, de documents multimédias ; conception et production de conditionnements, d’emballages ; services de graphisme, de création d’objets, d’environnements, d’oeuvres graphiques à la fois fonctionnels, esthétiques et conformes aux impératifs d’une

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tion industrielle ; services de réalisation et conception de signalétique ; création (conception) d’identité visuelle, logotype, charte graphique, conception de jeux ; étude de projets techniques en système d’information, de communication, d’informatique et de télématique ; architecture ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services d’« optimisation du trafic pour des sites internet » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « gestion administrative et fourniture d’informations commerciales sur des sites portails sur le réseau Internet permettant d’obtenir des informations et des conseils en matière de comportement humain, interaction humaine et coopération, relations humaines, interdépendance globale, sondages d’opinion » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestations de gestion et de mise à disposition d’informations dans différents domaines sociaux au travers d’un site web. Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (experts en référencement de sites internet pour les premiers, consultants en affaires sociales pour les seconds). Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les « services de photocopie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services de reproduction de documents permettant d’obtenir plusieurs exemplaires à partir d’un original, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Gestion des affaires commerciales et aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de services de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et de

5 m ise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d’améliorer l’activité d’entités économiques. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel ces services « répondent à des besoins inhérents à la réalisation des tâches administratives, comptables et commerciales et à la bonne marche d’une entreprise commerciale ou industrielle », dans la mesure où retenir un critère aussi vaste reviendrait à généraliser la similarité entre les services de « Gestion des affaires commerciales et aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles » et un grand nombre de services alors même qu’ils présentent comme en l’espèce des caractéristiques distincts et ne sont reliés par aucun lien nécessaire et exclusif. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les « services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations de divertissement consistant à créer et à mettre à la disposition des tiers des jeux, notamment d’argent, accessibles par le biais d’un réseau informatique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « organisation et conduite d’événements à buts culturels et éducatifs » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestations destinées à la préparation et à la gestion d’événements de tout type (par exemple conférence ou exposition) à vocation culturelle et/ou éducative. Contrairement à ce qu’avance le déposant, ces services répondent à des besoins différents les premiers ayant uniquement pour vocation de divertir contrairement aux seconds. Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par ailleurs, les services de « numérisation de documents ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services de prestations permettant de convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques, de prestations de consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent et de prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « étude de projets techniques en système d’information, de communication, d’informatique et de télématique ; Edition de logiciels, de progiciels, de bases et de banques de données informatiques permettant d’obtenir des informations et des conseils en matière de comportement humain, interaction humaine et coopération, relations humaines, connectivité globale, interdépendance globale, innovation, entreprenariat, créativité, réseautage sondages d’opinion ; Conception (élaboration) de banques de données et de bases de données ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; services de recherche assistée par ordinateur » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestation visant à la présentation de renseignement relatifs à la mise en place technique d’un projet à travers la description détaillée du processus de production dans le domaine informatique et des télécommunications, de prestations globales comprenant conception, le développement et la commercialisation de produits logiciels dans différents domaines sociaux et commerciaux, de sites web et de bases de données, et de prestations permettant d’accéder à une information par le biais de moteur de recherches informatisés. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel ces services « sont rendus par des ingénieurs et techniciens ou prestataires de services informatiques », dans la mesure où il existe pléthore de services répondant à ces critères, sans que ceux-ci répondent aux mêmes besoins ou soient rendus par les mêmes prestataires. Retenir un critère aussi vaste reviendrait à généraliser la similarité entre un grand nombre de services sans lien nécessaire et exclusif compte tenu notamment de la généralisation de l’informatique dans tous les domaines de la vie économique. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services de « décoration intérieure » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations visant à décorer l’intérieur de maisons et d’appartements, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service d’« architecture » de la marque antérieur invoquée qui s’entend d’une prestation dédiée à l’art de construire des édifices.

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Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sauraient être rendus par les mêmes prestataires (décorateurs d’intérieurs pour les premiers, architectes diplômés d’état pour le second). Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent en partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POSITIVE IMPACT CANEVAS. La marque antérieure porte sur le signe verbal POSITIVE IMPACT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux, tandis que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun la séquence POSITIVE IMPACT, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Si les signes diffèrent par la présence, en position finale du signe contesté, de l’élément verbal CANEVAS, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. A cet égard, la séquence POSITIVE IMPACT apparait distinctive au regard des services en cause. De plus, cette séquence présente un caractère dominant au sein du signe contesté, où elle est placée en attaque et compose les deux tiers du signe. Ce n’est pas le cas de l’élément verbal CANEVAS qui est placé en position finale du signe contesté et ne constitue qu’un tiers du signe contesté. La présence de cet élément verbal laisse subsister les deux éléments d’attaque longs POSITIVE IMPACT susceptibles d’être dès lors perçus comme essentiels. Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal POSITIVE IMPACT CANEVAS est similaire à la marque verbale antérieure POSITIVE IMPACT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

7 En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le verbal POSITIVE IMPACT CANEVAS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

8 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.